Procedimento Comum Cível 0017211-82.2008.4.03.6100 - TRF3

Procedimento Comum Cível 0017211-82.2008.4.03.6100 - TRF3 | JusConsulta

Movimentações

Conclusão (para despacho)

09/02/2026, 13:32

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

06/02/2026, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO EXEQUENTE: CITRORIO S.J.DO RIO PRETO LTDA - EPP ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: JEPSON DE CAIRES - SP243493 EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CITROMAX ESSENCIAS LTDA ADVOGADO do(a) EXECUTADO: MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281 ADVOGADO do(a) EXECUTADO: HENRIQUE BRANDAO ACCIOLY DE GUSMAO - SP212262 DESPACHO ID 430213404: PODER JUDICIÁRIO 4ª Vara Cível Federal de São Paulo Avenida Paulista, 1682, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0017211-82.2008.4.03.6100 Indefiro, por ora, o pedido de penhora do imóvel da matrícula 61.844 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Itu/SP (id 364687573). Primeiramente, intime-se o Exequente para manifestação acerca do extrato Webservice abaixo, tendo em vista que a empresa indicada no CNPJ n. 46.519.369/0001-06 encontra-se "BAIXADA", ciente da impossibilidade de prosseguimento do feito contra empresa que deixou de existir. Indefiro, outrossim, o pedido do Exequente para o fim de determinar a busca de eventual bem imóvel em nome do réu, junto à Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, visto que a mencionada ferramenta destina-se ao cadastramento, cancelamento ou busca de eventuais decretações de indisponibilidade de bens, a teor do art. 1º do Provimento 188/2024, da Corregedoria Nacional de Justiça, e não à busca ou pesquisa de bens imóveis. Prazo para manifestação: 10 (dez) dias. Int. São Paulo, data lançada eletronicamente. ANA CELIA DE SOUSA RIBEIRO Juíza Federal Substituta

06/02/2026, 00:00

Mero expediente

04/02/2026, 17:24

Conclusão (para despacho)

06/10/2025, 16:36

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

11/09/2025, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO EXEQUENTE: CITRORIO S.J.DO RIO PRETO LTDA - EPP ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: JEPSON DE CAIRES - SP243493 EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CITROMAX ESSENCIAS LTDA ADVOGADO do(a) EXECUTADO: MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281 ADVOGADO do(a) EXECUTADO: HENRIQUE BRANDAO ACCIOLY DE GUSMAO - SP212262 DESPACHO Vista ao exequente. Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo, observadas as formalidades legais. Int. São Paulo, data lançada eletronicamente. ANA CELIA DE SOUSA RIBEIRO Juíza Federal Substituta PODER JUDICIÁRIO 4ª Vara Cível Federal de São Paulo Avenida Paulista, 1682, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0017211-82.2008.4.03.6100

11/09/2025, 00:00

Mero expediente

09/09/2025, 19:31

Conclusão (para despacho)

09/09/2025, 17:30

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

15/07/2025, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO EXEQUENTE: CITRORIO S.J.DO RIO PRETO LTDA - EPP Advogado do(a) EXEQUENTE: JEPSON DE CAIRES - SP243493 EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CITROMAX ESSENCIAS LTDA Advogados do(a) EXECUTADO: HENRIQUE BRANDAO ACCIOLY DE GUSMAO - SP212262, MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281 D E S P A C H O ID 340566660: PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0017211-82.2008.4.03.6100 / 4ª Vara Cível Federal de São Paulo Defiro a anotação da restrição em relação à executada por meio da plataforma SERASAJUD. Defiro a busca de veículos automotores, por meio do RENAJUD e de ativos financeiros, por meio do SISBAJUD. Indefiro, por ora, a penhora de imóveis, uma vez que sua restrição implicaria em evidente excesso de penhora. Int. São Paulo, data lançada eletronicamente.

15/07/2025, 00:00

Expedida/certificada

14/07/2025, 16:17

Mero expediente

31/01/2025, 17:25

Conclusão (para despacho)

10/12/2024, 13:49

Desarquivamento

04/10/2024, 12:19

Documentos

Despacho

•06/02/2026, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Decisão DECISÃO APELANTE: CITRORIO S.J.DO RIO PRETO LTDA - EPP Advogado do(a) APELANTE: JEPSON DE CAIRES - SP243493-A APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CITROMAX ESSENCIAS LTDA Advogado do(a) APELADO: MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281 OUTROS PARTICIPANTES: D E C I S Ã O PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região Vice Presidência APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0017211-82.2008.4.03.6100 RELATOR: Gab. Vice Presidência Trata-se de recurso especial interposto por CITROMAX ESSÊNCIAS LTDA contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal. Decido. O recurso não merece admissão. O acórdão recorrido, atento às peculiaridades dos autos, assim sintetizou: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. REGISTRO DE MARCA. ARTIGO 124 DA LEI N.º 9.279/96. LOGOTIPOS DISTINTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia cinge-se à análise do disposto no artigo 124, V, da Lei 9.279/96. 2. Do referido dispositivo infere-se que a negativa do registro de marca é baseada em dois requisitos, a saber, o uso do mesmo elemento diferenciador e a possibilidade de confusão pela sua utilização. 3. No caso dos autos, de fato, há o uso comum do elemento diferenciador "Citromax", nas marcas "CITRO MAX" e "Citromax", pertencendo ambas as empresas ao ramo geral de alimentos e bebidas. Todavia, os elementos integrantes da marca devem ser analisados em seu conjunto e não de forma isolada, a fim de que se possa melhor averiguar o preenchimento do segundo requisito - possibilidade de confusão ou de associação - do art. 124, V, da Lei 9.279/96. 4. Ao compulsar os autos, verifico que, apesar do elemento comum, não parece haver a possibilidade de confusão por parte dos consumidores, uma vez que os logotipos das duas empresas são completamente distintos, bem como o público a que se destinam, não havendo identidade nos produtos e serviços oferecidos, visto que o estabelecimento da ora apelante destina-se ao consumidor final, sendo que a empresa ré, às indústrias alimentícias. 5. Logo, o fato de pertencerem ao mesmo ramo não é elemento suficiente, por si só, a ensejar a nulidade da marca da agravada. 6. Agravos desprovidos. Analisando a decisão acima e verificando o recurso especial interposto pela parte, percebe-se que se está apenas reiterando os argumentos ofertados na peça anterior, ou seja, de alegar violações à lei federal. Pretendendo assim, rediscutir a justiça da decisão. Assim, revisitar referida conclusão pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, inviável no âmbito de recurso especial, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Em face do exposto, não admito o recurso especial. Int. São Paulo, 5 de setembro de 2022.

15/09/2022, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - decisão DECISÃO APELANTE: CITRORIO S.J.DO RIO PRETO LTDA - EPP Advogado do(a) APELANTE: JEPSON DE CAIRES - SP243493-A APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CITROMAX ESSENCIAS LTDA Advogado do(a) APELADO: MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281 OUTROS PARTICIPANTES: APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0017211-82.2008.4.03.6100 RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS APELANTE: CITRORIO S.J.DO RIO PRETO LTDA - EPP Advogado do(a) APELANTE: JEPSON DE CAIRES - SP243493-A APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CITROMAX ESSENCIAS LTDA Advogado do(a) APELADO: MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281 OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O APELANTE: CITRORIO S.J.DO RIO PRETO LTDA - EPP Advogado do(a) APELANTE: JEPSON DE CAIRES - SP243493-A APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CITROMAX ESSENCIAS LTDA Advogado do(a) APELADO: MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281 OUTROS PARTICIPANTES: V O T O A decisão ora agravada foi proferida com fundamento no art. 557 do CPC/1973, observando a interpretação veiculada no Enunciado nº 02 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame do mérito. De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que: " O cerne da controvérsia cinge-se à análise do disposto no artigo 124, V, da Lei 9.279/96: Art. 124. Não são registráveis como marca: V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; Do referido dispositivo infere-se que a negativa do registro de marca é baseada em dois requisitos, a saber, o uso do mesmo elemento diferenciador e a possibilidade de confusão pela sua utilização. No caso dos autos, de fato, há o uso comum do elemento diferenciador "Citromax", nas marcas "CITRO MAX" e "Citromax", pertencendo ambas as empresas ao ramo geral de alimentos e bebidas. Todavia, os elementos integrantes da marca devem ser analisados em seu conjunto e não de forma isolada, a fim de que se possa melhor averiguar o preenchimento do segundo requisito - possibilidade de confusão ou de associação - do art. 124, V, da Lei 9.279/96. Ao compulsar os autos, verifico que, apesar do elemento comum, não parece haver a possibilidade de confusão por parte dos consumidores, uma vez que os logotipos das duas empresas são completamente distintos, bem como o público a que se destinam, não havendo identidade nos produtos e serviços oferecidos, visto que o estabelecimento da ora apelante destina-se ao consumidor final, sendo que a empresa ré, às indústrias alimentícias. Logo, o fato de pertencerem ao mesmo ramo não é elemento suficiente, por si só, a ensejar a nulidade da marca da agravante. Neste sentido, a jurisprudência desta Corte: DIREITO CIVIL: PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRINCÍPIO FIRST TO FILE. SISTEMA ATRIBUTIVO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PRECEDÊNCIA. INFRACLASSES. SUBCLASSES. INTERCLASSES. USUÁRIO DE BOA-FÉ. DIREITO DE PRECEDENCIA AO REGISTRO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO INSTAURADO. RECONVENÇÃO EXTINTA. APELAÇÃO PROVIDA. I - Considerando que, se reconhecida a nulidade do ato que indeferiu o primeiro pedido de registro da marca, seus efeitos retroagem, atingindo, dessa forma, a validade dos registros que foram concedidos a marcas que tenham como base tal ato nulo, não há que se falar em prejudicado o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que inviabilizou o pedido de registro, em razão de já ter sido concedido, posteriormente, o registro da mesma marca à apelada. II - Ressalte-se que, em anulando o ato administrativo que indeferiu o pedido de registro de marca, ao concedê-lo, há resultado prático aos atos decorrentes, uma vez que a concessão dos registros de marcas idênticas configuraria titularidade ilegítima, deve ser acolhido o pedido de nulidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito. III - No que tange à reconvenção, não compete à Justiça Federal o julgamento do pedido, formulado pela ré reconvinte em face da autora reconvinda, de condenação desta a abster-se do uso da marca ou dos hinos que a compõem, uma vez que é matéria restrita a direito autoral e às duas empresas privadas, não cabendo a intervenção do INPI. IV - Tendo em vista que direito autoral é matéria de competência da Justiça Estadual, pois o bem jurídico protegido constitui propriedade intelectual e as partes interessadas, que alegam ser titular do direito de edição de hinos, são empresas privadas, não havendo violação a bem, interesse ou serviço da União ou autarquia federal, como o INPI, ou empresa pública federal, apto a ensejar a competência da Justiça Federal para processar e julgar tal reconvenção. Assim sendo, julga-se extinta a reconvenção, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. V - Levando-se em conta a natureza da ação, tem-se que os fatos que se pretendem provar independem da produção de prova pericial, sendo certo que as provas juntadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia posta no feito. VI - Da análise das marcas "ARPA" (nominativa), "ARPA" (mista) e "HARPA PENTECOSTAL" (nominativa), identifica-se semelhança fonética de parte dos seus elementos e o fato de estarem relacionadas ao mesmo ramo de atividade, critérios estes entre os previstos no artigo 65, nº 17, da Lei 5.772/71 (Código da Propriedade Industrial então vigente à época dos registros em debate, revogada pela Lei 9.279/96) que dispõe sobre o impedimento do registro de marcas que possibilitem a confusão ou associação, por parte do consumidor, com outras marcas já registradas. VII - No entanto, a semelhança é muito pequena, uma vez que é limitada, restrita à fonética de parte da marca "HARPA PENTECOSTAL", não havendo confusão nem mesmo com relação ao sentido: a) contém disparidade na forma e extensão da grafia; b) é similar na fonética de apenas um dos termos, apesar de, tanto no conjunto que a compõe quanto na parte fonética semelhante (harpa), individualmente, ser inconfundível, uma vez que tais elementos foneticamente semelhantes são diferentes tanto na grafia quanto no significado gramatical; c) a marca "HARPA PENTECOSTAL", apreciada no conjunto, não apenas pelos detalhes isolados dos elementos de composição: 'PENTECOSTAL' e 'HARPA' que a compõem, não deixa dúvida no observador. VIII - De fato, a pequena semelhança fonética de um dos elementos entre as marcas é irrelevante, não induzindo a confusão ou associação entre elas, devendo ser apreciadas no conjunto e não pelos elementos que as compõem isoladamente. IX - Além da marca "HARPA PENTECOSTAL" ser distinta da marca "ARPA", tanto pelo elemento de composição, com similaridade restritamente fonética, 'HARPA' quanto no vocábulo 'PENTECOSTAL', não reproduzindo ou imitando a marca "ARPA", a classificação de seus produtos também são distintos infraclasses, sendo que, apesar de fazerem parte da mesma classe genérica (Classe 16: papel, livros, impressos de todos os tipos, pequenos artigos para escritório, material didático e de desenho, ornamentos, manequins, caracteres de imprensa, plantas, flores e frutas artificiais e artigos religiosos), são subclassificadas em itens limitadores diferentes ("ARPA"-item 10: Papel e papelão e "HARPA PENTECOSTAL" - Item 20: Livros, álbuns, moldes de papel e impressos em geral), ou seja, fazem parte de diferentes infraclasses, não induzindo o consumidor a adquirir produto da empresa autora, pensando tratar-se de produtos da empresa ré. X - Entre as marcas "ARPA" e "HARPA PENTECOSTAL", embora se observe identidade fonética em um dos dois elementos que compõe esta última, o remanescente é totalmente distinto, o elemento de mesma identidade fonética também é distinto tanto na forma gráfica quanto no significado, além de pertencer a infraclasse diferente, situação que, por si só, leva à conclusão de impossibilidade de erro, não cabendo o indeferimento de seu registro. XI - Cabe por oportuno considerar que a marca nominativa "HARPA CRISTÂ", de produto na Classe 11.10 (Classe 11= revistas, jornais e publicações periódicas, item 10 = jornais, revistas e publicações periódicas em geral), concedida pelo INPI, em 25/06/76, à parte ré apelada CPAD, ou seja, 10 (dez) anos após a concessão à marca "ARPA", depositada esta em 22/05/61 e concedida em 18/10/66, impeditiva da marca "HARPA PENTECOSTAL", pedido depositado em 01/08/94, tendo em seu bojo o elemento "harpa", e convivendo sem qualquer notícia de conflito. XII - Ainda que se diga que as marcas "ARPA" e "HARPA CRISTÃ" são de classes de produtos diferentes, 16.20 e 11.10 respectivamente, por isso a concessão de marca com o mesmo elemento que foi motivo para impedir o registro de outra marca ("HARPA PENTECOSTAL", classe 16.20), não seria o caso de evitar a colidência por afinidade de produtos interclasses, como é o caso da Classe 11 e 16, ou evitar a delimitação inadequada, uma vez que o item 20, limitador da Classe 16, Livros, álbuns, moldes de papel e impressos em geral, tem mais afinidade com o item 10 da Classe 11: jornais, revistas e publicações periódicas em geral, do que com o item 10: Papel e papelão, da classe 16, motivo do indeferimento do pedido de registro da marca destinada a assinalar uma coletânea de hinos evangélicos. XIII - Como a reprodução proibida, de que trata o art.65, item 17, da Lei 5772/71, é apenas aquela capaz de induzir o consumidor em erro, dúvida ou confusão quanto à origem do produto, não há que se falar em anterioridade impeditiva em sendo a marca "HARPA PENTECOSTAL" para distinguir uma coletânea de hinos evangélicos (livro) e a marca "ARPA" para designar especificamente papel e papelão, produtos esses distintos e consumidores específicos, do contrário, seria o caso também de colidência por afinidade de produtos interclasses, ou seja, com a Classe 11.10, da marca "HARPA CRISTÃ". XIV - Considere-se o já decidido em ação ajuizada pela parte ré, na Justiça Estadual, em face da parte autora apelante, com vistas a esta abster-se de usar a marca "HARPA PENTECOSTAL", onde se concluiu que a expressão 'harpa', utilizada em composição com outras palavras, não induz à confusão, nem semelhança com a marca "HARPA CRISTÃ", sendo julgada improcedente a ação. XV - Cabe salientar que os termos 'arpa' e 'harpa' são de uso comum, não cabendo sua apropriação exclusiva, tanto fonética, ortográfica quanto do sentido que carregam consigo, impedindo o registro, desta forma, signo distintivo que se utilize de qualquer um desses termos, mesmo em combinação com outro, como é caso da marca "HARPA PENTECOSTAL" e até mesmo "HARPA CRISTÃ". Dessa forma, conclui-se que nem mesmo a extrema desatenção do consumidor o levaria a erro. Além do fato de que nomes foneticamente iguais para produtos diferentes não dão o direito de uso exclusivo da marca. XVI - Analisando os autos, a decisão administrativa que indeferiu, em 16/07/1996, o pedido, depositado em 01/08/94, de registro da marca "HARPA PENTECOSTAL", da parte autora apelante, e conduziu o seu arquivamento em 25/03/97, deve ser anulada, uma vez que tal marca possui característica e distintividade suficiente, podendo conviver pacificamente no mercado com as marcas nominativa e mista "ARPA", concedidas em 18/10/66 e 09/10/1994 respectivamente, apontadas como impeditivas, pois não enseja confusão ou associação indevida, além do fato de na época o INPI já ter concedido o registro para a marca "HARPA CRISTÃ", ue contém o elemento "HARPA", o que configuraria motivo idêntico para seu indeferimento, se considerada, como o instituto autárquico considerou com relação à marca em debate, colidência por afinidade de produto interclasses, o que não ocorreu, encerrando tal procedimento patente violação ao princípio da isonomia. XVII - Considerando o caráter usual da expressão em tela, vide, inclusive, o decidido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, quando relacionado ao mesmo ramo mercadológico, não haveria como admitir a sua registrabilidade sob a forma meramente nominativa, sem qualquer elemento que distinguisse o signo ou ressalva da não exclusividade de uso da expressão 'arpa', isoladamente, mas somente do seu conjunto. XVIII - Ressalte-se que a lei, no que diz respeito a expressões de uso comum, não tem por escopo impedir o registro, mas vedar a concessão em caráter exclusivo, atreladas exclusivamente a uma única empresa e impedindo, dessa forma, que sejam registradas por outras empresas como marca mista, dentro de um conjunto marcário, este sim, de fato, protegido com exclusividade, como é caso das marcas "HARPA PENTECOSTAL" e "HARPA CRISTÃ", ou não teria o legislador inserido a ressalva "salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva", quer no aspecto gráfico ou no fonético. XIX - O INPI, em reexame da matéria, reitera a colidência fonética entre os termos 'ARPA' e 'HARPA', apesar de, no mesmo dia em que indeferiu o pedido de registro da marca "HARPA PENTECOSTAL", para a parte autora, 25/03/97, requerido em 01/08/94, concedeu a mesma marca "HARPA PENTECOSTAL", classe 11.10, nº 818.297.778, para a parte ré, 25/03/97, antes da cessão dos direitos da marca "ARPA", realizado em 16/04/1997, impeditiva do registro da marca "HARPA PENTECOSTAL", sob o fundamento de que o outro pedido foi arquivado, coincidentemente no mesmo dia, 25/03/97, encontrando-se esse processo administrativo, segundo o INPI em contestação, com recurso de Revisão Administrativa, por parte da autora apelante. XX - Assim, a manutenção de tal ato administrativo acarreta sérios prejuízos à apelante, uma vez que é impedida de utilizar a marca de seu produto, bem como se sujeita a ver a sua marca sendo utilizada por terceiros, de forma injusta, decorrente de entendimento contraditório adotado por parte do INPI. XXI - Como se não bastasse, em 17/03/98, o INPI concedeu o registro da marca "HARPA PENTECOSTAL", classe 16.20, nº 818.297.786, depositada em 18/01/95 pela empresa ré, apesar de já se encontrar em curso a presente ação, ajuizada em 12/08/97, e a que tramitou na Justiça Estadual desde 1995, sendo negado provimento ao recurso de apelação em 14/05/97. XXII - Cabe destacar que o direito para a proteção das marcas no Brasil se adquire através do registro no INPI e não pelo seu uso no comércio, conforme expresso no art. 129, caput, da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96. XXIII - Ou seja, o direito sobre a marca se constitui de um ato administrativo do Estado, representado este pelo INPI, após o processo de registro da marca, concedido ao interessado se atendidos os requisitos da LPI, aplicando-se o princípio first to file, ou seja, concedido àquele que primeiro depositou a marca no INPI, sistema este atributivo, ao contrário do sistema declaratório em que o direito de propriedade sobre a marca é reconhecido a partir do seu uso no comércio. XXIV - Como acima exposto, no sistema atributivo brasileiro, o direito de propriedade é constituído somente no ato de concessão do registro pelo INPI, cabendo apenas uma hipótese de exceção a tal regra, em que é reconhecido o direito ao usuário de boa-fé, conforme o disposto no § 1º do artigo 129 da LPI: "§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.". XXV - Ressalte-se que o reconhecimento da precedência, acima exposto, é uma exceção ao princípio first to file, em que se considera à marca usada de boa-fé, com mais de 6 (seis) meses de antecedência em relação a um terceiro que primeiro depositou sinal idêntico ou semelhante no INPI, o direito de precedência ao registro. XXVI - No entanto, tal direito de precedência deve ser exercido antes do ato de concessão do registro a terceiro, uma vez que a lei garante o direito de precedência do registro e não o direito ao registro, ou seja, o direito só pode ser exercido antes de haver registro no âmbito do procedimento administrativo instaurado junto ao INPI, não podendo ser reconhecido outro pedido de registro como uma oposição a um pedido de registro já concedido. XXVII - A lei assegura o direito de precedência ao registro e não o direito ao registro, de modo que tal arguição só pode ser realizada no âmbito do procedimento administrativo de concessão instaurado perante o INPI, antes da concessão do registro marcário. XXVIII - A utilização da marca "HARPA PENTECOSTAL" pela parte autora TC, antes dos depósitos dos pedidos das marcas "HARPA PENTECOSTAL" nºs 818.297.778 e nº 818.297.786 pela empresa apelada CPAD, restou comprovada nos autos, inclusive o próprio depósito do pedido de registro, rejeitado pela instituição competente para concede-lo, em desacordo com as disposições legais, e os recursos administrativos interpostos, são anteriores às indevidas concessões. XXIX - O recorrente, além de utilizar, comprovadamente, de boa-fé a marca "HARPA PENTECOSTAL", a mais de 2 (dois) anos antes dos registros das marcas "HARPA PENTECOSTAL" pela empresa apelada, se opôs, administrativamente, antes e depois das concessões dos registros, realizadas de forma não isonômica, comprovando tal direito. XXX - Desta forma, cabe tanto a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca "HARPA PENTECOSTAL" nº 817.967.591 quanto a nulidade dos registros das marcas "HARPA PENTECOSTAL" de nºs 818.297.786 e 818.297.778, proferidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), por serem estas últimas ilegítimas, não podendo o titular de tal direito ser protegido pelo registro marcário inválido e exercê-lo da maneira que melhor lhe aprouver, em afronta ao artigo 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial. XXXI - O recurso provido para determinar que sejam anuladas as decisões de indeferimento do pedido de registro da marca "HARPA PENTECOSTAL" nº817.967.591, e os deferimentos dos pedidos de registro das marcas "HARPA PENTECOSTAL" de nºs 818.297.786 e 818.297.778, proferidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), por serem estas últimas ilegítimas. XXXII - Enfim, o ato nulo não gera qualquer direito, porquanto os seus efeitos se dissolvem ex tunc desde o momento em que tenha sido decretada a nulidade, sendo descabida a alegação de boa fé da parte de alguém que tinha ciência de que estava requerendo uma marca que era imitação fiel, irmã gêmea de outra já em uso e em processo de análise do seu registro pelo INPI. XXXIII - Reconvenção extinta, sem resolução de mérito. Apelação provida. (TRF3, AC 00290335419974036100, Décima Primeira Turma, rel. Des. CECILIA MELLO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/01/2016..FONTE_REPUBLICACAO. Grifo nosso.) AÇÃO ORDINÁRIA. RAZÕES RECURSAIS INOVADORAS. MARCAS E PATENTES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Não comporta conhecimento o apelo da autoria, relativamente aos argumentos volvidos aos incisos XIX e XXIII, do art. 124, da Lei nº 9.279/96, ante o silêncio da sentença quanto aos mesmos, pois alegados extemporaneamente pelo INPI. 2. A semelhança de alguns elementos apostos na marca, por si só, não configura o intuito de imitação da marca do produto, quando o resultado final do conjunto difere substancialmente um produto do outro, tornando impossível confundir o consumidor no momento da aquisição da mercadoria. 3. Destarte é o aspecto de conjunto das duas marcas que deve ser levado em conta para aquilatar eventual confusão entre uma e outra, predominando a impressão visual do conjunto. 4. Neste ponto, verifica-se que a marca da 2ª ré "CBAÇO", pertencente a Cia. Brasileira de Aço, possui aspectos gráficos e visuais (forma e estilização particular) distintos da marca nominativa "CBA", pertencente a empresa autora Cia. Brasileira de Alumínio, satisfazendo o requisito da distintividade essencial à concessão de uma marca. 5. Observe-se, ainda, que apesar de atuarem no mesmo segmento mercadológico, ambas as marcas são passíveis de registro por consignarem sinais distintivos visualmente perceptíveis, o que não gera a possibilidade de confusão por parte do público consumidor. 6. De fato, a grafia e tonicidade das marcas, é de fácil distinção, certo ademais que a palavra AÇO ao final é suficiente para dirimir dúvidas em relação à outra marca, voltada ao alumínio. Tratando-se de ligas metálicas diversas e tendo em vista que o público consumidor alvo deste tipo de material é considerado qualificado, dificilmente se estabeleceria confusão. 7. Ora, diante do somatório de todos estes indicativos revela-se que o conjunto de imagem das marcas em questão são inconfundíveis e que não há qualquer imitação entre as marcas, eis que as diferenças entre elas são nítidas, e qualquer consumidor irá distinguir os produtos oferecidos pelas empresas, principalmente em face de suas apresentações. 8. Não basta a simples semelhança para se caracterizar o uso indevido da marca alheia já que o consumidor, habituado a um mercado cada vez mais competidor, consegue estabelecer diferenças quanto aos produtos, de forma que não cause confusão quanto à origem do produto. 9. Apelo da autoria não conhecido em parte e na parte conhecida, improvido. (TRF3, AC 00529997519994036100, Segunda Turma, Juiz Conv. ROBERTO JEUKEN, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/06/2010 PÁGINA: 82..FONTE_REPUBLICACAO. Grifo nosso.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE ANULOU REGISTRO DE MARCA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTPOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - AGRAVO PROVIDO. I - Além da clara distinção gráfica e fonética entre as alegadas marcas colidentes, segundo manifestou-se nos autos, a agravada não se utiliza comercialmente da marca "FLEBONITRIN", e tampouco tem interesse em mantê-la sob sua propriedade, o que afasta completamente o risco de se gerar confusão ao público consumidor; II - O ato administrativo que anulou o registro da marca "FLEBON", de propriedade da agravante, encerra patente violação ao princípio da isonomia, na medida em que o INPI, antes da concessão do registro da marca da agravada, já havia concedido o registro, na mesma classe de produto, para várias marcas contendo o radical "FLEBO"; III - A manutenção da decisão agravada poderá acarretar sérios prejuízos à agravante, uma vez que poderá vir a ser impedida de utilizar a marca de seu produto, bem como se sujeitar a ver a sua marca sendo utilizada parasitariamente por terceiros; IV - Agravo de instrumento provido. (grifos meus)"(AG 201202010178919, Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 06/12/2013.) Desta feita, merece guarida o pleito da parte apelante de ter seu registro deferido. No que concerne aos honorários advocatícios, tenho que devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo. Assim, afigura-se razoável o arbitramento de honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do trabalho dispendido, devidos pelas rés em favor da autora." No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 131 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão. Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada. Quanto à hipótese contida no § 3º do artigo 1.021 do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual. APELANTE: CITRORIO S.J.DO RIO PRETO LTDA - EPP Advogado do(a) APELANTE: JEPSON DE CAIRES - SP243493-A APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CITROMAX ESSENCIAS LTDA Advogado do(a) APELADO: MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281 OUTROS PARTICIPANTES: V O T O Pedi vista dos autos para melhor compreensão das questões de fato que fundamentaram o voto do Eminente Desembargador Federal Relator e, após o cotejo do conjunto probatório, e as conclusões da r. sentença proferida pela Juíza Federal TÂNIA LIKA, tenho de divergir, com a devida vênia, da conclusão levada a cabo pelo Eminente Relator. As empresas CITRÓRIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA ME e CITROMAX ESSÊNCIAS LTDA contendem acerca da exclusividade de uso da marca CITROMAX, registrada com precedência perante o INPI por CITROMAX ESSÊNCIAS LTDA e, em data posterior, pela autora CITRÓRIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA ME. O INPI, acolhendo recurso da empresa que fizera o registro com precedência, anulou o registro subsequente, fundamentado no artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), esclarecendo o Instituto, em sua peça de contestação, que "o registro anulado amolda-se perfeitamente à causa de irregistrabilidade inscrita no inc. XIX. Acórdão - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0017211-82.2008.4.03.6100 RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS Trata-se de agravos interpostos por CITROMAX ESSÊNCIAS Ltda e pelo INPI contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 557 do CPC/73, deu provimento à apelação, para declarar a nulidade do ato administrativo exarado pelo INPI. As partes agravantes requerem, em síntese, a reapreciação do feito pela E. Turma, pugnando pela improcedência do pedido inicial. Com contraminuta. É o relatório. APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0017211-82.2008.4.03.6100 RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS AGRAVOS. É o voto. PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0017211-82.2008.4.03.6100 RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS Trata-se de reprodução de marca alheia registrada, para distinguir produto semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com esta marca alheia" Tenho que as fundamentações lançadas pelo INPI para cancelar o registro da marca em desfavor da empresa autora estão devidamente alicerçadas. Com efeito, como esclarecido pela Autarquia em sua peça de defesa, que passo a reproduzir, justificam a existência de possível confusão por parte do mercado em geral e do mercado consumidor, em especial, verbis: "À evidência, os elementos nominativos das marcas comparadas são idênticos, compostos pela mesma palavra (‘CITROMAX’). Sendo assim, a solução do problema gira em torno da seguinte indagação: os produtos assinalados pela marca anulada são idênticos, semelhantes ou afins àqueles designados pela marca anterior, nos termos do art. 124, inc. XIX da LPI? A resposta é positiva. As marcas comparadas designam produtos de um mesmo segmento de mercado, havendo susceptibilidade de confusão ou associação entre elas, conforme estabelecido no inc. XIX retrocitado. Vale dizer, os produtos comercializados pela Apelada são afins aos produtos para os quais a sociedade ‘Citromax Essências Ltda.’ possui registro. A aproximação, nesse caso, determina-se pelo critério da finalidade, eis que se trata de produtos destinados ao ramo alimentício, mais precisamente o de bebidas. Um consumidor, ao deparar-se com a marca CITROMAX para sucos, xaropes e preparados líquidos para fazer bebidas, poderia, diante da mesma marca, designando essências e aromatizantes para bebidas, associá-la à mesma empresa fabricante. É justamente este tipo de associação indevida que a lei procura evitar, assegurando o mercado consumidor contra possíveis erros na identificação dos fornecedores de produtos ou serviços, em obediência à livre concorrência." (fl. 76 dos autos físicos – Num. 114968763 – pág. 87). Destarte, não vejo como possível acolher a tese desenvolvida pela apelante no sentido de que os produtos finais das empresas se destinam a consumidores diversos, pois enquanto a apelante direciona seus produtos para consumidores finais, a empresa apelada fornece seus produtos a grandes indústrias, que usa o produto para a específica área industrial. A possibilidade de confusão, em tais circunstâncias, é flagrante e aferível ictu oculi. Ademais, como bem posto em contrarrazões de apelação, mais do que gerar possível confusão na identificação dos produtos, configura-se na espécie a possibilidade imediata de associação entre as empresas. Confira-se o que diz a recorrida: "Portanto, inadmissível a concessão do registro da marca ‘CITROMAX’ para identificar BEBIDAS DE FRUTAS, SUCOS E NECTARES DE FRUTAS NATURAIS E ARTIFICIAIS [NÃO-ALCOÓLICOS], XAROPES, PREPARADOS LÍQUIDOS PARA FAZER BEBIDAS [NÃO-ALCOÓLICAS] E BEBIDAS ISOTÔNICAS, CONDIMENTOS, ESPECIARIAS E ESSÊNCIAS ALIMENTÍCIAS, se já existe o registro da marca ‘CITROMAX’ para identificar ESSÊNCIAS ALIMENTÍCIAS, CONDIMENTOS e ESPECIARIAS, sendo essas essências utilizadas justamente na produção de sucos. A prova acostada nestes autos é conclusiva nesse sentido. A lei de propriedade industrial fala em impedir o registro posterior suscetível de causar não apenas confusão, mas também associação." (fls. 319/320 dos autos físicos – Num. 114968756 – pág. 68/69). Por fim, quanto ao recurso adesivo interposto pela empresa CITROMAX ESSÊNCIAS LTDA., em que defende a competência da Justiça Federal para apreciar reconvenção em que se busca, em face da empresa autora, provimento jurisdicional voltado à abstenção do uso de marca por parte da empresa autora, bem como à condenação da requerente ao pagamento de indenização pelo uso indevido da marca, tenho que a questão merece uma análise mais detida. Neste ponto, o INPI sustentou ser competente a Justiça Estadual para o processamento e julgamento da reconvenção por se tratar de “providência circunscrita à órbita de interesses e bens da Autora-Reconvinda, sem interferência em atos administrativos ou direitos da Autarquia Federal, nem sujeição, para serem efetivados, a qualquer medida por parte do INPI” (fl. 259 dos autos físicos – Num. 114968756 – pág. 04). Pelas mesmas razões, o Juízo Sentenciante entendeu ser incompetente a Justiça Federal, nos seguintes termos: “(...) Quanto à reconvenção, esta não merece prosperar, eis que o juiz da causa principal deve ser também competente para a reconvenção. No presente feito, a reconvenção temo como partes pessoas jurídicas de direito privado discutindo relação igualmente de direito privado, na qual sequer cabe intervenção assistencial do INPI, não ensejando, assim, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da CF/88. Ante o exposto: A) JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação principal e, em consequência, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 269, I, do CPC. Quanto à ação principal, CONDENO a autora ao pagamento das despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, tendo em vista o grau de zelo e tempo despendido pelos profissionais, parâmetros estes constantes do artigo 20, § 3º, ‘a’ e ‘c’, do Código de Processo Civil. Sobre a verba honorária deverá incidir correção monetária e juros, de acordo com os critérios contidos na Resolução 561/07. B) JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO quanto à reconvenção, com fulcro no artigo 267, VI, do CPC. Pela sucumbência na reconvenção, CONDENO a autora ao pagamento das despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, tendo em vista o grau de zelo e tempo despendido pelos profissionais, parâmetros estes constantes do artigo 20, § 3°, ‘a’ e ‘c’, do Código de Processo Civil. (...)” (fls. 266/267 dos autos físicos – Num. 114968756 – pág. 14/15) Com efeito, não há dúvidas de que as ações que versem sobre abstenção de uso de marca registrada e indenização pelo uso indevido, quando não versem sobre questionamentos a atos do INPI, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual, como se vê no seguinte precedente: "RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. JUSTIÇA ESTADUAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA PELO PRÓPRIO TITULAR. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO INPI. VIOLAÇÃO AO ART. 129 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil se todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão em sentido contrário ao almejado pela parte. 2. A apreciação quanto à possível indenização devida entre particulares decorrente da prática de concorrência desleal é competência da Justiça estadual. Precedente. 3. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida. Precedente. 4. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284). Não há previsão legal para autorizar a retirada da eficácia de ato administrativo de concessão de registro marcário sem a participação do INPI e sem o ajuizamento de prévia ação de nulidade na Justiça Federal. 5. Recurso especial provido. (STJ, REsp n° 1.189.022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe: 02/04/2014) (destaquei). DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR PEDIDO DE PERDAS E DANOS DECORRENTES DO USO DA MARCA, CUJO REGISTRO PRETENDE-SE A ANULAÇÃO. LIDE QUE NÃO ENVOLVE A UNIÃO, AUTARQUIA, FUNDAÇÃO OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGISTRO DA MARCA "CHEESE.KI.TOS", EM QUE PESE A PREEXISTÊNCIA DO REGISTRO DA MARCA "CHEE.TOS", AMBAS ASSINALANDO SALGADINHOS "SNACKS", COMERCIALIZADOS NO MESMO MERCADO. IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE A COEXISTÊNCIA DAS MARCAS TEM O CONDÃO DE PROPICIAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO AO CONSUMIDOR. 1. A autora pretende cumular duas ações: a primeira a envolver a nulidade do registro marcário, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a segunda buscando a reparação dos danos alegadamente causados pela sociedade ré, isto é, lide que não envolve a autarquia. Destarte, como o artigo 292, § 1º, II, do CPC restringe a possibilidade de cumulação de pedidos, admitindo-a apenas quando o mesmo Juízo é competente para conhecer de todos e o artigo 109, I, da Constituição Federal prevê que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, é descabida a cumulação, sob pena de usurpação da competência residual da Justiça Estadual. 2. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes. 3. No caso, a recorrente tem registro de marca que, apesar da conclusão da Corte de origem de que evoca ao termo comum anglo-saxão "cheese" (queijo), é incontroverso que ambas assinalam salgadinhos "snacks", exploram o mesmo mercado consumidor e têm grafia e pronúncia bastante assemelhadas - hábeis a propiciar confusão ou associação entre as marcas no mercado consumidor. 4. "A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)". (REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011) 5. A possibilidade de confusão ou associação entre as marcas fica nítida no caso, pois, como é notório e as próprias embalagens dos produtos da marca "CHEE.TOS" e "CHEESE.KI.TOS" reproduzidas no corpo do acórdão recorrido demonstram, o público consumidor alvo do produto assinalado pelas marcas titularizadas pelas sociedades empresárias em litígio são as crianças, que têm inegável maior vulnerabilidade, por isso denominadas pela doutrina - o que encontra supedâneo na inteligência do 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor - como consumidores hipervulneráveis. 6. O registro da marca "CHEESE.KI.TOS" violou o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial e não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor a sua anulação. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp n° 1.188.105/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe: 12/04/2013) (destaquei). Registre-se, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 1.036 do CPC/2015 (correspondente ao art. 543-C do CPC/1973), no sentido de ser da competência da Justiça Federal a apreciação do pedido de abstenção de uso de marca, quando deduzido em ação de nulidade de marca. Transcrevo o acórdão: "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. 2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A". (STJ, REsp n° 1.527.232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgamento em 13/12/2017, DJe: 05/02/2018). Possível, portanto, a imposição de abstenção de uso de marca em ação de anulação de registro processada e julgada pela Justiça Federal. Não obstante, de se ver que a reconvenção proposta nestes autos teve por propósito não apenas a abstenção de uso de marca indevida pela autora-reconvinda, mas também de arbitramento de indenização pelo uso indevido, pedido este que é deduzido em face única e exclusivamente da parte requerente, em relação ao qual não há interesse jurídico do INPI. Há que se registrar, ainda, que a competência da Justiça Federal não se prorroga, consoante entendimento firmado desde longa data na Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CONEXÃO ENTRE CAUSAS, UMA SUJEITA À JUSTIÇA ESTADUAL E OUTRA À JUSTIÇA FEDERAL. Matéria já decidida em conflito de competência, no qual se decidiu que a competência cível da Justiça Federal não se prorroga. Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp n° 74.849/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, DJe: 07/02/2000) (destaquei). PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MODO DE EXECUÇÃO DO JULGADO. QUESTÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL (PES). JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. IMPRORROGABILIDADE EM VIRTUDE DE CONEXÃO. PRECEDENTES. Se a demanda não reclama a intervenção de quaisquer das entidades arroladas no artigo 109, inciso I da C.F., não há falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal. Controvérsia acerca do modo de execução de sentença proferida em mandado de segurança envolve apenas as partes em confronto. A competência cível da Justiça Federal não se prorroga por conexão. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Segunda Vara Cível do Foro Regional de Tristeza, em Porto Alegre-RS. Decisão indiscrepante. (STJ, CC n° 12.482-4/RS, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Primeira Seção, julgamento em 04/04/1995) (destaquei). Sequer é possível a cumulação entre os pedidos de abstenção de uso de marca e de indenização pelo uso indevido, ante a absoluta incompetência da Justiça Federal para apreciar este último, nos termos do art. 292, § 1º, inciso II, do CPC/1973, verbis: Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1 o São requisitos de admissibilidade da cumulação: I - que os pedidos sejam compatíveis entre si; II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. § 2 o Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário. Em síntese: se a Justiça Federal é competente para julgar a ação (nulidade de marca) e a Justiça Estadual é competente para julgar a reconvenção, esta não caberá. De rigor, portanto, concluir que a reconvenção – ação autônoma que é - proposta pelo réu nestes autos não é de competência da Justiça Federal, não sendo possível a prorrogação de tal competência para abarcar o seu processamento e julgamento. Desta forma, correta a sentença ao concluir pela incompetência da Justiça Federal, no caso concreto, para processar e julgar a reconvenção proposta pela CITROMAX ESSÊNCIAS LTDA., eis que o pedido de indenização por uso indevido de marca não diz respeito ao INPI e seu processamento e julgamento são de competência da Justiça Estadual, pelas razões expostas até aqui. Destarte, reputando como fundamentada a decisão que levou à anulação do registro concedido à empresa autora, com a devida vênia, divirjo do Eminente Relator e pelo meu voto DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto pelo INPI e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto por CITROMAX ESSÊNCIAS LTDA. para o fim de negar provimento à apelação interposta por CITRÓRIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA - ME e ao recurso adesivo interposto por CITROMAX ESSÊNCIAS LTDA., mantendo-se, in totum, a sentença recorrida. E M E N T A AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. REGISTRO DE MARCA. ARTIGO 124 DA LEI N.º 9.279/96. LOGOTIPOS DISTINTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia cinge-se à análise do disposto no artigo 124, V, da Lei 9.279/96. 2. Do referido dispositivo infere-se que a negativa do registro de marca é baseada em dois requisitos, a saber, o uso do mesmo elemento diferenciador e a possibilidade de confusão pela sua utilização. 3. No caso dos autos, de fato, há o uso comum do elemento diferenciador "Citromax", nas marcas "CITRO MAX" e "Citromax", pertencendo ambas as empresas ao ramo geral de alimentos e bebidas. Todavia, os elementos integrantes da marca devem ser analisados em seu conjunto e não de forma isolada, a fim de que se possa melhor averiguar o preenchimento do segundo requisito - possibilidade de confusão ou de associação - do art. 124, V, da Lei 9.279/96. 4. Ao compulsar os autos, verifico que, apesar do elemento comum, não parece haver a possibilidade de confusão por parte dos consumidores, uma vez que os logotipos das duas empresas são completamente distintos, bem como o público a que se destinam, não havendo identidade nos produtos e serviços oferecidos, visto que o estabelecimento da ora apelante destina-se ao consumidor final, sendo que a empresa ré, às indústrias alimentícias. 5. Logo, o fato de pertencerem ao mesmo ramo não é elemento suficiente, por si só, a ensejar a nulidade da marca da agravada. 6. Agravos desprovidos. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento aos agravos, nos termos do voto do Desembargador Federal Valdeci dos Santos, acompanhado pelos votos dos Desembargadores Federais Hélio Nogueira, Peixoto Júnior e Carlos Francisco; vencido o Desembargador Federal Wilson Zauhy, que dava provimento ao agravo interno interposto pelo INPI e dava parcial provimento ao agravo interno interposto por CITROMAX ESSÊNCIAS LTDA. para o fim de negar provimento à apelação interposta por CITRÓRIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA - ME e ao recurso adesivo interposto por CITROMAX ESSÊNCIAS LTDA., mantendo-se, in totum, a sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

16/06/2022, 00:00

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Conclusão (para despacho)

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Mero expediente

Conclusão (para despacho)

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Mero expediente

Conclusão (para despacho)

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Expedida/certificada

Mero expediente

Conclusão (para despacho)

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