Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
AREsp 3035246/SP (2025/0324861-7)
RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE: XRM CONTROLSHOP SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
ADVOGADO: ANA PAULA APONTE - SP264130
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO: ANA PAULA APONTE - SP264130
AGRAVADO: AUDIT BUSINESS SOLUTIONS LTDA
ADVOGADOS: FABIANO DE CAMARGO SCHIAVONE - SP206703
EMILIANO AUGUSTO CAMPEDELLI - SP222857
DECISÃO Cuida-se de Agravo apresentado por XRM CONTROLSHOP SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA à decisão que não admitiu seu Recurso Especial. O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, assim resumido: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.NULIDADE DE MARCA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelas partes adversas da demanda contra sentença da 11ª Vara Cível Federal de São Paulo, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao primeiro corréu e quanto ao pedido de nulidade de registro de domínio de internet. A sentença declarou nula a marca registrada sob o nº 903.556.561 “ControlShop” e determinou que a ré se abstivesse de usar a marca. Houve condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o sócio da empresa corré detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação, mesmo após a cessão da marca; e (ii) averiguar se o sinal registrado pela corré, caracteriza violação ao direito marcário da parte autora, em razão da possibilidade de confusão da coexistência das marcas em idêntico segmento de mercado. III. Razões de decidir 3. A transferência da titularidade da marca “ControlShop” para a sociedade empresária corré ocorreu antes da citação válida, tornando ilegítima a inclusão do sócio no polo passivo da ação. 4. Para verificar a violação do art. 124, inciso XIX da Lei nº 9279/1996 e proibir o registro de um sinal distintivo como marca deve se examinar “a) – imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) – semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) – possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida ao consumidor”. 5. A coexistência de sinais similares (“ControlShop” e “ControlShop Web”), utilizados para designar serviços de informática em idêntico segmento de mercado, apresenta potencial risco de confusão, pois é razoável presumir que uma empresa adquira o produto confeccionado pela empresa corré, acreditando ser produzido pela autora. 6. A apostila registrada pelo examinador do INPI tem como finalidade evitar que palavras de uso corriqueiro em determinado ramo comercial fiquem associados a uma única empresa, dificultando o exercício da livre concorrência. Não confere direito à terceiros de se apropriarem de uma marca devidamente registrada. IV. Dispositivo e tese 7. Apelações desprovidas. Tese de julgamento: “1. A cessão do direito marcário anterior à citação válida exclui a legitimidade do cedente para compor o polo passivo da demanda. 2. É caracterizada a nulidade de registro de marca quando reproduz sinal distintivo anteriormente registrado no mesmo segmento comercial, pois a coexistência de sinais semelhantes é apta a gerar risco de confusão” (fls. 306-308). Quanto à controvérsia, a parte recorrente aduz ofensa ao art. 124, VI e XIX, da Lei n. 9.279/1996, no que concerne à necessidade de reconhecimento da suficiente distintividade e da convivência de marca fraca sem exclusividade nominativa, em razão de a expressão ControlShop ser de uso comum, com apostila do INPI sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos e diferença de conjuntos marcários e serviços, trazendo a seguinte argumentação: Desta maneira, enquadrando-se a marca nas proibições do inciso VI, quais sejam: SINAL DE CARÁTER GENÉRICO, NECESSÁRIO, COMUM, VULGAR OU DESCRITIVO, o registro somente será possível se REVESTIDO DE FORMA DISTINTA. Por sua vez, a marca CONTROL SHOP se enquadra perfeitamente nos requisitos do inciso VI do artigo 124, da LPI, quais sejam: a) Sinal comum por estar diretamente relacionado ao produto oferecido; b) Revestido de suficiente forma distintiva. Assim temos um produto destinado ao CONTROLE de atividades de um SHOP, com a denominação CONTROLSHOP, constitui-se, por óbvio, no que a Doutrina e a Jurisprudência costumam denominar de “marca fraca”, passível de conviver com outras assemelhadas (fls. 333-334). […] Tal anotação na concessão das marcas implica na limitação de sua exclusividade perante terceiros, ou seja, as marcas possuem proteção somente em relação a sua forma mista. A utilização pela Recorrida de termos de alto poder atrativo, de fácil aceitação e de fácil lembrança na mente de seus consumidores, pois remete ao produto oferecido, lhe confere o ônus de suportar a convivência com outras marcas que também escolheram adotar essas expressões (fl. 334). […] Sobre os registros concedidos pelo INPI em data posterior ao registro da Recorrida, cabe informar que nunca houve qualquer objeção por ela. Nunca foi apresentado oposição ou Processo Administrativo de Nulidade, deixando passar uma importante ferramenta administrativa para fazer valer seu suposto direito de uso exclusivo. Com efeito, as provas que foram carreadas aos autos não são suficientes para fundamentar o pedido prefacial da presente ação, conforme visto acima não existe no Direito Brasileiro a possibilidade de se impedir terceiros de utilizarem sua marca, considerada de USO COMUM (fl. 335). […] É evidente que o próprio INPI já pacificou seu entendimento de ser a expressão CONTROLSHOP de uso comum e que sua viabilidade depende da distintividade formada pelo conjunto, quando concedeu a referida marca a outros titulares e apostilou a marca da Recorrida: “SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS” (fl. 340). […] Apesar do conceito aberto e subjetivo da expressão, entendemos como “suficiente forma distintiva” a utilização desses signos descritivos em conjunto com outras expressões, fantasiosas ou não, logotipo e/ou caráter estilizado, que lhe atribuam um aspecto peculiar passível de reconhecimento na mente do consumidor. É o caso em tela, pois a Recorrente utiliza prefixo de uso comum e lhe atribui um elemento fantasioso para lhe impor um caráter distintivo. Neste sentido, ao analisar a viabilidade de um processo de marca e considerar possíveis anterioridades, há de se ponderar o conjunto formado pelas marcas. Destaca-se que a marca da Recorrente foi requerida sob apresentação mista, com logotipo inovador e identidade visual completamente própria, atendendo ao critério de suficiente distintividade (fls. 340-341). […] Cabe ainda informar que nestes anos de atuação conjunta não há qualquer prova de confusão efetiva entre os consumidores, isto porque, ao adotarem marcas de uso comum, que remetem aos serviços prestados o próprio consumidor já adota critérios para sua diferenciação. Como se não bastasse, as marcas em questão especificam produtos completamente distintos o que impossibilita um consumidor adquirir ou ser levado a erro. É evidente que todos possuem conhecimento das marcas e produtos utilizados pela empresa AUDIT e XRM e os distinguem no mercado (fl. 342). […] Nessas ponderações, entende a Recorrente que houve negação a eficácia legal de lei federal 9.279/96 em seu artigo 124, inciso VI e XIX quando não considerou a distintividade da marca e a convivência desde 2011 com a Recorrida e com os demais que também obtiveram o registro junto ao INPI. Em face de todo o exposto, certificando-se induvidosamente a negativa de vigência da lei federal por parte do venerando acórdão recorrido, aguarda a Recorrente que: a) seja deferido o seu processamento, a fim de que, conhecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, mereça provimento, reformando-se aquela decisão; b) seja revertido o ônus da sucumbência (fl. 343). É o relatório. Decido. Quanto à controvérsia, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos: Pois bem, cotejando as marcas mistas de propriedade das partes adversas da demanda verifica-se que o sinal da corré, ora apelante, XRM SERVICOS DE INFORMATICA é formado a partir da reprodução do elemento nominativo de titularidade da AUDIT BUSINESS. Nesse aspecto, convém lembrar que o conjunto marcário da AUDIT BUSINESS é composto pela expressão “ControlShop Web” associado a elemento figurativo, enquanto o sinal da XRM SERVICOS DE INFORMATICA é formado pela composição das palavras “ControlShop”. [...] Pontue-se que o elemento nominativo é o componente principal de ambas as marcas. Tal constatação é corroborada pelo INPI em contrarrazões às apelações. Registre-se: “De fato, da análise dos sinais em confronto, verifica-se que o elemento principal ” (ID 261081599 – p. “CONTROLSHOP” é reproduzido pelo sinal de titularidade da Ré 08). Outrossim, considerando que as duas empresas atuam no setor econômico relacionado, em suma, à disponibilização de serviços de informática, tecnologia de informação, gestão de negócios no segmento de, bem como possuem marcas shopping centers semelhantes para a mesma classe de serviços, não há dúvidas que a coexistência dos sinais marcários em tela é apta a causar potencial risco de confusão em tal segmento de mercado. Assim, é verossímil presumir que uma empresa poderia contratar os serviços designado pela marca “ControlShop”, acreditando, equivocadamente, se tratar de serviço oferecido pela sociedade empresária AUDIT BUSINESS SOLUTIONS LTDA. Aliás, nesse sentido destaque-se que a prova documental comprova que a Revista Shopping Centers efetivamente confundiu as marcas das partes da demanda (ID 261081443 e ID 261081447). Outrossim, consigno que a anotação de apostila pelo INPI quanto aos elementos nominativos da marca “ControlShop web” não confere a XRM SERVICOS DE INFORMATICA o direito de reproduzir o sinal de titularidade da parte autora sem o acréscimo do termo web. Cumpre esclarecer que apostilamento cuida-se de uma espécie de anotação no registro de uma determinada marca feita pelo examinador do INPI, com a finalidade de evitar que palavras de uso comum em um determinado mercado fiquem associados a uma única empresa, dificultando o exercício da livre concorrência em segmento de mercado. Nesse sentido destaco o precedente n° 0003064-60.2014.4.03.6126 desta C. Turma sob Relatora do Desembargador Federal Cotrim Guimarães (j. 10/05/2022). Nesse aspecto, friso que a impressão do conjunto marcário de titularidade da autora (associação de elementos nominativos e figurativos) demonstra existir suficiente distintividade para que tal sinal possa se diferenciar dos demais existentes no mercado da classe NCL (9)42. Em contrapartida, o conjunto probatório dos autos comprova que o signo sob o registro nº 903.556.561 não se distingue suficientemente da marca “Control Shop Web”. Portanto, em que pese a irresignação recursal da XRM SERVICOS DE INFORMATICA, consigno que o capítulo da sentença que determinou a anulação da marca “CONTROLSHOP”, registrada sob o nº 903556561 não merece reforma (fls. 305-306, grifo meu). Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.113.579/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de 27/3/2025; AgInt no AREsp n. 2.691.829/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de 28/3/2025; AREsp n. 2.839.474/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 26/3/2025; AgInt no REsp n. 2.167.518/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de 27/3/2025; AgRg no AREsp n. 2.786.049/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 26/3/2025; AgRg no AREsp n. 2.753.116/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 25/3/2025; AgInt no REsp n. 2.185.361/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de 28/3/2025; AgRg no REsp n. 2.088.266/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 25/3/2025; AREsp n. 1.758.201/AM, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de 27/3/2025; AgInt no AREsp n. 2.643.894/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 31/3/2025; AgInt no AREsp n. 2.636.023/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 28/3/2025; AgInt no REsp n. 1.875.129/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de 21/3/2025. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Presidente
HERMAN BENJAMIN