Procedimento Comum Cível 0000524-68.2016.4.03.6126 - TRF3

Procedimento Comum Cível 0000524-68.2016.4.03.6126 - TRF3 | JusConsulta

Movimentações

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

25/03/2026, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO EXEQUENTE: GERSON GASPERETTI, FERNANDA VIRGINIA GOZZO ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: JOSE ERNESTO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP272114 ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: LARA MARIA SANCHEZ E SANCHES - SP226157 ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: ANDRE COELHO BOGGI - SP231359 EXECUTADO: MARCIO ROBERTO MAZULIS, EZGG IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, MGSM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, RUAH PARTICIPACOES LTDA, ERGA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ASSISTENTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) EXECUTADO: VALDIRENE FERREIRA CUCINOTA - SP134225 DESPACHO PODER JUDICIÁRIO 1ª Vara Federal de Santo André Avenida Pereira Barreto, 1299, Paraíso, Santo André - SP - CEP: 09190-610 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0000524-68.2016.4.03.6126 Trata-se de cumprimento de sentença em face de MARCIO ROBERTO MAZULIS - CPF: 140.355.918-07. Citado, o executado não pagou. Foram realizadas diligências SISBAJUD (valor irrisório, ID 344732458), RENAJUD (ID 344729933), INFOJUD (ID 344745256) e SERASJUD (ID 344994394). O veículo encontrado no RENAJUD, não foi encontrado para constatação, penhora, avaliação. Sobreveio o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 354660541). Após, tentativas infrutíferas de citação nos endereços informados, o requerente peticionou as seguintes petições: ID 415362540: Requer citação por edital da RUAH PARTICIPACOES LTDA e realização da pesquisa de endereços via SISBAJUD, despacho ID 411004654. ID 429884577: Requer citação por edital da RUAH PARTICIPACOES LTDA e realização da pesquisa de endereços via SISBAJUD, despacho ID 411004654. ID 433704010: Requer citação por edital da EZGG IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. O INPI, através da petição ID 477060138, informou o cumprimento do julgado. Brevemente relatado. Decido. Anteriormente à citação ficta por edital, determino a pesquisa de endereço no SISBAJUD, como já deferido, e no WEBSERVICE: EZGG IMPORTACAO E COMERCIO LTDA MGSM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA ERGA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Cumpra-se o despacho ID 411004654 junto ao SISBAJUD para pesquisa de endereços. Outrossim, providencie a secretaria a pesquisa de endereço junto ao WEBSERVICE. No caso de constar endereço diverso dos diligenciados, fica determinada a citação no novo endereço, observando as demais determinações fixadas na decisão de ID 411004654. Advirto, por fim, que a deliberação sobre a desconsideração inversa da personalidade jurídica se dará após a citação e eventual resposta das pessoas jurídicas indicadas ou decurso de prazo (ID 354660541). Int. SANTO ANDRé, 23 de março de 2026.

25/03/2026, 00:00

Mero expediente

23/03/2026, 15:36

Conclusão (para despacho)

17/11/2025, 17:32

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

25/08/2025, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO EXEQUENTE: GERSON GASPERETTI, FERNANDA VIRGINIA GOZZO ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: JOSE ERNESTO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP272114 ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: LARA MARIA SANCHEZ E SANCHES - SP226157 ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: ANDRE COELHO BOGGI - SP231359 EXECUTADO: MARCIO ROBERTO MAZULIS, EZGG IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, MGSM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, RUAH PARTICIPACOES LTDA, ERGA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ASSISTENTE ADVOGADO do(a) EXECUTADO: VALDIRENE FERREIRA CUCINOTA - SP134225 DESPACHO PODER JUDICIÁRIO 1ª Vara Federal de Santo André Avenida Pereira Barreto, 1299, Paraíso, Santo André - SP - CEP: 09190-610 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0000524-68.2016.4.03.6126 Defiro a citação por hora certa da empresa EZGG IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, uma vez que a certidão do Id 360540469 indica que aquele local é endereço comercial/fiscal e de gestão de correspondências; Defiro ainda a citação da empresa MGSM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA., na pessoa de seu representante legal, Sra. Marilu Gomes de Sá Mazulis (CPF 140.388.068-98), na Rua Rafael Correia Sampaio, nº1066, Apto. 21 - Veneza, Bairro: Santa Paula, São Caetano do Sul - SP, CEP 09541- 250 (Id 365698577). Por fim, considerando a certidão negativa de fls. 17 do Id 367415955, defiro a pesquisa de endereço da empresa ERGA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. pelo sistema SISBAJUD. No caso de constar endereço diverso dos diligenciados, fica determinada a citação. No mais, tendo em vista a distribuição da carta precatória para cumprimento na Justiça Federal da 6ª Região, de acordo com Id 410787491 (RUAH PARTICIPACOES LTDA), aguarde-se o cumprimento. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Intimem-se. SANTO ANDRÉ, 4 de agosto de 2025. KATIA CILENE BALUGAR FIRMINO Juíza Federal

25/08/2025, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO EXEQUENTE: GERSON GASPERETTI, FERNANDA VIRGINIA GOZZO ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: JOSE ERNESTO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP272114 ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: LARA MARIA SANCHEZ E SANCHES - SP226157 ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: ANDRE COELHO BOGGI - SP231359 EXECUTADO: MARCIO ROBERTO MAZULIS, EZGG IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, MGSM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, RUAH PARTICIPACOES LTDA, ERGA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ASSISTENTE ADVOGADO do(a) EXECUTADO: VALDIRENE FERREIRA CUCINOTA - SP134225 DESPACHO PODER JUDICIÁRIO 1ª Vara Federal de Santo André Avenida Pereira Barreto, 1299, Paraíso, Santo André - SP - CEP: 09190-610 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0000524-68.2016.4.03.6126 Defiro a citação por hora certa da empresa EZGG IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, uma vez que a certidão do Id 360540469 indica que aquele local é endereço comercial/fiscal e de gestão de correspondências; Defiro ainda a citação da empresa MGSM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA., na pessoa de seu representante legal, Sra. Marilu Gomes de Sá Mazulis (CPF 140.388.068-98), na Rua Rafael Correia Sampaio, nº1066, Apto. 21 - Veneza, Bairro: Santa Paula, São Caetano do Sul - SP, CEP 09541- 250 (Id 365698577). Por fim, considerando a certidão negativa de fls. 17 do Id 367415955, defiro a pesquisa de endereço da empresa ERGA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. pelo sistema SISBAJUD. No caso de constar endereço diverso dos diligenciados, fica determinada a citação. No mais, tendo em vista a distribuição da carta precatória para cumprimento na Justiça Federal da 6ª Região, de acordo com Id 410787491 (RUAH PARTICIPACOES LTDA), aguarde-se o cumprimento. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Intimem-se. SANTO ANDRÉ, 4 de agosto de 2025. KATIA CILENE BALUGAR FIRMINO Juíza Federal

25/08/2025, 00:00

Expedida/certificada

22/08/2025, 16:57

Mero expediente

14/08/2025, 16:12

Conclusão (para despacho)

28/05/2025, 12:37

Decisão Interlocutória de Mérito

07/03/2025, 16:10

Conclusão (para decisão)

10/02/2025, 21:13

Julgamento em Diligência

10/02/2025, 21:13

Conclusão (para despacho)

30/01/2025, 13:01

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

11/11/2024, 07:00

Documentos

Despacho

•25/03/2026, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - sentença SENTENÇA APELANTE: GERSON GASPERETTI, FERNANDA VIRGINIA GOZZO Advogados do(a) APELANTE: ANDRE COELHO BOGGI - SP231359-A, JOSE ERNESTO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP272114-A, LARA MARIA SANCHEZ E SANCHES - SP226157-A APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, MARCIO ROBERTO MAZULIS Advogado do(a) APELADO: VALDIRENE FERREIRA CUCINOTA - SP134225-A OUTROS PARTICIPANTES: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000524-68.2016.4.03.6126 RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES APELANTE: GERSON GASPERETTI, FERNANDA VIRGINIA GOZZO Advogados do(a) APELANTE: ANDRE COELHO BOGGI - SP231359-A, JOSE ERNESTO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP272114-A, LARA MARIA SANCHEZ E SANCHES - SP226157-A APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, MARCIO ROBERTO MAZULIS Advogado do(a) APELADO: VALDIRENE FERREIRA CUCINOTA - SP134225-A OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): APELANTE: GERSON GASPERETTI, FERNANDA VIRGINIA GOZZO Advogados do(a) APELANTE: ANDRE COELHO BOGGI - SP231359-A, JOSE ERNESTO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP272114-A, LARA MARIA SANCHEZ E SANCHES - SP226157-A APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, MARCIO ROBERTO MAZULIS Advogado do(a) APELADO: VALDIRENE FERREIRA CUCINOTA - SP134225-A OUTROS PARTICIPANTES: V O T O O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): De início, Acórdão - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000524-68.2016.4.03.6126 RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES Trata-se de recurso de apelação interposto por GERSON GASPERETTI e FERNANDA VIRGINIA GOZZO contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação das patentes BR 2020120240799 e MU9102010-7. Razões de apelação (id 261880763): a) que teria sido firmado contrato de mero licenciamento do uso e produção do produto desenvolvido pelos apelantes ao apelado, não sendo firmado contrato de cessão de direitos; b) o apelado usurpou a ideia dos autores apelantes ao patentear, em seu nome, projeto melhorado por eles; c) o apelado não é parte legítima para requerer ao registro da patente em questão, pois não seria inventor do produto; d) o juízo a quo deveria levar em consideração as conclusões obtidos pelo laudo pericial; e) a ilegitimidade do apelado para efetuar os depósitos de patente no INPI; f) que o pedido MU9102010-7 é um aperfeiçoamento do PI 0803964-0, conforme concluiu o laudo pericial; g) não existe cláusula contratual autorizando o apelado a realizar o pedido de registro da patente; h) caso provido o recurso, é cabível a aplicação da regra de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º do CPC). Memoriais juntados pelos autores apelantes (id 264806824 e 264806820 ). Contrarrazões do INPI (id 261880771). É o relatório. PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000524-68.2016.4.03.6126 RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito (arts. 1.012 e 1.013 do CPC). Segundo consta nos autos os autores apelantes são titulares do pedido de patente PI 0803964-0, sendo que em 20/07/2011 foi firmado um contrato de licença para a exploração de uso e para fabricação do produto referente à PI 0803964-0 com o apelado, Márcio Roberto. O réu apelado efetuou o pedido de patente de modelo de utilidade MU9102010-7. Posteriormente, ele requereu o pedido de patente BR 202012024079-9. Os autores apelantes alegam que a patente BR 2020120240799 é um aperfeiçoamento de sua invenção anterior, haja vista que o pedido de patente lhes pertence e se encontra registrado sob o número PI 0803964-0. A lide em questão se resume na análise da possibilidade de anulação dos pedidos de patente MU9102010-7 e BR 2020120240799. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático que apresente nova forma ou disposição, havendo ato inventivo, nos termos do art. 9º, da Lei n. 9279/1996 (LPI). Os arts. 6º e 7º da Lei n. 9.279/96 dispõem o seguinte sobre a titularidade de uma patente: “Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. § 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. § 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade. § 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. § 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação. Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior”. Transcrevo trecho da sentença apelada: “(...) Também não milita a favor dos Autores a afirmação de que o Réu Márcio copiou os relatórios e laudos produzidos pelos Autores e efetuou o pedido de patente de modelo de utilidade MU 9102010-7. É fato que o Réu Márcio é o titular do pedido do MU 9102010-7. Entretanto, ele consta como inventor do referido MU, juntamente com os Autores Fernanda e Gerson (ID 170383380, p. 35). Se é verdade que o pedido MU 9102010-7 é um aperfeiçoamento do PI 0803964-0, como alegam os Autores, tanto os Autores quanto o Réu Marcio participaram da invenção do referido aperfeiçoamento, o que os legitimam a ingressar com o pedido de patente. Aliás, o § 3º do art. 6º da Lei nº 9.279/96 assim prescreve: § 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. Não se vislumbra, aqui, apropriação indevida de propriedade intelectual ou técnica. Esclareceu ainda, a Sra. Perita, que o pedido PI 1104566-3 se assemelha, não de forma coincidente, aos pedidos de MU 9102010-7 e BR 20 2012 024079-9. O ponto de semelhança entre todos é a destinação. Todos esses produtos e processos são destinados à etapa execução de lajes, com a substituição de elementos pré-moldados. Ora, o fato de terem a mesma destinação, não significa dizer que tiveram origem em uma “cópia” inapropriada e indevida. Existem diferenças que os tornam únicos e portanto, passíveis de co-existência. Em que pese a Sra. Perita concluir sua análise com a afirmação de que não restam dúvidas que os produtos analisados tratam de uma sequência de melhorias e adequações do mesmo produto inicial, não se pode negar que o Réu Márcio é um dos inventores do MU 9102010-7, o que o legitima, legalmente, a entrar com o pedido de patente. (...) Isto posto e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, não tendo os Autores direito a ver anulada/adjudicada o pedido de patente de modelo de utilidade BR 20 2012 0240799.” No presente caso verifica-se que o apelado consta como um dos inventores da MU 9102010-7, conforme se verifica do depósito do pedido desta patente junto ao INPI. Em compensação, não se verifica a existência de provas de que o réu apelado tenha concorrido para o melhoramento do produto da patente PI 0803964-0, o que corrobora a tese de que ele não seria inventor em relação à patente MU 9102010-7. Observa-se também que o contrato firmado entre as partes teve por objetivo a fabricação e comercialização de produto da patente PI 0803964-0, conforme se depreende da cláusula primeira da avença (id 261879893 – pg. 33). Além disso, não há nenhuma cláusula contratual legitimando ou autorizando o apelado a proceder ao registro do pedido de patente como inventor. Corroborando o exposto acima, o perito judicial, em resposta ao quesito 7.2.2., apontou que não foi encontrada qualquer autorização dos inventores para registro junto ao documento MU 9102010-7 (id 261879927 – pg. 36). De acordo com o artigo 5ª da Lei n. 9.279/96, os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis, de forma que o titular de uma marca pode ceder, de forma definitiva, tais direitos a terceiros, por meio de um instrumento de cessão. Ademais, o art. 58 da LPI dispõe que “O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente”. Pois bem. O contrato de cessão de direitos consiste numa relação em que o cedente, de modo oneroso ou gratuito, transmite a um terceiro, o cessionário, o direito de propriedade sobre um bem tangível ou intangível. Em contrapartida, no contrato de licenciamento de direitos o licenciante concede a um terceiro, o licenciado, o direito de explorar um bem tangível ou intangível, com fins comerciais, em regra. Ou seja, este contrato se aproxima de um contrato de aluguel, enquanto a cessão de direitos se aproxima de contrato de compra e venda. No presente caso, observa-se que se trata de um contrato de licenciamento com fins comerciais, de modo que não há que se falar em transferência de propriedade dos direitos da patente PI 0803964-0. Assim sendo, o réu apelado não pode ser considerado como parte legítima a requerer o registro da patente do produto licenciado (PI 0803964-0), uma vez que ele não possui autorização para tal, em face do exposto no art. 6º, §1º da LPI. Os apelantes alegam que o apelado teria copiado os relatórios e laudos produzidos por eles no intuito de efetuar o registro das patentes MU 9102010-7 e BR 202012024079-9. É provável que tal fato tenha ocorrido em razão do acesso do apelado às informações dos estudos de aperfeiçoamento do produto licenciado, mas entendo que não se desincumbiram do ônus de provar tal alegação, consoante dispõe o art. 373, I do CPC. Ademais, cumpre ressaltar que a má-fé não pode ser presumida, devendo ser provada, observado o disposto no art. 80 do CPC. (Precedentes: TRF-1 - AC: 00010302020164013824, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/08/2020, SEXTA TURMA; TRF-3 - ApCiv: 50005253120164036105 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 17/06/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/06/2020) Outrossim, não é possível a aplicação do disposto no §8º do art. 85 do CPC para reduzir o percentual dos honorários fixado na sentença a quo. No julgamento do REsp 1.906.618 (Tema Repetitivo 1.076 do STJ) foram firmadas as seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Assim, o caso dos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses que permitem o arbitramento dos honorários por equidade, tendo em vista que o valor da causa delimitado na inicial é de R$500.000,00. Por fim, em razão do parcial provimento do recurso e da sucumbência mínima dos apelantes, inverto o ônus de sucumbência, devendo o apelado, Márcio Roberto Mazulis, responder pelos honorários sucumbenciais no percentual fixado pelo juízo a quo (10% sobre o valor da causa), em face do disposto no art. 86, § único do CPC. Ressalto que o INPI não responderá pelos honorários sucumbenciais, uma vez que atuou apenas como assistente especial, e não réu na demanda. (Precedente: STJ, Terceira Turma, RESP nº 1.378.699, Registro nº. 201300921799, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 10.06.2016) Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença a quo e determinar a anulação do pedido de registro das patentes MU 9102010-7 e BR 202012024079-9, nos termos da fundamentação supra. É como voto. E M E N T A APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. PARTE ILEGÍTIMA PARA REQUERER O REGISTRO DE PATENTE. NULIDADE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE CÓPIA DOS RELATÓRIOS E LAUDOS DO PRODUTO. MÁ-FÉ NÃO SE PRESUME. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TESE 1.076 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A lide em questão se resume na análise da possibilidade de anulação dos pedidos de patente MU9102010-7 e BR 2020120240799. 2. No presente caso verifica-se que o apelado consta como um dos inventores da MU 9102010-7, conforme se verifica do depósito do pedido desta patente junto ao INPI. Em compensação, não se verifica a existência de provas de que o réu apelado tenha concorrido para o melhoramento do produto da patente PI 0803964-0, o que corrobora a tese de que ele não seria inventor em relação à patente MU 9102010-7. 3. De acordo com o artigo 5ª da Lei n. 9.279/96, os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis, de forma que o titular de uma marca pode ceder, de forma definitiva, tais direitos a terceiros, por meio de um instrumento de cessão. 4. Segundo consta nos autos os autores apelantes são titulares do pedido de patente PI 0803964-0, sendo que em 20/07/2011 foi firmado um contrato de licença para a exploração de uso e para fabricação do produto referente à PI 0803964-0 com o apelado, Márcio Roberto. Não há nenhuma cláusula contratual legitimando ou autorizando o apelado a proceder ao registro de pedido de patente. 5. O réu apelado não pode ser considerado como parte legítima a requerer o registro da patente do produto licenciado (PI 0803964-0), uma vez que ele não possui autorização para tal, em face do exposto no art. 6º, §1º da LPI. 6. Em se tratando de um contrato de licenciamento com fins comerciais não há que se falar em transferência de propriedade dos direitos da patente PI 0803964-0. 7. Impossibilidade de aplicação do disposto no §8º do art. 85 do CPC para reduzir o percentual dos honorários fixado na sentença a quo. 8. No julgamento do REsp 1.906.618 (Tema Repetitivo 1.076 do STJ) foram firmadas as seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 9. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

16/12/2022, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Sentença SENTENÇA AUTOR: GERSON GASPERETTI, FERNANDA VIRGINIA GOZZO Advogados do(a) AUTOR: JOSE ERNESTO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP272114, LARA MARIA SANCHEZ E SANCHES - SP226157 Advogados do(a) AUTOR: JOSE ERNESTO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP272114, LARA MARIA SANCHEZ E SANCHES - SP226157 REU: MARCIO ROBERTO MAZULIS ASSISTENTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL S E N T E N Ç A Sentença Tipo A PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 0000524-68.2016.4.03.6126 / 1ª Vara Federal de Santo André Vistos em sentença. GERSON GASPERETTI e FERNANDA VIRGINIA GOZZO, devidamente qualificados na inicial, propuseram a presente AÇÃO DE ANULAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DE PEDIDO DE PATENTE c/c INDENIZATÓRIA, de procedimento ordinário, com pedido de antecipação de tutela, em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de MARCIO ROBERTO MAZULIS, com o fito de adjudicar/anular o pedido de patente de modelo de utilidade BR 20 2012 0240799, por possuir matéria passível de proteção. Consta, da inicial, que os Autores são titulares do pedido de patente PI 0803964-0 de 29/09/2008. Em 20/07/2011 foi firmado CONTRATO DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE USO da PI 0803964-0, onde os Autores concederam ao Réu MÁRCIO e seus sócios à época, LICENÇA PARA FABRICAÇÃO DO PRODUTO CONTEMPLADO NA PI 0803964-0. Foi incluída cláusula contratual onde todo e qualquer melhoramento e aperfeiçoamento deveria ser introduzido no produto contemplado no pedido de patente. Entretanto, conhecendo novos aperfeiçoamentos realizados pelos Autores, o Réu antecipou-se e copiou os relatórios e laudos produzidos pelos Autores e efetuou o pedido de patente de modelo de utilidade MU 9102010-7. Posteriormente, o Réu requereu pedido de patente BR 20 2012 024079-9, como se fosse o autor da invenção. Com a inicial, vieram documentos. O pedido de tutela foi concedido, suspendendo os efeitos da patente BR 20 12 0240799 (ID 24457440, p. 67). Contestação do INPI (ID 24457440, p. 86 e ss), pleiteando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, pleiteou a improcedência da ação. Juntou documentos. Réplica ID 24457440, p. 334 e ss. Citado por hora certa (ID 24457440, p. 137), o Réu MARCIO ROBERTO MAZULIS não apresentou contestação (ID 24457440, p. 143). Nomeado um Defensor Público como curador do Réu MÁRCIO, por este Juízo (ID 24457440, p. 144), o qual apresentou contestação por negativa geral (ID 24457440, p. 146 e ss). Réplica ID 24457440 p. 155 e ss. Digitalizados os autos físicos, o presente processo passou a ter curso perante o PJE ( ID 24457440, p. 165). Decisão reconhecendo a ilegitimidade passiva do INPI e reconhecendo-o como interveniente necessário ID 32264680, oportunidade em que foi indeferida a prova testemunhal e determinada a produção de prova pericial. Laudo pericial ID 170383380, p. 25 e ss. Autores manifestaram-se acerca do laudo pericial ID 171239663 e o INPI no ID 171784488. Em 21 de fevereiro de 2022, vieram os autos conclusos para sentença. Brevemente relatados, decido. Nada a decidir quanto à ilegitimidade passiva do INPI, considerando a decisão ID 32264680. Passo ao exame do mérito. A questão central deste processo diz respeito à anulação/adjudicação do pedido de patente BR 20 2012 024079-9. Segundo os Autores, este pedido nada mais é do que um aperfeiçoamento de uma invenção anterior dos Autores, cujo pedido de patente lhes pertence e está registrado sob o número PI 0803964-0. De acordo com a perita, não foi possível comparar o produto “Nova Treliça” objeto da patente PI 0803964-0 com o objeto da patente UM 9102010-7, concluindo-se ou não ser este último um aperfeiçoamento daquele pois o PI 0803964-0 não foi juntado integralmente aos autos. Também não milita a favor dos Autores a afirmação de que o Réu Márcio copiou os relatórios e laudos produzidos pelos Autores e efetuou o pedido de patente de modelo de utilidade MU 9102010-7. É fato que o Réu Márcio é o titular da pedido do MU 9102010-7. Entretanto, ele consta como inventor do referido MU, juntamente com os Autores Fernanda e Gerson (ID 170383380, p. 35). Se é verdade que o pedido MU 9102010-7 é um aperfeiçoamento do PI 0803964-0, como alegam os Autores, tanto os Autores quanto o Réu Marcio participaram da invenção do referido aperfeiçoamento, o que os legitimam a ingressar com o pedido de patente. Aliás, o § 3º do art. 6º da Lei nº 9.279/96 assim prescreve: § 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. Não se vislumbra, aqui, apropriação indevida de propriedade intelectual ou técnica. Esclareceu ainda, a Sra. Perita, que o pedido PI 1104566-3 se assemelha, não de forma coincidente, aos pedidos de MU 9102010-7 e BR 20 2012 024079-9. O ponto de semelhança entre todos é a destinação. Todos esses produtos e processos são destinados à etapa execução de lajes, com a substituição de elementos pré-moldados. Ora, o fato de terem a mesma destinação, não significa dizer que tiveram origem em uma “cópia” inapropriada e indevida. Existem diferenças que os tornam únicos e portanto, passíveis de co-existência. Em que pese a Sra. Perita concluir sua análise com a afirmação de que não restam dúvidas que os produtos analisados tratam de uma sequência de melhorias e adequações do mesmo produto inicial, não se pode negar que o Réu Márcio é um dos inventores do MU 9102010-7, o que o legitima, legalmente, a entrar com o pedido de patente. Noutro giro, restou claro que o PI 1104566-3 diverge do pedido BR 20 2012 024079-9 O pedido PI 1104566-3 possui clipe um ponto de ancoragem no meio de acoplamento. O Pedido não possui os reforços longitudinais, laterais e perfurações presentes no MU 9102010-7 e BR 20 2012 024079-9. Além disso, o pedido PI 1104566-3 possui meio de acoplamento (ID 170383380, p. 42). Concluo, pois, que sendo invenções distintas, ainda que destinadas a um mesmo fim, não tem os Autores direito a ver anulada/adjudicada o pedido de patente de modelo de utilidade BR 20 2012 0240799. Isto posto e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, não tendo os Autores direito a ver anulada/adjudicada o pedido de patente de modelo de utilidade BR 20 2012 0240799. Revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida. Condeno os Autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor dado a causa, atualizado em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, os quais deverão ser divididos igualmente entre a Defensoria Pública da União e a Procuradoria Federal. Condeno a parte autora, ainda, ao reembolso dos honorários periciais em favor da Justiça Federal de São Paulo. Intime-se. Cumpra-se. SANTO ANDRé, 25 de fevereiro de 2022.

11/03/2022, 00:00

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