Procedimento Comum Cível 5000453-59.2017.4.03.6121 - TRF3

Procedimento Comum Cível 5000453-59.2017.4.03.6121 - TRF3 | JusConsulta

Movimentações

Baixa Definitiva

10/05/2024, 19:11

Trânsito em julgado

29/04/2024, 15:22

Publicação

27/02/2024, 07:00

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

26/02/2024, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Sentença SENTENÇA EXEQUENTE: FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIANA GUIMARAES CORRIERI - MG155424 EXECUTADO: RESOLUCAO INDUSTRIA GRAFICA LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogados do(a) EXECUTADO: RAFAEL GASPAR HOFFMANN - SP335171, RICARDO MRAD - SP208158 S E N T E N Ç A Em face da satisfação da obrigação fixada no título judicial, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos artigos 924, II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento destes autos com as cautelas de estilo. P. R. I. Taubaté, data da assinatura. MARISA VASCONCELOS Juíza Federal CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 5000453-59.2017.4.03.6121

26/02/2024, 00:00

Expedida/certificada

23/02/2024, 09:26

Extinção da execução ou do cumprimento da sentença

22/02/2024, 13:43

Conclusão (para julgamento)

16/02/2024, 10:51

Publicação

01/02/2024, 07:00

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

31/01/2024, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Ato ordinatório ATO ORDINATÓRIO EXEQUENTE: FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIANA GUIMARAES CORRIERI - MG155424 EXECUTADO: RESOLUCAO INDUSTRIA GRAFICA LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogados do(a) EXECUTADO: RAFAEL GASPAR HOFFMANN - SP335171, RICARDO MRAD - SP208158 ATO ORDINATÓRIO Com arrimo na Portaria n.º 04/2009 deste Juízo e o disposto no § 4º do artigo 203 do Código de Processo Civil/2015 e o art. 93, inciso XIV, da Constituição Federal, ciência às partes acerca dos comprovantes de pagamento id 313005022. Na oportunidade, manifestem-se se há alguma objeção à extinção da execução. Taubaté, data da assinatura. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 5000453-59.2017.4.03.6121

31/01/2024, 00:00

Expedida/certificada

30/01/2024, 09:48

Mero expediente

19/01/2024, 18:23

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

30/11/2023, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO EXEQUENTE: FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIANA GUIMARAES CORRIERI - MG155424 EXECUTADO: RESOLUCAO INDUSTRIA GRAFICA LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogados do(a) EXECUTADO: RAFAEL GASPAR HOFFMANN - SP335171, RICARDO MRAD - SP208158 D E S P A C H O No caso vertente, a penhora dos ativos finaciros alcançou o valor de R$ 2.310,17 (id 304614614), a ser rateado entre os exequentes. Bem assim, nos termos do artigo 906, parágrafo único, do CPC, a expedição de alvará de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo beneficiário. O artigo 262 do Provimento n.º 01/2020 da Corregedoria da Regional da Justiça Federal da Terceira Região, dispõe que a parte interessada (RESOLUCAO INDUSTRIA GRAFICA LTDA) que optar por receber seus créditos por meio de transferência eletrônica deverá indicar uma conta bancária de sua titularidade, apresentando um documento bancário que comprove tal informação. Com as informações, expeçam-se os ofícios de transferência eletrônica, atentando-se ao procedimento requerido pela AGU (id 302269367). Int. Taubaté, data da assinatura. MARISA VASCONCELOS JUÍZA FEDERAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 5000453-59.2017.4.03.6121

30/11/2023, 00:00

Documentos

Sentença

•26/02/2024, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Sentença SENTENÇA AUTOR: FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA Advogado do(a) AUTOR: THIAGO ANTUNES LOBATO - MG106901 REU: RESOLUCAO INDUSTRIA GRAFICA LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogados do(a) REU: RICARDO MRAD - SP208158, RAFAEL GASPAR HOFFMANN - SP335171 S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5000453-59.2017.4.03.6121 / 1ª Vara Federal de Taubaté Trata-se de Ação de Procedimento Ordinário, proposta por FUTURA EXPRESS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 04.125.446/0001-01 em face de RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - CNPJ: 07.021.346/0001-15 e de INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CNPJ: 42.521.088/0001-37, com pedido de tutela antecipada, objetivando seja decretada a nulidade do registro da marca processo 821513672, com a concessão do registro da marca FUTURA, processo nº 827728573. Aduz que a parte autora que atua no segmento de gráfico desde 25/10/2000, utilizando a marca FUTURA desde a referida data. Sustenta que na data de 04/07/2005 realizou depósito do seu pedido de registro da marca FUTURA, processo nº 827728573, perante o INPI, tendo seu pedido sido sobrestado em razão da existência dos processos 821513672 e 82593196. Afirma que a empresa IMPRINTA TAUBATÉ GRÁFICA E EDITORA LTDA. depositou o pedido de registro 821513672 referente à marca FUTURA na data de 14/09/1999. Com alterações no seu contrato social, a empresa IMPRINTA passou a se denominar FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA.. Alega a autora que o direito de uso da marca registrada FUTURA teria sido outorgada pelo INPI à empresa FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA. após a sua dissolução e que esta, mesmo dissolvida, teria transferido em 23/11/2009 os direitos de uso da marca FUTURA para a ré RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA., o que foi deferido pelo INPI em 26/03/2013, época em que a empresa FUTURA já estaria extinta. Afirma que tem direito de prioridade no registro da marca FUTURA, pois a empresa FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA., que realizou o pedido de registro da marca em 14/09/1999 (processo 821513672), foi extinta, não sendo possível o pedido de transferência de MARCA para a sua sucessora, a empresa RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - CNPJ: 07.021.346/0001-15, que foi constituída posteriormente ao pedido de registro formulado pela autora. Sustenta a autora que a empresa FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA. homologou sua dissolução perante a JUCESP em 08/06/2006, sem antes promover a transferência do então pedido de registro de marca nº 821513672 – FUTURA para a ré RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. Requer a autora, com fundamento no artigo 128 da Lei 9.279/96, a declaração de nulidade do registro do processo 821513672 concedido a ré RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA., bem como lhe seja concedido o registro da MARCA “FUTURA”, com aprovação do seu processo nº 827728573. O presente feito foi originariamente distribuído na Justiça Federal de Belo Horizonte, onde se encontra a sede da empresa autora. O pedido de tutela antecipada postergado para após a vinda das contestações. O réu INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI apresentou contestação alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, requerendo a sua participação no processo como assistente litisconsorcial. No mérito, requereu a improcedência da ação. A ré RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. apresentou contestação, alegando preliminarmente falta de interesse processual e incompetência relativa do Juízo. No mérito, alega o direito de prioridade do registro da marca FUTURA, visto que depositou o pedido de registro muito antes da empresa autora, em data que esta sequer existia. Outrossim, afirma que na data em que foi realizada a cessão e transferência dos direitos sobre a marca FUTURA da empresa FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA. para a RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, em 25/01/2006, aquela não havia sido dissolvida ainda, o que veio a ocorrer somente na data de 30/04/2006. Afirma que na ocasião, foram transferidos os direitos sobre o pedido de registro 821513672, havendo sucessão processual entre as empresas. Por fim, sustenta que não houve tempestiva oposição da parte autora no processo administrativo, o que importa falta de interesse processual e preclusão temporal para o exercício da pretensão de requerer a nulidade do registro. O Juízo da 13ª Vara Federal de Belo Horizonte reconheceu sua incompetência territorial para julgar o presente feito e declinou sua apreciação para este Juízo Federal. Houve réplica. O feito foi redistribuído a esta 1ª Vara Federal que, ratificou os atos praticados pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Belo Horizonte. As partes foram intimadas para a produção de provas. O INPI informou que não tinha interesse em produzir outras provas. A parte autora requereu que as publicações fossem realizadas em nome da advogada LÍLIAN DANIELE REZENDE, inscrita na OAB/MG no. 153.167. A ré RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. informou que não tinha interesse em produzir outras provas. A parte autora não indicou outras provas. O INPI juntou ofício, apresentando esclarecimentos solicitados pelo Juízo. Foi dada ciência às partes. Houve manifestação do INPI, informando novamente sobre o desinteresse na produção de outras provas. A parte autora reiterou a réplica, bem como que as publicações fossem realizadas em nome da advogada LÍLIAN DANIELE REZENDE, inscrita na OAB/MG no. 153.167. É o relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO Presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Não havendo necessidade de produção de outras provas, é o caso de julgamento do processo no estado em que se encontra. Passo à análise das questões preliminares. Quanto à alegação de ilegitimidade do INPI, entendo que esta deva figurar no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário e não assistente, haja vista tratar-se de Autarquia Federal, ente responsável pela efetivação do registro de marcas e patentes, nos termos da legislação vigente à época dos fatos. O disposto no artigo 175 da Lei n. 9.279/96, de que a Autarquia intervirá no feito, não permite concluir que deva ela figurar na condição de assistente (TRF da 3ª Região, ApelReex n. 2001.03.99.029851-8, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 19.03.13; REO n. 2002.03.99.022123-0, Rel. Des. Fed. Cecília Mello, j. 23.11.10). Nesse sentido: CÍVEL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. HIPÓTESE DO ART. 124, V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, IV, CF). LEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DO INPI, NA QUALIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. APELAÇÕES (PRINCIPAL E ADESIVA) IMPROVIDAS. 1. O INPI deve figurar no pólo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, haja vista que é o órgão responsável pela efetivação do registro, nos termos da legislação vigente à época dos fatos. Precedentes deste Tribunal. 2. A preliminar de ilegitimidade ad causam ativa das pessoas jurídicas autoras BRASAL HOTÉIS E TURISMO LTDA e LOCADORA BRASAL LTDA deve ser, de plano, afastada. A uma, porque a presente alegação não fora formulada no momento da contestação da petição inicial, tampouco no decorrer da instrução, sendo suscitada somente agora - após a discussão e fundamentação da decisão a julgar a lide no primeiro grau de jurisdição - no recurso de apelação, consistindo, portanto, em inovação recursal. A duas, porque, conforme aduzido em sede de contrarrazões pelas ora apeladas, todas as autoras formam o mesmo grupo econômico, de modo que todas têm interesse jurídico-processual na presente contenda, não havendo que se falar, portanto, in casu, em ilegitimidade de qualquer das pessoas jurídicas autoras. 3. Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio vigente adota o sistema atributivo, segundo o qual a propriedade da marca adquire-se pelo registro válido expedido, assegurando-se ao seu titular uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do artigo 129, caput, da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial). No entanto, a despeito disso, do compulsar dos autos, verifica-se, como bem lembrou o MM. Juízo de primeiro grau, se tratar de hipótese impeditiva, nos termos do artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial. 4. Assim sendo, embora as autoras não sejam detentoras da marca "Brasal", tal signo é elemento característico e diferenciador do nome empresarial destas há muito mais tempo, de modo que não pode, com efeito, ser adotado pela ré como marca, sob pena de haver confusão ou associação indevida com tal sinal distintivo. Princípio da livre concorrência. Exegese do art. 170, IV, da Constituição da República. 5. Apelações (principal e adesiva) improvidas. Sentença de primeiro grau mantida, in totum. APELAÇÃO CÍVEL – 1656677. TRF3. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES. Data da publicação: 2511/2016. Grifei. PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE. INPI. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. (...) 2. O INPI, nas ações destinadas a anular registro de marca patentes, é parte autônoma e não mero assistente. 3. A legitimidade da apelante CINEX decorre do fato de que "a decisão, nesta demanda, influenciará a esfera jurídica de ambas as empresas. A anulação da patente retirará os privilégios da ré Cinex e, via de consequência, esvaziará o objeto da cessão, atingindo a ré Firnold", consoante destacado pelo MM. Juízo a quo. (...). (TRF4, AC 5000820-29.2013.404.7113, TERCEIRA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 06/02/2014) grifei Desse modo, rejeito, a preliminar aventada pelo INPI, mantendo-o no polo passivo da demanda tal qual formado. Outrossim, não procede a preliminar de falta de interesse processual alegada pela ré RESOLUÇÃO. O esgotamento da via administrativa, afora hipóteses excepcionais não é requisito indispensável para que o demandante possa invocar a prestação jurisdicional. Hipótese que a não apresentação de oposição ao pedido de registro de marca não configura falta de interesse processual.[1] Passo ao mérito. Quanto à matéria debatida nos autos, o ofício apresentado pelo INPI às fls. 47, ID 30958631 prestou os seguintes esclarecimentos: “A autora, FUTURA EXPRESS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA., efetuou depósito do pedido de registro, sob o nº 827728573, em 04/07/2005, sob a forma mista, para sinal “FUTURA EXPRESS”, na Classe de Serviços nº 40 (8ª edição da Classificação Internacional de Nice) visando assinalar os seguintes serviços: “Serviços de computação gráfica, encadernação, xérox, cópias heliográficas e impressão de fotos digitais”. Em prosseguimento regular do trâmite administrativo, e atendimento à legislação em vigor, o pedido foi publicado na Revista de Propriedade Industrial nº 1813, em 04/10/2005. Ressaltamos que, ao final do prazo legal estabelecido pela Lei de Propriedade Industrial em seu Artigo 158, o pedido não sofreu oposição por parte de qualquer terceiro interessado. Tendo em vista que a Autora indicou serviços de classes distintas em sua especificação, foi formulada uma exigência de mérito para que reapresentasse especificação indicando serviços de uma única classe, conforme despacho publicado na RPI nº 1917 de 02/20/2007. A exigência foi cumprida, tendo sido alterada a especificação para assinalar “SERVIÇOS DE IMPRESSÃO”. Durante o exame de mérito do referido pedido foi verificada a existência de pedidos de registros anteriores, colidentes, de titularidade de terceiros e, portanto, foi sobrestado o exame de mérito do pedido de registro da autora, conforme despacho publicado na RPI nº 1947 de 20/04/2008. Foram apontados como possíveis anterioridades impeditivas os então pedidos de registros nº 821513672 (FUTURA), depositado em 23/07/1999, e nº 825493196 (FUTURA GRAFICA EDITORA), depositado em 26/03/2003. O pedido de registro nº 821513672, atualmente de titularidade da Ré, foi deferido e consequentemente concedido, passando à condição de Registro em vigor. Já o pedido nº 825493196 (FUTURA GRAFICA EDITORA) foi, por sua vez, indeferido por reproduzir marca anterior, objeto do Registro nº 821513672, registrada por terceiro. Diante das decisões finais dos referidos pedidos que ensejaram o sobrestamento do pedido de registro da Autora, foi retomado o seu exame de mérito. Entretanto, quando do exame, foi verificado nos autos do processo administrativo referente ao Registro nº 821513672 a pendência de decisão em ação judicial em que se discutia a nulidade do referido registro. Diante disso, o exame de mérito do pedido da Autora foi novamente sobrestado, conforme despacho publicado na RPI nº 2304 de 03/03/2015, até que se tenha uma decisão final na ação de nulidade. É importante ressaltar que, conforme relatado, o processo administrativo referente ao pedido de registro da Autora tramita regularmente, em absoluta conformidade com os procedimentos de exame do INPI. Pois bem. O caso controvertido nos autos é alegação de que a empresa FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA. homologou sua dissolução perante a JUCESP em 08/06/2006, sem antes promover a transferência do então pedido de registro de marca nº 821513672 – FUTURA para a ré RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.. A controvérsia também cinge-se no fato de que na época em que foi terminado o processo nº 821513672 e concedido o registro da marca FUTURA pelo INPI, a empresa FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA. já se encontrava extinta. Assim, requer, com fundamento no artigo 128 da Lei 9.279/96, a declaração de nulidade do registro do processo 821513672 concedido a ré RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA., bem como lhe seja concedido o registro da MARCA “FUTURA”, com a aprovação do pedido nº 827728573. Pois bem. O artigo 122 da Lei nº 9.279/96, prevê que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. O art. 123 da Lei de Propriedade Industrial prevê o que pode ser considerada marca nos seguintes termos: Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Com efeito a marca é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciar a empresa dos demais. O artigo 124 da referida Lei prevê os casos de vedação de registro de marcas, dentre elas o registro de marca anteriormente registrada, referente ao mesmo ramo empresarial, in verbis: Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; Desse modo, para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade. Outrossim, ao tratar dos Direitos sobre a Marca, o artigo 129 da Lei nº 9.279/96 que regula direitos e obrigações referentes à propriedade industrial estabelece o seguinte: Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. De outra parte, importante ressaltar que de acordo com o artigo 5ª da Lei de Propriedade Industrial, os direitos de propriedade industrial são bens móveis, o que significa que o titular de uma marca pode ceder, de forma definitiva, tais direitos a terceiros, por meio de um instrumento de cessão. Os artigos 134 e 135 da lei de Propriedade Industrial, por sua vez, regulamentam o procedimento de cessão do pedido de registro e do registro nos seguintes termos: Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos. De acordo com o INPI, o requisito legal estabelecido pelo artigo 134 é a legitimidade, ou seja, as partes envolvidas na transferência devem possuir atividade compatível com o produto ou serviço especificado pela marca, sob pena de ter o pedido de anotação de transferência indeferido. O INPI também é o responsável pela publicação da cessão de marca, o que oficializa o novo detentor da mesma, fazendo constar a qualificação completa do cessionário, conforme previsto no artigo 136 da Lei de Propriedade Industrial. Ainda, importante ressaltar que quando uma sociedade empresarial chega ao fim, todos os seus ativos são apurados, valorados e divididos de acordo com as quotas que cada sócio possui – essas estabelecidas do contrato social. As patentes, assim como os demais ativos intelectuais (marcas, desenhos industriais etc.), são parte integrante desses ativos. Assim, se os sócios resolverem encerrar a sociedade por mera liberalidade, seguindo é claro as regras do Código Civil e aquelas que estiverem no contrato social, a marca deverá ser avaliada e poderá ser vendida ou cedida para outras empresas, interessados ou até mesmo um dos sócios, sendo que o valor será considerado na divisão do patrimônio da empresa e cada um receberá o montante vinculado a sua quota parte que na sociedade. Em caso de aquisição da empresa, normalmente todos os ativos são transferidos para a empresa ou grupo adquirente, portanto as marcas e patentes (e todo ativo intelectual), é cedido para o adquirente, sendo realizado o respectivo contrato que será averbado junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. DO CASO DOS AUTOS No presente caso, conforme documentos juntados aos autos, a empresa IMPRINTA TAUBATÉ GRÁFICA E EDITORA LTDA. depositou junto ao INPI seu pedido de registro de marca nº 821513672 na data de 23/07/1999 (fls. 11, ID 1184982), que teve seu deferimento publicado em 05/11/2003 (fls. 11, ID 1184982). A empresa IMPRINTA TAUBATÉ GRÁFICA E EDITORA LTDA. alterou sua razão social para FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA., mudando também seu endereço para Rua René Rachou, 89, Centro, Taubaté – SP. A empresa informou ao perante o INPI sobre a alteração na data de 12/01/2004 (fls. 11, ID 1184982). De acordo com o documento de fls. 12, ID 1185031, a empresa FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA. teve a aprovação da sua marca perante o INPI na data de 05/10/2004. De acordo com o documento RECIBO DE CESSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MARCA juntado às fls. 13, ID 1185031, na data de 25/01/2006, a empresa FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA. realizou transferência, por meio de cessão, a título gratuito e extensivo a todo território nacional e internacional, nos termos dos artigos 134 e 135 da Lei 9.279/96, dos direitos sobre o Processo Marcário nº 821513972 (marca FUTURA – com depósito em 23/07/1999) à empresa RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. De acordo com a alteração contratual nº 3, juntada às fls. 13, ID 1185031, a empresa RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. iniciou-se em 02/08/2004. Como se pode vislumbrar, houve cessão dos direitos referente ao pedido de registro da marca FUTURA – processo nº 821513972, e não cessão sobre o direito de uso da marca. O ato de cessão de pedido de Registro Marcário tem fundamento legal, está disciplinado nos artigos 134 e 135 da Lei da Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/96, conforme já mencionado. A empresa FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA. foi dissolvida em 30/04/2006, de acordo com Certidão Simplificada da JUCESP às fls. 04, ID 1184626. Por sua vez, o INPI concedeu à RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. o direito de registro da marca, o que demostra que a empresa se amoldou ao previsto no artigo 134 da Lei nº 9.279/96, atendendo os requisitos legais previstos em lei. No caso, como se pode observar, dissolução da sociedade empresária FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA. ocorreu após a cessão dos direitos sobre o pedido de registro nº 821513972. Na data da cessão dos direitos, a empresa cedente ainda estava ativa. O artigo 128 do LPI estabelece que pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado podem requerer o registro de marca. As pessoas jurídicas de direito privado, no entanto, só podem requerer o registro de marca relativo à atividade que exerçam lícita e efetivamente, independente se for por modo direto ou através de empresas que controlem direita ou indiretamente, devendo declarar no próprio requerimento tal condição, tal qual previsto no parágrafo 1º do artigo 128 da mencionada Lei. Na data em que requereu o registro de marca nº 821513672, em 23/07/1999, a empresa FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA. (antiga IMPRINTA TAUBATÉ GRÁFICA E EDITORA LTDA.), estava regularmente ativa e exercendo de forma efetiva, atividade lícita. Portanto, no presente caso, não se vislumbra qualquer ofensa ao artigo 128 da Lei nº 9.279/96. Na data de 13/10/2010 foi aprovado perante o INPI a alteração do nome e sede da empresa FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA. (fls. 14, ID 1185147). Em 23/11/2009 foi protocolado um pedido de cessão de registro de marca pela ré RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. (fls. 13, ID 1185032) com relação ao pedido nº 821513672. O fato de a empresa RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. ter protocolado no INPI o pedido de cessão de registro de marca na data de 23/11/2009, após a dissolução da empresa FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA., não impede que haja transferência do pedido de registros com todos os seus direitos (artigo 134 da Lei nº 9.279/96), tendo em vista que a manifestação de vontade desta última empresa ocorreu antes de sua extinção, quando ainda se encontrava ativa. Em 29/05/2013 houve anotação de alteração de nome, sede e endereço junto ao INPI para a empresa RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. referente ao processo nº 821513672 (fls. 14, ID 1185147). Na ocasião em que foi concedida o registro da marca FUTURA, com a conclusão do processo nº 821513672 à empresa RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA., esta já havia sucedido a empresa FUTURA DIGITAL GRÁFICA LTDA. (ambas atuam no mesmo ramo comercial, inclusive, tem em comum uma das sócias, a saber, Lúcia Fogaça do Nascimento). Assim, não há que se falar que o registro da marca FUTURA foi concedido à empresa já extinta. Outrossim, a empresa autora, FUTURA EXPRESS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. realizou depósito do registro da marca FUTURA perante o INPI (nº 827728573), na data de 04/07/2005, data bem posterior ao pedido de registro nº 821513972, depositado em 23/07/1999. Como se observa nos autos, a empresa autora FUTURA EXPRESS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. e a empresa ré RESOLUÇÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. atuam no mesmo ramo comercial de impressão gráfica, edição quanto reprodução, além de comércio de artigos e suprimentos para informática e livros (fls. 04, ID 1184626). Portanto, evidente que a marca cujo registro é pretendido pela autora é similar a outra anteriormente registrada, referente ao mesmo ramo empresarial, o que, de acordo com o artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96, constitui impedimento ao registro de marca. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS MARCAS. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RAZOABILIDADE DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A competência absoluta, dentre as quais se inclui aquela ratione personae, é inderrogável, ou seja, a ação deverá tramitar perante a Justiça Federal, desde que a pretensão envolva interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Apenas na ausência desses entes a ação deve tramitar perante o Juízo Estadual, por não preencher os requisitos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 2. Tratando-se a ação originária de anulatória de ato administrativo praticado por autarquia federal, a presença desta na lide fez-se obrigatória, atraindo a competência para julgamento para a Justiça Federal. Desse modo, a decisão proferida pela Justiça Estadual, ainda que transitada em julgado, não produz efeitos, porquanto proferida por juízo absolutamente incompetente para a causa. 3. O deferimento da tutela provisória de urgência tem como requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de um lado, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de outro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da não concessão da medida. Ademais, o deferimento da tutela de urgência não pode implicar a irreversibilidade do provimento antecipado, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo. 4. Esses requisitos, assim postos, implicam a existência de prova pré-constituída da veracidade do quanto arguido pela parte requerente, na medida em que a antecipação do provimento postulado, nas tutelas de urgência, provoca a postergação do contraditório. 5. No caso dos autos, há fumus boni iuris que ampare a pretensão do autor. Com efeito, o inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. 6. No caso dos autos, a possibilidade de confusão entre as marcas é evidente, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao mesmo segmento mercadológico. Desse modo, a coexistência de ambas é inadmissível, sendo legítima a invocação do direito de precedência (artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/1997) no âmbito de ação judicial de nulidade de registro de marca ajuizada oportunamente. Precedentes. 7. Os documentos anexados aos autos originários são suficientes para demonstrar o uso de boa-fé da marca Ecco Teto pelo autor anteriormente ao depósito do pedido de registro da marca Eco Teto pelo agravante. 8. Não é plausível que os responsáveis pela empresa agravante desconhecessem a atuação da concorrente na mesma cidade, considerando-se a especificidade inerente à fabricação de perfis metálicos para telhados. 9. O prazo outorgado pelo MM. Juízo a quo é demasiadamente exíguo para a realização de todas as adequações necessárias para que o agravante dê cumprimento à decisão. Todavia, o prazo requerido pelo agravante é excessivo. Desse modo, o prazo de trinta dias mostra-se razoável, devendo ser acolhido em parte o pedido. 10. Preliminar afastada. Agravo de instrumento parcialmente provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO 50286825420204030000. TRF3. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA. Data da publicação: 06/05/2021. grifei "DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. EXISTÊNCIA DE MARCA ANTERIOR QUE DISTINGUE PRODUTO IDÊNTICO. VEDAÇÃO AO REGISTRO DA MARCA POSTERIOR. ART. 124, XIX DA LEI Nº 9.279/96. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Pretende a parte autora a anulação de ato administrativo que importou na anulação de registro de marca de sua titularidade. 2. Embora seja, sim, possível a utilização do termo "DRINK" para marcas que identificam produtos que não sejam bebidas, vê-se que, no caso concreto, há evidente colidência parcial entre a marca de titularidade da autora ("SALDRINK") e outra anteriormente registrada ("DRINK"), sendo certo que ambas denominam produtos idênticos (massa alimentícia), o que encontra vedação expressa no artigo 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96. 3. Havendo marca anteriormente registrada ("DRINK") para identificar uma determinada massa alimentícia, correto o ato administrativo que importou na anulação do registro de marca de titularidade da autora ("SALDRINK"), por se tratar de reprodução, com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto idêntico, suscetível de causar confusão ou associação entre as marcas pelo público consumidor, incorrendo na vedação prevista no artigo 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96, razões pelas quais mantenho a sentença de improcedência do pedido. 4. Apelação não provida. (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0010492-11.2013.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 13/07/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 16/07/2020)" "EMPRESARIAL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA SIMILAR NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 124, INCISO XIX DA LEI 9.279/96. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. 2. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade. 3. Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada (REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor. 4. No caso concreto, a recorrente solicitou, em 05/03/2012, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, o registro da marca 'ALLIED ADVANCED TECHNOLOGIES S.A.' O pedido foi indeferido sob o argumento de que a marca reproduz ou imita registro de terceiro - ALLIED TELESIS. 5. Não prospera a alegação de que houve deferimento de registro de diversas outras marcas contendo o termo 'ALLIED', pois a verificação de anterioridade de registro de marca deve ocorrer dentro de cada ramo de atividade, considerando tão somente as precedências relativas a produtos e serviços que guardem similitude entre si. O fato de terem sido concedidos registros com a palavra 'ALLIED' para outras espécies de produtos/serviços não tem o condão de demonstrar tratamento discriminatório injustificado por parte do INPI. 6. Pesquisa ao site do INPI permite constatar que a empresa ALLIED TELESIS HOLDINS K.K. atua no mesmo ramo de atividade da ora recorrente, a saber, computadores, periféricos e demais equipamentos para computadores; o pedido de registro da marca foi depositado em 2001; a concessão deu-se em 2011, antes, portanto, do pedido realizado pela apelante, motivo pelo qual o direito de precedência pertence à ALLIED TELESIS e a negativa do pedido de registro feito pela recorrente é plenamente justificado. 7. Evidente que a marca cujo registro é pretendido pela apelante é similar a outra anteriormente registrada, referente ao mesmo ramo empresarial (computadores e equipamentos em geral para computadores) o que, de acordo com o artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96, constitui impedimento ao registro de marca. 8. Apelação não provida. Honorários recursais arbitrados com espeque no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016330-68.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 11/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/03/2020. No presente caso, a possibilidade de confusão entre as marcas é evidente, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao mesmo segmento mercadológico. Portanto, a coexistência de ambas é inadmissível, sendo legítima a invocação do direito de precedência (artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/1997), devendo assim, ser julgado improcedente o pedido da parte autora. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo, com apreciação do mérito, com fulcro no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora a pagar honorários advocatícios a favor da parte ré, que fixo em dez por cento do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 4.º, III, do CPC, devidamente corrigido segundo os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal do Conselho da Justiça Federal, adotado nesta 3.ª Região no momento da liquidação da sentença. Custas na forma da lei. Interposto(s) o(s) recurso(s), caberá à Secretaria, mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para contrarrazões, e, na sequência, remeter os autos ao Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do §3º do artigo 1.010 do CPC. Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Providencie a Secretaria a anotação do nome da advogada LÍLIAN DANIELE REZENDE, inscrita na OAB/MG no. 153.167, como patrona da parte autora. P. R. I. Taubaté, data da assinatura. MARISA VASCONCELOS Juíza Federal [1] Apelação Cível nº 5010936-56.2015.4.04.7200. TRF4. Data de publicação: 22/10/2019.

28/01/2022, 00:00

06/12/2021, 00:00

23/09/2021, 00:00

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Baixa Definitiva

Trânsito em julgado

Publicação

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

Expedida/certificada

Extinção da execução ou do cumprimento da sentença

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Expedida/certificada

Mero expediente

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