Publicacao/Comunicacao
Intimação - sentença
SENTENÇA
APELANTE: PILKINGTON BRASIL LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogados do(a)
APELANTE: FERNANDA FUJITA DE CASTRO MELLO - SP234373-A, LUIZ ANTONIO RICCO NUNES - SP21566-A, RICARDO PERVELLI DELLA ROSA - SP316295-A
APELADO: BOX FLEX EIRELI Advogado do(a)
APELADO: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236-A OUTROS PARTICIPANTES: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5018786-83.2021.4.03.6100 RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
APELANTE: PILKINGTON BRASIL LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogados do(a)
APELANTE: FERNANDA FUJITA DE CASTRO MELLO - SP234373-A, LUIZ ANTONIO RICCO NUNES - SP21566-A, RICARDO PERVELLI DELLA ROSA - SP316295-A
APELADO: BOX FLEX EIRELI Advogado do(a)
APELADO: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236-A OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O
APELANTE: PILKINGTON BRASIL LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogados do(a)
APELANTE: FERNANDA FUJITA DE CASTRO MELLO - SP234373-A, LUIZ ANTONIO RICCO NUNES - SP21566-A, RICARDO PERVELLI DELLA ROSA - SP316295-A
APELADO: BOX FLEX EIRELI Advogado do(a)
APELADO: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236-A OUTROS PARTICIPANTES: V O T O O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Verifica-se dos autos que a parte autora é empresa atuante no ramo de comércio varejista de espelho, box e vidros, além de fabricação de artigos de metal, desde 15.09.2011, comercializando seus produtos com a expressão “Box Flex”. Segundo a inicial, a ré Pilkington Brasil Ltda depositou dois pedidos de registro de marca junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com o nome “Blindex Box Flex”, reproduzindo injustificadamente a expressão que a autora já utilizava há anos para distinguir seus produtos, o que entende contrariar os preceitos da Lei nº 9.279/1996 e configurar concorrência desleal. Ocorre que o mero registro de uma empresa na Junta Comercial de qualquer unidade da federação, isoladamente, não tem o condão de conferir ao seu titular direito de usar com exclusividade as expressões constantes em sua denominação comercial em todo o território nacional, nos termos dos artigos 1.166, caput e parágrafo único do Código Civil e 61, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 1.800/96. Além disso, conforme informação do próprio INPI, a autora nunca buscou proteção para o termo “BOX FLEX” ou para qualquer sinal distintivo de seu interesse. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; no entanto, eventual colisão entre nome empresarial e marca não se resolve tão somente a partir do exame da precedência do registro de cada um, pois, embora a anterioridade tenha relevância, no geral, é necessária a consideração de outros critérios, como a territorialidade e a especificidade. Com efeito, a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais, o que não se verifica na hipótese dos autos. O critério da especificidade, por sua vez, tem o objetivo de impedir a confusão entre os consumidores acerca dos produtos ou serviços disponíveis no mercado. Assim, as expressões “Box Flex” e “Blindex Box Flex” não causam confusão; a segunda, como se vê, está precedida da marca “Blindex”, de alto renome, bem como apresenta outra configuração da letra, desenhos, cores, sublinhados, contornos e outros sinais distintivos. De fato, é possível a coexistência do nome empresarial da autora, cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em São Paulo/SP, com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, sem implicar prejuízo aos agentes integrantes do mercado de consumo. Há que se destacar, também, que o termo “Box Flex” não é registrável, por se tratar de um termo genérico. Caracteriza, na verdade, uma marca evocativa, sinal distintivo que mantém relação mediata ou indireta com o produto comercializado, razão pela qual detém limitado campo de proteção. O INPI, responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria, afirmou que, “embora atendidos alguns critérios de análise, quanto à anterioridade do nome empresarial em relação ao depósito do registro de marca sub judice, e quanto à similaridade ou afinidade mercadológica; vemos que os demais critérios não são atendidos no caso concreto. A expressão ‘BOX FLEX’, por si, é constituída de um elemento considerado necessário para descrever o produto contido na especificação. Em outros termos, ‘BOX’ é o nome dado ao ‘BOX de banheiro’. Além disto, o termo ‘FLEX’, por si, indica uma característica do produto designado, de ‘Flexível’, ou seja, como afirmam autora e ré, se trata de um produto do tipo ‘box de banheiro’ com adição de dobradiças que torna o mesmo ‘flexível’ para melhor instalação em pequenos espaços. Deste modo, consideramos que o termo em si, mesmo que considerado no conjunto ‘BOX FLEX’ não possui distintividade suficiente para gerar risco de confusão ou associação indevida, quando presente no registro de marca ‘BLINDEX Box Flex’” (ID 272133597 - Pág. 8-9). Dessa maneira, a expressão “BOX FLEX”, que a autora insiste em alegar que é titular, não é apropriável a título exclusivo, porquanto é expressão necessária para identificar determinado tipo de produto, qual seja, o boxe flexível para banheiros, sendo que todos os concorrentes que atuam na comercialização de boxes para banheiros, com hastes e dobradiças flexíveis, podem usar a expressão “BOX FLEX”, no exercício da livre concorrência. Cumpre asseverar, ademais, que a empresa ré não é apenas titular da marca formada pelo termo “BLINDEX”, isoladamente, mas é também titular de diversas variações desta marca, formadas pela marca distintiva “BLINDEX” acrescida de outros termos ou expressões, para identificar diversas linhas de seus produtos e serviços relacionados ao mercado de vidros e cristais. Logo, não tendo sido indicados fatos concretos que indiquem atuação parasitária ou concorrência desleal ou, ainda, imitação de signos que possam confundir o consumidor, é de se admitir a convivência entre nome comercial e marca. A respeito da questão, colhem-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO PELA SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCA ULTRAMEDICAL DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA SERVIÇOS MÉDICOS. UTILIZAÇÃO DA MESMA MARCA PARA SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO. DUPLA IDENTIDADE. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUCEMS ANTERIORMENTE AO REGISTRO DA MARCA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA. 1. Ação proposta com o objetivo de impedir as demandadas de utilizarem a expressão ULTRAMEDICAL para serviços médicos, bem como condená-las a repararem os danos patrimoniais decorrentes da sua utilização indevida. 2. Violação dos arts. 489, § 1º, II e V, e 1.022, III, do CPC, não configurada, por ter o Tribunal de origem se manifestado de forma clara e suficiente acerca de todas as alegações relevantes à solução da lide. 3. Caso concreto em que, estando vigente o registro da marca ULTRAMEDICAL para serviços médicos, mais especificamente serviços de exames de ultrassonografia com doppler, fluxometria, consultas de ginecologia e obstetrícia, a utilização não autorizada pelas rés de idêntica marca para designar serviços médicos de diagnóstico configura evidente violação do art. 129 da LPI, que confere ao titular de marca registrada o direito de uso exclusivo em todo o território nacional. 4. Verificada a dupla identidade, pela utilização da mesma marca para designar os mesmos serviços, mostra-se evidente a possibilidade de confusão ou de associação, sendo desnecessária sua aferição no caso concreto. 5. Direito oriundo do registro de marcas que, por configurar direito de propriedade industrial autônomo, independe da ocorrência de atos de concorrência desleal, de aproveitamento parasitário e sequer de má-fé por parte do terceiro que utiliza, sem autorização, a marca registrada. 6. A preexistência de nomes empresariais contendo a expressão ULTRAMEDICAL, registrados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul antes do registro da marca, impõe a convivência desses direitos, devendo, no entanto, o nome empresarial ser utilizado exclusivamente para a finalidade à qual ele se destina, e não com a função de marca. Precedentes desta Corte. 7. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO” (REsp n. 1.847.987/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 9/12/2021) (grifei) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOME EMPRESARIAL. MARCA. INSTITUTOS DIVERSOS DE CONVIVÊNCIA POSSÍVEL. 1. As formas de proteção do nome empresarial e da marca não se confundem, a tutela de cada qual tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela, bem como proteger o consumidor. Precedentes. 2. Em regra, nome empresarial e marca semelhantes mas de titularidades diferentes podem conviver, cabendo ressaltar que a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, enquanto o registro da marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 972.790/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.) (grifei) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA. (...) 2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129. 3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor (REsp 1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016). 4. A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor. 5. Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se confundem. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil). 6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96). 7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. 8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do Código Civil), além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor). 9. No presente caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as partes atuam no mesmo segmento de mercado - prestação de serviços de construção e engenharia -, malgrado tenham sede em regiões diferentes do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo - SP); (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.) tenha se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994; (c) somente nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação. 10. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em Brasília - DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida. 11. Recurso especial não provido”. (REsp n. 1.494.306/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/12/2019) (grifei) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO "FORNERIA". VOCÁBULO GENÉRICO. CARÁTER NÃO REGISTRÁVEL. ART. 124, VI, DA LPI. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1.338.834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 23/02/2017). 2. O termo "FORNERIA", corriqueiro no idioma italiano, é vocábulo genérico, que remete o público imediatamente ao ramo de gastronomia em que inserida a atuação da empresa. Vocábulos genéricos, de uso comum, que designam produtos ou serviços inseridos no segmento de atuação da empresa, não são registráveis, nos termos do art. 124, VI, da LPI. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.324.413/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 12/12/2018.) (grifei)
Acórdão - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5018786-83.2021.4.03.6100 RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Trata-se de ação ajuizada por Box Flex Eireli em face de Pilkington Brasil Ltda e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, objetivando a anulação dos registros de marca objetos do processo nº 918569460 e 918569559, com o nome “Blindex Box Flex”. O MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido para anular os registros de marca nºs 918569460 e 918569559, bem como deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos respectivos registros de marca, devendo a ré abster-se de sua utilização, em qualquer mídia ou mercado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Em consequência, condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizado pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, desde a data da propositura da ação até a do efetivo pagamento (ID 272133676). Nos autos da Suspensão à Apelação nº 5031118-15.2022.403.0000 foi concedido efeito suspensivo à apelação e determinada a cassação da tutela de urgência deferida na sentença. A ré Pilkington Brasil Ltda apelou, sustentando, em síntese, que: a) a sentença conferiu incorreta interpretação ao artigo 124, V da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), pois considerou que a autora teria o direito de uso exclusivo da expressão “BOX FLEX”, a qual é carente de distintividade, além de ser de uso comum e necessário ao seu ramo de mercado, por simplesmente descrever determinado tipo de produto, qual seja, boxe flexível, cujo uso é autorizado a todos os participantes do mercado de comercialização de boxes flexíveis de vidro para banheiros, sendo notório que os termos flexível, articulado e camarão são tidos como sinônimos no mercado de boxes para banheiros; b) a sentença, não obstante ter considerado que a expressão “BOX FLEX” é uma expressão evocativa, isto é, uma expressão fraca e de pouca distintividade, entendeu que ela não poderia conviver com outras expressões semelhantes e dotadas de suficiente caráter distintivo, como é o caso da “Blindex Box Flex”; c) as marcas em questão são suficientemente distintas do nome empresarial da autora, em razão de suas representações mistas e, especialmente, do uso da marca de alto renome “BLINDEX” como seu principal elemento característico, o que inviabiliza qualquer possibilidade de confusão do público consumidor no mercado; d) o âmbito de proteção territorial da marca é mais amplo que o âmbito de proteção territorial do nome empresarial, uma vez que o primeiro é nacional e o segundo abrange apenas o estado de registro da empresa, sendo certo que, em casos de colidência entre marcas e nomes empresariais, deve prevalecer o registro da marca em detrimento do nome empresarial; e) o Superior Tribunal de Justiça entende que o nome empresarial apenas poderá representar anterioridade impeditiva à concessão de pedido de registro de marca caso existam cumulativamente os seguintes requisitos: o nome empresarial goze de proteção em todo território nacional e a convivência entre o nome empresarial e o registro de marca possa causar confusão e/ou associações indevidas pelo público consumidor, no entanto, no caso em comento, não há dúvida de que a apelada goza da proteção ao seu nome empresarial somente no Estado de São Paulo, no qual se constituiu, uma vez que ela não requereu a proteção de tal nome perante as demais unidades da Federação. O INPI também apelou, alegando, em suma, que: a) a autora nunca veio ao INPI buscar proteção para o termo “BOX FLEX” ou para qualquer sinal distintivo de seu interesse, além disso, o primeiro requisito para a análise da violação ao art. 124, XIX da LPI é o da existência de marca alheia registrada, nos exatos termos do art. 129, caput, da LPI e, não havendo registro de marca prévio da autora, não se aplica o disposto no inciso XIX; b) a expressão “BOX FLEX”, por si, é constituída de um elemento considerado necessário para descrever o produto contido na especificação, pois “BOX” é o nome dado ao “BOX de banheiro” e o termo “FLEX”, por si, indica uma característica do produto de ser “Flexível”, ou seja, se trata de um produto do tipo “box de banheiro” com adição de dobradiças que torna o mesmo “flexível” para melhor instalação em pequenos espaços, de modo que a expressão “BOX FLEX” não possui distintividade suficiente para gerar risco de confusão ou associação indevida com o registro de marca “BLINDEX Box Flex”; c) a autora não se dignou a apresentar oposição aos pedidos de registro de marca objetos da lide (918.569.460 e 918.569.559), tampouco apresentou nulidade administrativa tempestiva. É o relatório. PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5018786-83.2021.4.03.6100 RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO às apelações para reconhecer a legalidade dos registros de marca nº 918569460 e 918569559, com o nome “Blindex Box Flex”. É como voto. Desembargador Federal Wilson Zauhy: Peço vênia ao Relator para divergir de seu voto, pelas razões que passo a expor: Verifico que a autora BOX FLEX EIRELI - EPP alega que fazia uso da expressão "Box Flex" há muitos anos. Pede a anulação do registro da marca "Blindex Box Flex" (ID 272133513). A sentença de procedência do pedido fundou-se no (i) uso da expressão "Box Flex" pela autora como nome da empresa e do produto desde 2011, (ii) fato de que a expressão não é meramente descritiva, (iii) na possibilidade de associação indevida porque ambas as empresas atuam no mesmo ramo e têm sede na mesma unidade da federação, apesar da diferença de porte (a requerida é muito maior). O Juízo Sentenciante concedeu tutela provisória para suspender os efeitos do registro da marca da ré e determinar que ela se abstenha de fazer uso da marca, dentro de trinta dias contados da decisão (ID 272133676). A requerida apela sustentando que (i) é titular da marca "Blindex", reconhecida como de alto renome pelo INPI, (ii) a autora jamais tentou obter registro de sua marca junto ao INPI, (iii) o Juízo não fundamentou qual seria a urgência que autorizaria a tutela provisória, (iv) o Juízo entendeu que, mesmo em se tratando de marca evocativa, a autora teria exclusividade sobre ela, o que contraria toda a jurisprudência, (v) a tutela provisória pode causar graves danos (ID 272133681). O INPI apela argumentando que a autora nunca requereu proteção para o termo “Box Flex” ou para qualquer sinal distintivo de seu interesse, que é inaplicável ao caso o inciso XXIII do art. 124 da LPI, na medida em que não há prova de que a ré não poderia desconhecer a expressão em razão de sua atividade, que não há colidência entre a marca e o nome empresarial da autora, que a expressão “Box Flex” é meramente descritiva (termo “Box” é necessário para identificar o produto e termo “Flex” diz diretamente com sua qualidade de ser flexível) e que não cabe falar na existência de confusão ou associação indevida (ID 272133686). Passo à análise da causa à luz (i) do direito de precedência invocado pela autora, (ii) de uma possível colidência entre a marca da ré e o nome empresarial da autora e (iii) de uma possível colidência entre a marca da requerida e o nome do produto da autora. Do direito de precedência Entendo que o tão só fato de a autora não ter requerido o registro de sua marca não desautoriza o acolhimento do seu pedido, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte admitem a possibilidade de anulação judicial de registro de marca com base no direito de precedência, como se vê nos seguintes precedentes: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1- Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso especial interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o registro da marca PADRÃO GRAFIA deve ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado pela recorrida. 3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5- Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, a irresignação não pode ser conhecida. 6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996). 7- A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro. 8- Hipótese em que os juízos de origem – soberanos no exame do acervo probatório – concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada. 9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO” (destaquei). (STJ, REsp nº 1.464.975/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje: 14/12/2016). “DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. "BANHO DE VERNIZ". AUTORA QUE CRIOU E FAZ USO DA MARCA DESDE 2014, AO MENOS. RÉ QUE OBTEVE O REGISTRO DESSA MARCA E PRETENDE IMPEDIR A AUTORA DE UTILIZÁ-LA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. ART. 129, § 1° DA LPI. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de anulação judicial de registro de marca com base no direito de precedência. Precedente. 2. O direito marcário visa tutelar as criações de elementos originais que identificam um determinado produto ou serviço, e não a esperteza de quem constata a existência de uma marca não registrada e procura obter o seu registro antes do seu verdadeiro criador. 3. Incontroverso nos autos (i) que a agravada criou e fazia uso da marca "Banho de Verniz" desde, pelo menos, 2014, (ii) que a agravante, com plena ciência disso, requereu junto ao INPI o registro de marca mista "Banho de Verniz" em data posterior, correta a decisão de deferimento da tutela provisória para suspender os efeitos da marca da agravante e determinar à agravante que se abstenha de constranger a agravada de fazer uso da marca discutida nos autos, com cominação de multa para o caso de descumprimento da medida, em razão do direito de precedência da agravada ao registro da marca (art. 129, § 1° da Lei n° 9.279/96). 4. Agravo de instrumento não provido” (destaquei). (TRF da 3ª Região, Agravo de Instrumento n° 5010326-74.2021.4.03.0000/SP, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy, Primeira Turma, julgamento em 04/11/2021, DJEN: 10/11/2021). E não poderia ser diferente, já que a impossibilidade de demonstração, em âmbito judicial, do direito de precedência ao registro de marca alegado pela agravante importaria em verdadeira negativa de jurisdição, em violação à garantia prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. Portanto, possível o reconhecimento de eventual direito de precedência ao registro de marca nestes autos, independentemente de prévio requerimento administrativo ao INPI. Da colidência entre a marca da ré e o nome empresarial da autora No caso concreto, a análise sobre a possível colidência entre as marcas há de levar em consideração o fato de que também há a possibilidade, ao menos em tese, de colidência entre os nomes empresariais da autora e da empresa terceira. E, com efeito, a Lei n° 9.279/1996 veda expressamente o registro de marca que consista em "reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos" (art. 124, V). Há que se considerar, ainda, que a proteção ao nome empresarial justifica-se não como mera preservação do nome em si, mas como instrumento de tutela da identificação do empresário, seja ele empresário individual ou a sociedade empresária, da clientela, do crédito empresarial e, ainda, de preservação dos consumidores contra equívocos que possam decorrer de uma confusão entre empresas. Desta forma, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de anterioridade do registro do nome empresarial para que sejam prestigiados, também, os critérios da territorialidade e da especialidade, como se nota dos seguintes precedentes: “DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONFLITO. NOME COMERCIAL E MARCA. MATÉRIA SUSCITADA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS. REGISTRO ANTERIOR. USO EXCLUSIVO DO NOME. ÁREAS DE ATIVIDADES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO, PREJUÍZO OU VANTAGEM INDEVIDA NO SEU EMPREGO. PROTEÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DE ATIVIDADE DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conflito entre nome comercial e marca, a teor do art. 59 da Lei n. 5.772/71. Interpretação. 2. Colidência entre nomes empresariais. Proteção ao nome comercial. Finalidade: identificar o empresário individual ou a sociedade empresária, tutelar a clientela, o crédito empresarial e, ainda os consumidores contra indesejáveis equívocos. 3. Utilização de um vocábulo idêntico - FIORELLA - na formação dos dois nomes empresariais - FIORELLA PRODUTOS TÊXTEIS LTDA e PRODUTOS FIORELLA LTDA. Ausência de emprego indevido, tendo em vista as premissas estabelecidas pela Corte de origem ao analisar colidência: a) ausência de possibilidade de confusão entre os consumidores; b) atuação empresarial em atividades diversas e inconfundíveis. 4. Tutela do nome comercial entendida de modo relativo. O registro mais antigo gera a proteção no ramo de atuação da empresa que o detém, mas não impede a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego. 5. Recurso a que se nega provimento” (destaquei). (STJ - REsp 262.643/SP, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 9/3/2010, DJe 17/3/2010). “RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 - Conflito em torno da utilização da marca "Vera Cruz" entre a empresa sediada em São Paulo que a registrou no INPI em 1986 e a sociedade civil que utiliza essa denominação em seu nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará desde 1957. 2 - Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente. 3 - Aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no INPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade. 4 - Precedentes específicos desta Corte, especialmente o acórdão no Recurso Especial nº 1.232.658/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012): "Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários". 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (destaquei). (STJ - REsp 1.191.612/PA, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013). “COMERCIAL. MARCA. PROTEÇÃO. LIMITES. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. REQUISITOS. COLIDÊNCIA COM SIGNOS DISTINTIVOS SUJEITOS A OUTRAS MODALIDADES DE PROTEÇÃO. AFERIÇÃO. 1. A proteção conferida às marcas, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários. 2. Essa proteção varia conforme o grau de conhecimento de que desfruta a marca no mercado. Prevalecem, como regra, os princípios da territorialidade e da especialidade. Esses princípios, no entanto, comportam exceções, notadamente quando se verifica o fenômeno do "extravasamento do símbolo", ou seja, marcas cujo conhecimento pelo público e/ou mercado ultrapassa o âmbito de proteção conferido pelo registro. 3. A LPI reconhece duas formas de "extravasamento do símbolo", atuando no sentido de mitigar princípios informadores do registro de marcas. Na primeira hipótese temos o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto renome, em que há temperamento do princípio da especialidade e no segundo caso o que o art. 126 da LPI chama de marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento do princípio da territorialidade. 4. Exceção feita ao caso de alto renome, o registro da marca não confere ao titular a propriedade sobre o signo ou sinal distintivo, mas o direito de dele se utilizar, com exclusividade, para o desenvolvimento de uma atividade dentro de um determinado nicho de mercado. 5. A caracterização do aproveitamento parasitário - que tem por base a noção de enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do CC/02 - pressupõe, necessariamente, a violação da marca. 6. Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 7. Recurso especial a que se nega provimento” (destaquei). (STJ - REsp 1.232.658/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012). “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MARCA E NOME COMERCIAL. PROTEÇÃO. RESTRIÇÃO. RAMO DE ATIVIDADE. SIMILARIDADE DE PRODUTOS. MERCADO COMUM. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, 515 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Não há por que falar em violação dos arts. 458, 515 e 535 do CPC quando o acórdão recorrido dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. A proteção de nome comercial é restrita ao mesmo ramo de atividade ou similaridade de produtos e venda em mercado comum, visando evitar a possibilidade de confusão do consumidor quando da aquisição de referido serviço ou produto. 3. A existência de similitude fática entre os acórdãos confrontados é pressuposto para a configuração da divergência jurisprudencial. 4. Agravo regimental desprovido” (destaquei). (STJ - AgRg no REsp n° 757.880/RS. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Quarta Turma, julgado em 04/02/2010, DJe 11/02/2010). Não é outro o entendimento que se tem verificado na Jurisprudência desta Corte: “DIREITO CIVIL. MARCA. NOME EMPRESARIAL. COLIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE, TERRITORIALIDADE E ESPECIALIDADE. CORRETA A ANULAÇÃO DO REGISTRO DE MARCA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. No caso dos autos, pretende a parte autora a revisão de ato administrativo realizado pelo INPI que importou na anulação de marca de sua titularidade. 2. A proteção ao nome empresarial justifica-se não como mera preservação do nome em si, mas como instrumento de tutela da identificação do empresário, seja ele empresário individual ou a sociedade empresária, da clientela, do crédito empresarial e, ainda, de preservação dos consumidores contra equívocos que possam decorrer de uma confusão entre empresas. Desta forma, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de anterioridade do registro do nome empresarial para que sejam prestigiados, também, os critérios da territorialidade e da especialidade. Precedentes. 3. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a ré V S Imóveis faz uso da expressão "Cemitério Flamboyant" como título de estabelecimento desde 18/11/1968, não sendo possível a manutenção do registro da marca de titularidade da autora, a saber, "Funerária Flamboyant", eis que se verifica que tal registro incorreu em violação aos princípios da territorialidade e especialidade, uma vez que, além de haver grande similitude entre os elementos que compõem a marca da requerente e o nome da requerida, observa-se que ambas as empresas atuam em ramos muito semelhantes e na mesma região - abrangendo os municípios de Campinas, Sumaré e adjacências. 4. Correta a conclusão a que chegou o Juízo Sentenciante no sentido de que "a manutenção dos registros da empresa autora no mercado, ao lado daqueles da corré, pode vir a dar a impressão ao consumidor de que se trata de uma aparente família de marcas, sendo este certamente um fator que pode levar o público a erro, confusão ou associação equivocada quanto à origem dos produtos", acrescentando que "outro fator que certamente agrava essa conjuntura é que se trata de produtos que guardam similaridade entre si". 5. Apelação não provida” (destaquei). (TRF da 3ª Região, Apelação Cível nº 0013655-18.2012.4.03.6105/SP, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy, Primeira Turma, e-DJF3: 28/06/2019). Veja-se, ainda, que o artigo 124, XIX, da LPI é expresso ao vedar o registro de marca “suscetível de causar confusão”, e não de marcas que tenham recebido a mesma classificação pelo INPI. Em outras palavras, o tão só fato de as marcas em comento estarem classificadas no mesmo ramo não permite concluir pela sua colidência, se demonstrado que não há potencial de confusão entre elas. Bem estabelecidas essas premissas, verifico que a autora está estabelecida desde 2011 nesta Capital, São Paulo/SP, onde comercializa seus produtos (ID 272133516). A requerida, empresa de grande porte e detentora de marca de alto renome (“Blindex”), presumivelmente comercializará seus produtos em todo o território nacional, o que certamente abrangerá este que é o maior município do país em termos de Produto Interno Bruto e de população, como é fato notório. Presente, portanto, o risco de colidência entre a marca em questão e o nome empresarial da autora. Da colidência entre a marca da ré e o nome do produto da autora Consigno que, diversamente do que alega a requerida, o Juízo Sentenciante não reconheceu a evocatividade da expressão “Box Flex”, como revela o seguinte trecho da sentença (ID 272133676): “(...) Não colhe a alegação de que o elemento nominativo “Box Flex” seria meramente descritivo, porquanto, utilizando-se neologismo oriundo de derivação regressiva de “flexível”, a expressão “Box Flex” exige do público-alvo algum esforço intelectual para relacioná-la ao produto e, ainda que haja baixa distintividade, não é usual para a designação do tipo de produto (box de banheiro) a que faz alusão. Nesse sentido, ensina o próprio Manual de Marcas do INPI (cf. http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio#Sinais-evocativos-ou-sugestivos, acesso em 18.10.2022): (...) Dentre os exemplos listados de marca evocativa registrável no referido manual, consta, inclusive, expressão nominativa análoga à tratada nos autos, formada pela aglutinação de substantivo e radical de adjetivo: “COLATEX – Registrável para assinalar adesivos para tecido. A justaposição de termo ‘COLA’ e do sufixo ‘TEX’ (radical da palavra ‘têxtil’) forma vocábulo que sugere, de maneira indireta, o produto assinalado e sua finalidade”. Quanto ao caráter não-usual da expressão, observa-se que o estilo de porta de duas ou mais folhas com dobradiças entre si que caracteriza os produtos que as partes identificam pela expressão “Box Flex” é conhecido no mercado como “porta camarão” e não “porta flexível”, e, a rigor, o produto seria mais bem descrito como “box articulado”. (...)” (destaquei). Bem analisando os elementos constantes dos autos, e com as devidas vênias, tenho que referido fundamento da sentença há de ser mantido. De fato, não vislumbro uma relação direta entre a expressão “Box Flex” e o produto que ela pretende identificar, especialmente porque entendo não ser usual que as pessoas que refiram a esse tipo de produto como “box flexível”. Diversamente, e como muito bem apontou o Juízo de Origem, o modo de abertura desse box se assemelha àquilo que comumente se chama “porta-camarão” (ID 272133517 - pág. 21/29). “Porta flexível”, ou “Box flexível”, não são expressões usuais para esse tipo de produto. No que se refere a um possível aproveitamento parasitário, é verdade que a requerida é empresa de porte muito maior do que a autora e, ao menos em tese, o produto da demandante não teria alcance nacional. Nada obstante, entendo que isso, por si só, não permite que a requerida se valha de marca que reproduz em parte o nome dos produtos da autora, que comprovou, nestes autos, seu direito de preferência em relação à expressão “Box Flex”, na forma do art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996. Ao contrário, o eventual uso da expressão “Blindex Box Flex” pela requerida - empresa de porte muito maior do que a autora - pode causar associação indevida com os produtos da autora e, portanto, desvio de clientela, ainda mais levando-se em consideração que a expressão “Blindex” teve seu alto renome reconhecido pelo INPI e, portanto, goza de boa aceitação perante o público consumidor. Esclareço que apenas a expressão “Blindex” é de alto renome, e não a expressão “Blindex Box Flex”, objeto de discussão nos autos. Desta forma, demonstrados nos autos o direito de precedência da autora em relação à expressão “Box Flex”, a colidência da marca de titularidade com o nome empresarial da demandante e a colidência da marca com a expressão utilizada pela autora, correta a sentença de procedência do pedido. Dos honorários advocatícios Majoro os honorários advocatícios devidos pela requerida para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015. Sem honorários recursais em relação ao INPI, que não foi condenado em honorários em sentença. Dispositivo
Ante o exposto, divirjo do Relator para negar provimento às apelações e majorar os honorários advocatícios devidos pela requerida para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015. É como voto. E M E N T A ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA PERANTE O INPI. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. INSTITUTOS DIVERSOS DE CONVIVÊNCIA POSSÍVEL. TERMO "BOX FLEX". VOCÁBULO GENÉRICO. NÃO REGISTRÁVEL. APELAÇÕES PROVIDAS. 1. O mero registro de uma empresa na Junta Comercial de qualquer unidade da federação, isoladamente, não tem o condão de conferir ao seu titular direito de usar com exclusividade as expressões constantes em sua denominação comercial em todo o território nacional, nos termos dos artigos 1.166, caput e parágrafo único do Código Civil e 61, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 1.800/96. Além disso, conforme informação do próprio INPI, a autora nunca buscou proteção para o termo “BOX FLEX” ou para qualquer sinal distintivo de seu interesse. 2. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; no entanto, eventual colisão entre nome empresarial e marca não se resolve tão somente a partir do exame da precedência do registro de cada um, pois, embora a anterioridade tenha relevância, no geral, é necessária a consideração de outros critérios, como a territorialidade e a especificidade. 3. As expressões “Box Flex” e “Blindex Box Flex” não causam confusão; a segunda, como se vê, está precedida da marca “Blindex”, de alto renome, bem como apresenta outra configuração da letra, desenhos, cores, sublinhados, contornos e outros sinais distintivos. 4. É possível a coexistência do nome empresarial da autora, cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em São Paulo/SP, com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, sem implicar prejuízo aos agentes integrantes do mercado de consumo. 5. Há que se destacar, também, que o termo “Box Flex” não é registrável, por se tratar de um termo genérico. Caracteriza, na verdade, uma marca evocativa, sinal distintivo que mantém relação mediata ou indireta com o produto comercializado, razão pela qual detém limitado campo de proteção. 6. Não tendo sido indicados fatos concretos que indiquem atuação parasitária ou concorrência desleal ou, ainda, imitação de signos que possam confundir o consumidor, é de se admitir a convivência entre nome comercial e marca. Precedentes. 7. Apelações providas. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a Primeira Turma, por maioria, deu provimento às apelações para reconhecer a legalidade dos registros de marca nº 918569460 e 918569559, com o nome Blindex Box Flex, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (relator), acompanhado pelos votos do senhor Juiz Federal Convocado Alessandro Diaferia e dos senhores Desembargadores Federais Carlos Muta e Giselle França; vencido o senhor Desembargador Federal Wilson Zauhy, que lhes negava provimento e majorava os honorários advocatícios devidos pela requerida para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.