Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
AREsp 2725199/SC (2024/0312233-4)
RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE: EDEX INDUSTRIA DE JEANS WEAR LTDA
ADVOGADO: BRUNO LUÍS CARDOSO - SC048514
AGRAVADO: RCA JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS: ADRIANI VANESSA GAMA LUPINACCI - MG193995
THIAGO ANDRE BALBINO - MG192830
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÃO Cuida-se de agravo (artigo 1.042 do CPC), interposto por EDEX INDÚSTRIA DE JEANS WEAR EIRELI - EPP, em face de decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, objetivou reformar acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 418, e-STJ): ADMINISTRATIVO. DIREITO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. COMPETÊNCIA DO INPI. NULIDADE DO REGISTRO. ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. REPRODUÇÃO DE MARCA ALHEIA REGISTRADA RELATIVA A PRODUTO AFIM SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO COM MARCA JÁ REGISTRADA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. É finalidade do INPI, nos termos do art. 2º da Lei 5.648/70, executar as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIX, assegura a proteção da propriedade da marca tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 3. A Lei 9.279/96, que regula os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial, ao disciplinar as hipóteses não registráveis como marca, previu em seu art. 124, XIX, não ser registrável a “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”. 4. A análise da colidência das marcas registradas para fins de declaração de nulidade do registro daquela posteriormente analisada pela autarquia faz-se em vista dos sinais que compõem o conjunto marcário, observando-se as vedações previstas no art. 124 da LPI. 5. Assim estabelecidas as premissas necessárias à prestação jurisdicional requerida, conclui-se no mesmo sentido da sentença de improcedência exarada haja vista que as marcas de titularidade do demandante e aquelas registradas pela empresa demandada apresentam sinais específicos que lhes atribuem caráter de distintividade, seja pelo aspecto gráfico, seja pelo aspecto fonético. Opostos embargos declaratórios, estes foram parcialmente acolhidos, nos termos do acórdão de fl. 450, e-STJ. Nas razões de recurso especial (fls. 459-466, e-STJ), aponta a parte recorrente ofensa aos artigos 124, inciso XIX, e 165, parágrafo único, da Lei n. 9.279/1996, bem como ao artigo 6, quinquies, C. 1, da Convenção da União de Paris. Sustenta, em síntese: a) adoção, pelo acórdão recorrido, de critérios técnicos de análise de colidência marcária, desconsiderando a ótica do consumidor comum, o que seria incompatível com o artigo 124, inciso XIX, da Lei n. 9.279/1996 e com o artigo 6, quinquies, C. 1, da Convenção da União de Paris; b) o artigo 165, parágrafo único, da Lei n. 9.279/1996, permitiria a nulidade parcial do registro da marca da recorrida, com a retirada do elemento “EFÉX” do conjunto marcário. Contrarrazões às fls. 475-486, e-STJ. Em juízo de admissibilidade (fls. 503-505, e-STJ), negou-se processamento ao recurso. Daí o presente agravo (fls. 516-517, e-STJ), em que a parte recorrente impugna a decisão agravada. Contraminuta às fls. 522-524, e-STJ. É o relatório. Decide-se. A presente irresignação não merece prosperar. 1. A recorrente sustenta ofensa ao artigo 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, e ao artigo 6, quinquies, C. 1, da Convenção da União de Paris, com base na premissa de que o acórdão hostilizado desconsiderou a ótica do consumidor comum ao analisar a colidência entre as marcas “EDEX JEANS” e “EFÉX JEANS”. Defende, ademais, ofensa ao artigo 165, parágrafo único, da Lei n. 9.279/1996, ao argumento de que seria possível a nulidade parcial do registro da marca da recorrida, com a retirada do elemento “EFÉX”. No caso sub judice, a Corte Federal, ao examinar a controvérsia, assim se pronunciou (fls. 420-424, e-STJ): Inicialmente, é preciso pontuar que, nos termos do art. 2º da Lei 5.648/70, o INPI possui como finalidade principal executar as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Não se pode olvidar, assim, que o ato administrativo aqui impugnado goza da presunção relativa de veracidade e de legitimidade, competindo ao administrado o ônus da prova acerca da ilegalidade pela qual tacha a decisão desfavorável a seus interesses sob pena de sujeitar o Poder Judiciário ao exercício de tarefa que não lhe compete haja vista o disposto no art. 2º da Constituição Federal. Nessa medida, o juízo de legalidade ora requerido pela parte autora dá-se, é certo, em face dos parâmetros legais ao qual o direito em análise se encontra sujeito, assim como às "diretrizes e procedimentos de análise de pedidos, petições e registros de marcas, à luz dos dispositivos previstos na Lei nº 9.276, de 1996" contido no Manual de Marcas formulado pela autarquia, que teve sua terceira edição instituída pela Resolução INPI/PR nº 249/2019." A Lei 9.279/96, que regula os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial, no que tange ao direito à marca, definida essa como "aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa" (art. 123, I), estabeleceu, dentre as hipóteses assim não registráveis listadas em seu art. 124, a "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia" (inciso XIX). A doutrina, sobre esse ponto, já se manifestou no sentido de que "na esteira da Lei anterior, a Lei n. 9.279/96 não condiciona a recusa ao registro à prova de confusão efetiva. Basta que a identidade ou semelhança entre os sinais controvertidos seja de molde a possibilitar a confusão ou a associação para que se afaste o pedido do segundo pretendente ou que se lhe proíba o uso, em caso de litigância. A norma proibitiva é, portanto, profilática". Não se pode olvidar que o inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal, ao dispor que a lei assegurará a proteção à propriedade das marcas, assim a estabeleceu "tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País". [...] Da análise das razões recursais apresentadas pela autora frente às premissas acima destacadas tem-se que a sentença proferida se encontra alinhada a estas, motivo pelo qual ao apelo da demandante há de ser negado provimento. Com efeito, é de se assinalar que ambas as marcas tem apresentação mista, isto é, hão de ser consideradas a partir de seu conjunto marcário, daí a impropriedade da comparação proposta pelo apelante apenas em relação aos vocábulos "EDEX" e "EFEX" dado que sob tal perspectiva se estaria a restringir a análise apenas aos elementos nominativos. Conjunto marcário, à luz do que estabelece o Manual de Marcas, "é formado pela combinação de elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos níveis de integração, destinando-se a identificar produtos ou serviços, com variável grau de eficácia distintiva e capaz de gerar uma impressão imediata junto ao público-alvo. A impressão de conjunto corresponde à percepção originada pela combinação de todos os seus elementos". Especificamente quanto à impugnada distinção realizada pelo juízo sentenciante acerca dos elementos primários e secundários, é de se destacar que essa análise foi realizada de acordo com a orientação administrativa externada no aludido Manual de Marcas, de modo que sua utilização para a solução da lide, ao contrário do que sustentado, não se revela inapropriado, mas sim condizente com os critérios adotados pela autarquia. [...] Analisando as duas marcas, da forma como foram registradas, verifica-se que na marca da autora o elemento primário é a palavra EDÉX, sendo elementos secundários as palavras Jeans ou Jeans Wear. Já na marca da ré, o elemento primário é expressão EFX e o elementos secundário é Eféx Jeans. Assim, as expressões de destaque em cada um das marcas são bem distintas, tanto na grafia quanto na fonética. Mas isso não é tudo, cada um das marcas possui uma tipografia específica e personalizada, utilizando fontes, diagramação e cores diferentes, o que as distingue uma da outra. O único contorno de identidade entre ambas são as letras E_EX, que estão no elemento primário da marca da autora e no elemento secundário na marca da ré, contudo, trata-se de sinal genérico, comum, presente em muitas marcas, como se pode ver da documentação anexada ao evento 47, OUT2, o que afasta qualquer possibilidade de confusão. Não obstante a exegese doutrinária acerca da parte final do art. 124, XIX, da LPI, é possível concluir pela não caracterização da confusão ou da associação entre as marcas, ainda que em potencial, especialmente porque, como visto, embora se voltem ao mesmo ramo comercial, possuem elementos distintos em seu respectivo conjunto marcário. Como bem observado na sentença, o elemento principal da marca registrada sob titularidade da demandada e impugnada pela apelante contempla a expressão "EFX", distintamente, portanto, do que se vislumbra como elemento principal dos conjuntos marcários de titularidade da autora, nos quais o destaque é dado à expressão "EDEX", sendo distintos, portanto, do ponto de vista gráfico, seus elementos principais. Assim estabelecidas as premissas necessárias à prestação jurisdicional requerida, conclui- se no mesmo sentido da sentença exarada, haja vista que as marcas de titularidade do demandante e aquela registrada pela empresa demandada apresentam sinais específicos que lhes atribuem caráter de distintividade na forma como acima destacado. Não se identifica, portanto, o agir ilegal da autarquia apto a viciar o ato emanado haja vista que este, na forma como acima destacado, observou os parâmetros previamente estabelecidos. Diante disso, tem-se que a sentença no ponto há de ser mantida pois bem analisou a controvérsia de acordo com as específicas regras da Lei 9.279/96 no que tange ao direito marcário, a partir das quais se reconhece haver distintividade própria a cada registro, não sendo o caso da nulidade defendida pelo apelante. [grifos acrescidos] Com efeito, o Tribunal de origem, a partir de análise contextualizada dos autos, concluiu, sopesando os elementos probatórios neles contidos, não haver similitude entre as marcas concorrentes, especialmente considerando o conjunto marcário e as especificidades ostentadas por ambas, que as tornam distintas, notadamente sob o ponto de vista do consumidor médio. Nesse contexto, modificar as premissas fáticas plasmadas no acórdão recorrido, a fim de acolher a pretensão recursal, voltada à declaração de nulidade do registro da marca, demandaria o indispensável revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inadmitida nesta via recursal extrema, vocacionada à discussão de tese eminentemente jurídica. No caso, incide o óbice da Súmula 7 desta Corte, conforme os seguintes precedentes: MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores. 3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.) [grifou-se] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. USO INDEVIDO DA MARCA "PAX". IMPROCEDÊNCIA. DISTINÇÃO DAS MARCAS SEM POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE ELAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de preceito cominatório cumulada com indenização julgada improcedente por ter a Corte de origem considerado genérico o termo "pax" que a autora buscava ver excluído e não utilizado pela ré em seus registros, nome comercial e marca, havendo clara distinção entre a recorrente, que se dedica precipuamente ao ramo de serviços funerários, e a recorrida, que presta serviços de saúde. 2. A revisão do julgado, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria nova incursão no suporte fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7 deste Tribunal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 21.352/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 4/5/2017.) [grifou-se] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA "FRESH". SUFICIÊNCIA DISTINTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando foram enfrentadas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. 2. A revisão do reconhecimento, na origem, da suficiência distintiva entre a marca da autora (FRESH) e da ré (SU FRESH), ante as particularidades dos mercados consumidores de cada produto e da diversidade do trade dress, e, nessa toada, da impossibilidade de confusão, não dispensaria o reexame fático-probatório, tendo-se por atraído o enunciado 7/STJ. 4 - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp n. 1.391.517/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 2/3/2015.) [grifou-se] PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. CONVIVÊNCIA DE MARCAS ADMITIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. I. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local concluiu que "as marcas apresentam-se distintas e inconfundíveis", de sorte que a revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. II."Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO). III. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 900.568/PR, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 21/10/2010, DJe de 3/11/2010.) [grifou-se] Inafastável, assim, a incidência da Súmula 7 deste STJ. 2. Do exposto, conhece-se do agravo para não se conhecer do recurso especial. Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observado, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Relator
MARCO BUZZI