Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
AREsp 2743216/RS (2024/0343197-5)
RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE: CAVACOS VALE DO NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ADVOGADOS: LUIZ SÉRGIO DECARLE - SC035903
HELOISA DECARLE - SC051167
AGRAVADO: VALE NORTE INDUSTRIAL MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS: FERNANDO MULLER - SC017397
JAQUELINE NIENKOTTER - SC043708
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação do art. 1.022 do CPC, bem como pela incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls. 815-820). O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 599): ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI Nº 9.279/96. REGISTRO DE MARCA. CRITÉRIOS. RAMO DE MERCADO. SINAIS MARCÁRIOS. SEMELHANÇAS. EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PARA O CONSUMIDOR E/OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE FORMA HARMÔNICA. PROVIMENTO. 1. Segundo dispõe o art. 129 da Lei n° 9.279/96, a propriedade da marca é obtida com o seu registro, que garante ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. A proteção exclusiva é limitada ao segmento de mercado para o qual a marca foi registrada ̧ essencialmente a especificação da atividade exercida pelo titular da marca. 2. A finalidade da proteção do uso das marcas, prevista no art. 129 da Lei de Propriedade Industrial – LPI é a de impedir “(...) a usurpação proveito econômico parasitário e o desvio de clientela alheia e, por outro lado, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto(...)”. Precedente do STJ. Assim, estando as marcas na mesma classe ou em casses diferentes, o princípio da especificidade somente será atendido quando não houver risco de confusão entre os consumidores. 3. Constatada a impossibilidade de coexistência de ambos os sinais em razão de potencial confusão ou associação indevida gerada aos consumidores (em ofensa ao art. 124, XIX, da LPI), deve prevalecer o direito exclusividade de que goza a apelante (art. 129, caput, da LPI). 4. Apelo provido. Invertidos os ônus sucumbenciais. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 648-656 e 731-738). No recurso especial (fls. 747-771), interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente apontou ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, 492, 1.022, II, do CPC, 124, XIX, 129 da Lei n. 9.279/1996 e 205 do Código Civil. Alegou, em síntese, que o acórdão recorrido teria sido omisso quanto ao pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial e à determinação de abstenção do uso da marca declarada nula. Sustentou a nulidade da decisão por suposto julgamento extra petita, afirmando que a ordem de abstenção de uso não teria sido requerida na petição inicial. Defendeu, ainda, violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ausência de fundamentação e equívoco na escolha das marcas adotadas como paradigma, por serem, segundo afirma, posteriores ao seu registro. Aduziu, também, que as expressões “Vale” e “Norte” são de uso comum e não conferem exclusividade; que não há risco de confusão mercadológica; e que estaria prescrita a pretensão de abstenção de uso. Foram apresentadas contrarrazões (fls. 780-785 e 787-812). No agravo (fls. 830-855), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial. Foi oferecida contraminuta (fls. 863-891). Juízo negativo de retratação (fl. 893). É o relatório. Decido. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, assim se pronunciou (fls. 595-597): [...] Segundo o princípio da atributividade, específico do direito marcário, a propriedade e o uso exclusivo da marca são adquiridos pelo registro (art. 129, caput, Lei nº 9.279/96). Assim, em regra, o registro de marca será conferido àquele que primeiro depositou o perante INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica, conforme menciona o art. 129 da Lei nº 9.279/96. O mesmo artigo, porém, no seu § 1º abarca exceção, qual seja, quando restar demonstrado o pré-uso do sinal: [...] No entanto, a finalidade da proteção do uso das marcas, prevista no art. 129 da Lei de Propriedade Industrial – LPI é a de impedir “(...) a usurpação proveito econômico parasitário e o desvio de clientela alheia e, por outro lado, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto(...)”, conforme mencionado pela Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1.105-422 – MG. Assim, estando as marcas na mesma classe ou em casses diferentes, o princípio da especificidade somente será atendido quando não houver risco de confusão entre os consumidores: [...] Assim, ainda que se possa argumentar a respeito do caráter comum das expressões "vale" e "norte", que compõem os sinais marcários em questão, esse argumento serviria apenas para indeferir o pedido formulado pela segunda demandada, especialmente quando lhe foi negado o direito de uso exclusivo da palavra "cavacos" (evento 24, OUT3). Isso porque os registros concedidos à parte autora detêm distintividade justamente em razão da utilização do sinal com apresentação mista, cujo formato de letras e acréscimo de elemento figurativo representava um acréscimo ao elemento nominativo relevante. [...] Nesse ponto, peço vênia para transcrever trecho da sentença, que trata da similitude entre as atividades desenvolvidas pelas empresas envolvidas e, consequentemente, as marcas (evento 38, SENT1): [...] Destarte, é evidente que as empresas concorrem no mesmo segmento de mercado, especificamente com relação à produção e comercialização de cavacas de madeira (resultado da trituração de resíduos de serrarias ou de casca de árvores, utilizado como combustível industrial em caldeiras), seja essa atividade principal da empresa autora ou não. Nessa situação, a circunstância de as empresas estarem situadas em cidades distantes aproximadamente 30 km uma da outra (Presidente Getúlio e Witmarsum, ambas no Estado de Santa Catarina) ganha especial relevância, pois contribui para possibilidade de que haja confusão no mercado consumidor quanto à procedência dos produtos e/ou serviços fornecidos. Sendo assim, entendo pela inviabilidade de coexistência de ambas as marcas sem violar os ditames protetivos da LPI, devendo ser reformada a sentença e determinada a anulação o registro de marca nº 906893356, concedido pelo INPI à segunda demandada, fulcro no art. 124, XIX, da Lei 9.729/96. Extrai-se ainda do acórdão dos embargos de declaração (fls. 652-653): [...] É irrelevante, no caso concreto, a circunstância de as marcas relativas aos processos nº 909228639 e nº 909228680 (e também ao processo nº 909228728, efetivamente indicado no voto condutor do acórdão embargado) terem sido concedidas à parte autora após o depósito e concessão da marca nº 906893356 à demandada. Isso porque as marcas nº 824602463, 827416253 e 827342594 foram concedidas à autora, respectivamente, em 16/10/2007, 04/12/2007 e 20/11/2007, e gozam do atributo da anterioridade em relação ao pedido nº 906893356. São, portanto, suficientes à análise da colidência efetuada no julgado. [...] Embora a autora não tenha expressamente formulado na inicial o pedido de abstenção do uso da marca declarada nula, a determinação é possibilitada ao juiz pelo parágrafo único do art. 173 da Lei 9.279/96: [...] Esse dispositivo está fundado no poder de cautela atribuído ao julgador, essencial à função jurisdicional, que na ação de nulidade de registro é proferido à vista de juízo favorável à probabilidade do direito postulado na ação (requisito processual para concessão de tutela provisória, na disciplina do CPC), consistente na existência de registro em desacordo com as disposições da Lei 9.279/96; visando, de modo precípuo, a proteção do sistema legal marcário. É, portanto, decorrência lógica da anulação do registro, não havendo falar de violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) em caso de determinação. [...] Por outro lado, embora não haja - tecnicamente - omissão quanto à tutela provisória de urgência, uma vez não requerida no recurso de apelação, entendo que é possível a análise do preenchimento dos requisitos em sede de embargos de declaração. Isso porque, de acordo com o art. 294 e seguintes do CPC, a tutela provisória de urgência pode ser concedida a qualquer tempo durante a tramitação do processo, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos específicos do art. 300 do CPC. No caso dos autos, a probabilidade do direito evidencia-se pelo julgamento de procedência, em que declarada a nulidade do registro nº 906893356, concedido pelo INPI à demandada Cavacos Vale do Norte Indústria e Comércio Ltda.; enquanto que a urgência decorre da possibilidade de diluição da marca pelo uso indevido, além do risco de confusão ao público consumidor. Dessa forma, entendo que devem ser acolhidos os embargos de declaração da parte autora para, com atribuição de efeitos infringentes, conceder a tutela provisória de urgência e determinar que: a) o INPI faça as devidas anotações acerca da declaração de nulidade no processo administrativo nº 906893356; e b) a requerida Cavacos Vale do Norte Indústria e Comércio Ltda. se abstenha do uso da marca "Cavacos Vale do Norte" (nº 906893356), declarada nula. Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal a quo decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do CPC. No mérito, o acórdão recorrido assentou que as marcas litigiosas atuam em segmento mercadológico afim, que os sinais distintivos apresentam semelhanças capazes de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor e que a coexistência dos registros viola o disposto no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial. Com base nessas premissas, reconheceu o direito de exclusividade da autora e declarou a nulidade do registro concedido à recorrente. Dessa forma, a pretensão recursal de afastar o risco de confusão, reconhecer a distintividade suficiente da marca registrada pela recorrente e infirmar as conclusões adotadas pela Corte regional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. No tocante à alegação de julgamento extra petita, observa-se que o Tribunal local consignou expressamente que a determinação de abstenção do uso da marca decorre da própria declaração de nulidade do registro, encontrando fundamento no art. 173, parágrafo único, da Lei n. 9.279/1996, providência inerente à efetividade da tutela jurisdicional concedida. A revisão desse entendimento igualmente exigiria incursão nas circunstâncias processuais da causa e no conteúdo dos pedidos formulados pelas partes, atraindo, também nesse ponto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial. Publique-se e intimem-se. Relator
ANTONIO CARLOS FERREIRA