Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
REsp 1893421/SP (2018/0208869-0)
RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
GUILHERME DAVID JORGE - RJ118649
LILIAN LUCENA BRANDÃO E OUTRO(S) - SP317350
MÁRIO AMORIM CONFORTI - SP390434
CARLOS ALEXANDRE GUIMARAES PESSOA - RJ080572
VITOR JOSÉ FERREIRA DO COUTO E OUTRO(S) - SP426471
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO FRANZINI
REPRESENTADO POR: JENNY VIEIRA FRANZINI
ADVOGADO: CARLOS SILVA DE ANDRADE - SP195500
RECORRIDO: OS MESMOS
RECORRIDO: VALERIO AUGUSTO GAGGIOLI
ADVOGADOS: MARIA APARECIDA RIBEIRO COSTA - SP189866
CARLOS SILVA DE ANDRADE - SP195500
DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por WHIRLPOOL S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou demanda relativa à contrafação de patente. O julgado negou provimento ao recurso de apelação da recorrente nos termos da seguinte ementa (fl. 1.090): Modelo de utilidade objeto de registro. Queimador de gás de forno de fogão doméstico. Autores que detém expertise do maquinário e ré que utiliza e emprega o sistema sem provar ter desenvolvido a técnica ou utilizado de cartas estrangeiras com similaridades. Contrafação apontada em laudo pericial. O fato de a ré ter ingressado com ação contra a decisão do INPI que confirmou o registro não implica necessária suspensão do processo. Sentença que acertou ao negar dano moral e fixar o dies a quo da indenização a partir da data de notificação advertindo da ilicitude. Não provimento dos recursos. Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.113-1.115). No presente recurso especial, a recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao art. 535, I, do CPC/1973, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia. Aduz, no mérito, que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas nos arts. 265, IV, "a", do CPC, e nos arts. 9°, 11, 24, 25 e 46 da Lei n. 9.279/1996, ao passo que aponta divergência jurisprudencial com arestos de outros tribunais. Sustenta, outrossim, que “a ocorrência de contrafação dependeria da confirmação da patente perante o INPI e que, no caso, está pendente de julgamento ação de nulidade de patente ajuizada pela recorrente” (fl. 1.139). Apresentadas as contrarrazões (fls. 1.276-1.283), sobreveio o juízo de admissibilidade negativo da instância de origem (fls. 1.318-1.320). O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino houve por bem dar provimento ao agravo para determinar a conversão dos autos em recurso especial (fl. 1.536). Em decisão de fls. 1.616-1.619, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino deferiu a suspensão dos presentes autos em razão da prejudicialidade externa, tendo em vista pender de julgamento o AREsp n. 2.271.386 (à época pendia a apreciação da apelação no autos que deram origem ao agravo em recurso especial). É, no essencial, o relatório. Cuida-se de ação inibitória com pedido de indenização, então promovida por Carlos Roberto Franzini contra WHIRLPOOL S.A., em razão de infração à patente de modelo de utilidade MU 8100746-9, de um queimador a gás para forno de foção de uso doméstico. A prejudicialidade externa constatada pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino se dava em razão da pendência de ação anulatória da mencionada patente, que foi julgada pelo AREsp n. 2.271.386/RJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE DE MODELO UTILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Ação de Nulidade de patente de modelo utilidade 2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de inadmissibilidade: i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ), e ii) ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida (Súmula 283/STF). 3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. O acórdão que deu origem ao AREsp n. 2.271.386/RJ manteve a decisão do Juízo de primeiro grau, anulando a patente. Extrai-se do acórdão (fl. 1.850) Considerando que o laudo pericial forneceu subsídios e esclarecimentos suficientes para a formação da convicção no sentido da ilegalidade na concessão da patente à parte apelante, por afronta aos artigos 24 e 25 da LPI, é impositiva a nulidade da patente de modelo de utilidade MU-8100746-9, na forma do art. 46 da LPI, que dispõe que “é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei”, afastando-se, desse modo, a presunção relativa de legalidade dos atos praticados pela administração pública. O AREsp n. 2.271.386/RJ transitou em julgado em 12/3/2025. O STJ já decidiu que "é dever do magistrado, no momento de proferir a sentença, levar em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, a superveniência de fato ou direito novo, nos termos do art. 462 do CPC incorrendo em error in procedendo o Tribunal que, ignorando tal providência, prolata acórdão que dá ensejo à coexistência de duas decisões inconciliáveis" (REsp. n. 1.074.838/SP, relator Min. Luis Felipe Salomão). O trânsito em julgado de decisão que declarou a nulidade da patente em que se funda a ação de responsabilidade civil por ofensa à propriedade intelectual retira do mundo jurídico o direito material em que se fundava a causa de pedir. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial de WHIRLPOOL S.A. para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, e julgo prejudicado o recurso especial do espólio de CARLOS ROBERTO FRANZINI. Inverto os honorários sucumbenciais fixados na sentença. Relator
HUMBERTO MARTINS