Publicacao/Comunicacao
Intimação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível Nº 5035919-92.2020.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
APELANTE: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DEVELOPMENT LP (AUTOR)
ADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. marcas. DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA em território nacional. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. reCONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DEVELOPMENT LP, deferindo apenas oito dos dezesseis pedidos de registro de marcas figurativas, diante do reconhecimento da distintividade adquirida, com inversão do ônus de sucumbência em desfavor do INPI.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição quanto à adoção da alegada distintividade adquirida (seccondary meaning), considerando que não restou comprovada o reconhecimento da marca em território nacional; (ii) determinar se há omissão quanto aos honorários de sucumbência, tendo em vista que o pedido inicial foi parcialmente procedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a sucumbência recíproca, pois a autora obteve êxito parcial na decretação da nulidade dos registros de suas marcas figurativas.
4. Aplica-se o art. 86 do CPC/2015 que determina a divisão proporcional das despesas processuais entre as partes, considerando a sucumbência recíproca, e fixa-se a responsabilidade pelas verbas honorárias em 50% para cada parte, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/2015.
5. O julgado embargado foi claro quanto à aplicação do princípio telle-quelle (art. 6º quinquies da Convenção da União de Paris) à hipótese, pois restou demonstrada a distintividade adquirida da marca em virtude de seu uso prolongado e investimento na promoção da marca, inclusive em território nacional.
6. O aresto atacado consignou que, conforme o entendimento Superior Tribunal de Justiça, os requisitos que autorizam a incidência do fenômeno mercadológico da distintividade adquirida (secondary meaning) devem partir da análise das circunstâncias fáticas e do suporte probatório apresentado. (REsp 1779617/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração do INPI parcialmente providos, com efeitos infringentes, para reconhecer apenas a sucumbência recíproca e determinar a divisão das despesas processuais e honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 50% cada, vedada a compensação.
Tese de julgamento:
1. A contrariedade ao entendimento adotado no julgado não configura contradição passível de correção por embargos de declaração.
2. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando a parte autora não obtém a totalidade do pedido formulado na inicial, implicando a divisão proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme o art. 86 do CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; art. 86; art. 85, § 14; Convenção da União de Paris, art. 6º quinquies.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1779617/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração do INPI, com efeitos infringentes, para, reconhecendo a sucumbência recíproca, determinar a divisão das despesas processuais, incluindo a verba honorária, pela parte Autora e pela parte Ré, pro rata, na proporção de 50% cada, vedada a compensação (CPC/2015, art. 85, § 14), nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 2025.