Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5035919-92.2020.4.02.5101/RJ
APELANTE: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DEVELOPMENT LP (AUTOR)
ADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 53 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 77).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA FIGURATIVA. IRREGISTRABILIDADE POR FALTA DE DISTINTIVIDADE INTRÍNSECA AFASTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TELLE QUELLE. SECONDARY MEANING. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE) contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de dezesseis pedidos de registros de marcas figurativas junto ao INPI, relativas às marcas figurativas nas cores preta e verde, sob o fundamento de que as formas geométricas simples não possuem distintividade intrínseca para registro como marca, conforme o art. 122 da Lei de Propriedade Industrial (LPI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença seria ultra petita por tratar do registro nº 914.124.404, que não foi objeto de pedido; (ii) se a distintividade adquirida das marcas figurativas da recorrente deveria ser reconhecida, à luz da legislação e dos tratados internacionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença é ultra petita em relação ao registro nº 914.124.404, devendo ser anulada nesse ponto, por violação ao princípio da congruência.
4. Pelo princípio telle-quelle, a marca deve ser registrada e protegida na sua forma original, “tal qual” foi registrada em seu país de origem, nos termos do art. 6º quinquies C, da Convenção da União de Paris (CUP), considerando, no caso em questão, o critério da distintividade adquirida.
5. A concessão de registro em outros países signatários da Convenção de Paris não obriga o Brasil a conceder automaticamente o registro, sendo necessário o preenchimento de requisitos para sua aplicação, à luz da legislação nacional.
6. O fenômeno da distintividade adquirida (secondary meaning) deve ser reconhecido em relação às marcas figurativas da HPE, quando comprovado que o público consumidor as identifica como elemento de origem empresarial, conforme precedentes do STJ.
7. A prova de distintividade adquirida apresentada pela recorrente, como publicidades e documentos sobre sua atuação no mercado internacional desde 2015, é suficiente para reformar a decisão em relação a oito pedidos de registro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Sentença anulada quanto ao registro nº 914.124.404. Recurso parcialmente provido, para, reformando a sentença, condenar o INPI a conceder oito dos dezesseis pedidos de registro.
Tese de julgamento:
1. A nulidade da sentença ocorre em caso de julgamento ultra petita, devendo o excesso ser corrigido para adequação ao pedido inicial.
2. O princípio da distintividade adquirida é aplicável quando comprovado que a marca figurativa é identificada pelo público consumidor como indicativa de origem empresarial, independentemente do uso de elementos nominativos.
Dispositivos relevantes citados: LPI, arts. 122, 124, VI; CPC/2015, arts. 489, §1º, 492, 1.013, §3º, IV; Convenção da União de Paris (CUP), art. 6 quinquies A, C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.779.617/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 15/03/2019.
Os seus declaratórios foram parcialmente providos, "com efeitos infringentes, para, reconhecendo a sucumbência recíproca, determinar a divisão das despesas processuais, incluindo a verba honorária, pela parte Autora e pela parte Ré, pro rata, na proporção de 50% cada, vedada a compensação (CPC/2015, art. 85, § 14)" (Evento 77).
Nesta sede, o recorrente afirma que "o acórdão afrontou o disposto no artigo 122 da LPI e ao 6º quinquies (B) da CUP, pois estes dispositivos legais não admitem registrabilidade de sinal sem suficiente distintividade, como decidiu o acórdão, permitindo-se o registro de uma marca com ofensa à vedação legal em questão".
Ao final, "requer o INPI que o presente recurso seja conhecido e provido, reformando-se o acórdão, pois, a distintividade adquirida pela marca apenas no mercado internacional, não pode ser utilizada como critério exclusivo para afastar a incidência da vedação do art. 122 da LPI e 6º quinquies (B) 2 da CUP".
Contrarrazões no Evento 96.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
Em relação aos sinais figurativos, em especial às situações que exigem a análise do requisito de distintividade, o Manual de Marcas do INPI, no item 5.9.9, estabelece que, para a "avaliação da registrabilidade de sinais de apresentação figurativa, é considerada a capacidade de o conjunto ser percebido como marca pelo público-alvo, sendo observado o disposto nos arts. 122 e 124, incisos VI e XXI, da LPI. [...]"
A análise da distintividade também é um critério imprescindível, quando se refere à aplicação do princípio telle-quelle, segundo o qual a marca deve ser registrada e protegida na sua forma original, “tal qual” foi registrada em seu país de origem, à luz do art. 6º qinquies C, da Convenção da União de Paris (CUP), prevendo que "as marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros países da União pelo único motivo de diferirem das marcas registradas no país de origem apenas por elementos que não alteram o caráter distintivo nem modificam a identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido país de origem.".
No caso, a HPE é empresa estadunidense e obteve o registro para a marca figurativa (), conforme o registro constante do evento 1, ANEXO13, páginas 1/5, com tradução na página 93). Todavia, o mero registro de uma marca no exterior não é considerado suficiente para que ela seja, automaticamente, admitida para registro em outros países signatários da Convenção da União de Paris.
Segundo a CUP, há três situações que podem motivar a recusa ou invalidade do registro, sob a proteção do mencionado princípio:
"Art. 6º quinquies (B)
B. - Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:
(1) Quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida;
(2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes.
(3) Quando forem contrárias à moral à ordem pública e, particularmente, de natureza e enganar o público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública. Fica, todavia, ressalvada a aplicação do artigo 10 bis."
(g.n.)
Conclui-se, nesse ponto, que o princípio telle-quelle é aplicável à hipótese, à luz do art. 6º quinquies (B), da CUP, pois, além de não ofender à moral ou à ordem pública ou prejudicar direitos adquiridos de terceiros, resta patente a distintividade adquirida da marca da apelante, conforme demonstrado pela vasta documentação anexada aos autos (evento 1, ANEXO8 ao 1.22), notadamente fotografias, publicidades e notícias veiculadas em eventos, revistas e sites especializados, que evidenciam a atuação contínua, crescente e internacional da recorrente, no nicho de mercado em que inserida, desde 2015. Nesse sentido, vejam-se:
Ademais, acresce-se a essa análise o estudo no ramo da semiótica (Evento 23, PARECER2), do qual merecem destaque as seguintes passagens:
“[...] O signo do Logotipo Elemento atua como um suporte que envolve carros, mãos robóticas, corporeidades, pilotos, bebês, escaladores etc. Esta expansão do signo-marca da HPE, construída ao longo de 5 (cinco) anos, por meio de amplas campanhas publicitárias veiculadas em todo o mundo, adquiriu uma força metafórica que elabora os sentidos por meio de associações entre a tecnologia de ponta da HPE e grandes corporações que utilizam os seus serviços: grandes hospitais, empreendimentos robóticos, tecnologias de carros de corrida e planejamentos dos mais variados. (pág. 21)
[...] A sua ampla divulgação mundial, desde o início das atividades da HPE, em 2015, os altíssimos investimentos feitos continuamente em sua divulgação, representando a empresa, seus produtos e serviços, levariam o Logotipo Elemento a adquirir distintividade, por meio do chamado secondary meaning (significado secundário ou natureza secundária), servindo, comprovadamente, para distinguir os produtos e serviços. (pág. 28)
[...] Dificilmente uma figura-símbolo já nasce distintiva. É pelo uso continuado e amplos investimentos feitos pelos titulares na sua divulgação que esses signos visuais se tornam distintivos, famosos, identificando as suas origens, mesmo sem estar acompanhados dos signos verbais-nominativos. (pág. 29)”
Portanto, acolho o argumento da Apelante, no sentido de que as suas marcas figurativas passaram a ser reconhecidas pelo público consumidor ligado à tecnologia, como um elemento identificador da empresa, adquirindo, dessa forma, um segundo significado (secondary meaning), que lhes confere a distintividade necessária para o registro da marca, em razão do prestígio conquistado perante o segmento empresarial em que atua.
Entretanto, a vasta documentação anexada aos autos, com o intuito de comprovar a aplicação do princípio do telle-quelle, e a aquisição do segundo significado, está relacionada somente ao elemento figurativo (retângulo) de cor verde, como se constata dos documentos anexados à inicial (evento 1, ANEXO13, páginas 1/5, com tradução na página 93). Portanto, não se verifica tal fenômeno para o elemento figurativo (retângulo) de cor preta.
Nesses termos, impõe-se o provimento parcial do recurso da HPE, somente em relação aos pedidos de registro relativos ao elemento figurativo (retângulo) verde.
No voto condutor do acórdão dos declaratórios, consignou-se o seguinte:
(...)
Com efeito, cabe destacar que, em se tratando de marca de tecnologia, comprovadamente registrada em diversos países, inclusive com o investimento em disseminação da marca, de forma global, a questão das fronteiras territoriais para o público consumidor no mercado de tecnologia, se apresenta, de certa forma, mitigada. A notoriedade de marcas de relevância, neste setor, acompanha o desenvolvimento acelerado da conectividade mundial, principalmente ao se considerar o nível de interatividade e integração entre os mercados globais.
Para além desse aspecto, verifica-se nos autos ampla produção probatória (evento 1, ANEXO8 ao 1.22), citada no voto, consistente em material de propaganda, consultas em websites, artigos de reportagem e informativos, que indicam, ainda, a realização de eventos em diferentes cidades brasileiras, e a disponibilização de Centros de Engajamento para Clientes da HPE, em cidades como São Paulo, por exemplo, situações que corporificam a difusão da marca em território nacional, dentro do seu nicho de mercado.
Dessa forma, entendo pela inexistência da alegada contradição a respeito do reconhecimento do sinal no Brasil, a qual explicita apenas a contrariedade da parte embargante ao entendimento adotado pela Turma Especializada e, portanto, inviável de ser reformada por embargos de declaração.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.