Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5070988-20.2022.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
APELANTE: OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): BEATRIZ CORREA PEIXOTO (OAB RJ248506)
ADVOGADO(A): JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)
APELADO: OPUS INCORPORADORA LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): GIOVANNA ROCHA CARNEIRO DA SILVA (OAB RJ233464)
ADVOGADO(A): RICARDO PIRAGINI (OAB SP102924)
EMENTA
Ementa: DIREITO MARCÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTROS DE MARCA. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária e apelação interposta por OPUS INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÕES MODULARES LTDA. (OPUS CM) contra sentença que declarou a nulidade dos registros nº 918.934.214 e nº 918.934.230, concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), para a marca nominativa "OPUS CONSTRUÇÕES MODULARES" e a marca mista correspondente. A apelante sustenta a inexistência de semelhança entre os sinais distintivos e a ausência de risco de confusão ou associação indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há semelhança gráfica, fonética ou ideológica entre as marcas em conflito que possa ensejar risco de confusão ou associação indevida;
(ii) definir se a anterioridade do registro da apelada OPUS INCORPORADORA, em classes distintas, impede a coexistência dos registros concedidos à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O risco de confusão ou associação indevida entre marcas deve ser aferido não apenas pela identidade gráfica e fonética dos sinais, mas também pela afinidade mercadológica dos produtos e serviços assinalados.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o princípio da especialidade não se restringe à classificação internacional de produtos e serviços, devendo-se considerar o potencial concreto de indução do consumidor a erro.
A expressão "OPUS", ainda que considerada de fraca distintividade, não pode ser utilizada de forma isolada por outra empresa do mesmo segmento sem elementos adicionais que afastem o risco de confusão.
A anterioridade do registro da apelada OPUS INCORPORADORA, depositado em 2015 e abrangendo classes afins, confere-lhe prioridade sobre a marca OPUS CONSTRUÇÕES MODULARES, registrada apenas em 2020.
A atuação das partes no mesmo ramo da construção civil e a similaridade dos sinais em questão tornam inviável a coexistência dos registros da apelante, nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.
O INPI, ao reconhecer a procedência do pedido de nulidade dos registros concedidos à apelante, confirma que os atos administrativos impugnados violam a legislação marcária vigente.
A condenação do INPI ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorre de sua qualidade de réu no feito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa necessária parcialmente provida para condenar o INPI ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, e apelação desprovida.
Tese de julgamento:
O risco de confusão ou associação indevida entre marcas não depende da identidade de classes, mas da afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados.
O princípio da anterioridade confere proteção ao registro marcário mais antigo quando demonstrada a semelhança entre os sinais distintivos e a possibilidade de indução do consumidor a erro.
A condenação do INPI ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é cabível quando a autarquia figura como ré e dá causa ao ajuizamento da ação.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, art. 124, XIX; CPC/2015, arts. 85, §11, e 496, I e §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1730067/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/08/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.854.526/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária para condenar o INPI, pro rata, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, e NEGAR PROVIMENTO à apelação da empresa ré, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2025.