Apelação Cível Nº 5080189-07.2020.4.02.5101/RJ
APELANTE: SMART HOMES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (AUTOR)ADVOGADO(A): EDUARDO LOPES TEIXEIRA (OAB SC016812)APELADO: SMART HOME CINE - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA. – ME (RÉU)ADVOGADO(A): LUCAS FORTUNA FREGUGLIA (OAB MG125547)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA-ME, com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 11 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 38).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MARCA MISTA. COLIDÊNCIA ENTRE SINAIS. SMART HOME. RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por autora que pleiteia a reforma da sentença de improcedência em ação de nulidade de registro marcário, com o objetivo de invalidar o registro da marca mista “SMART HOME CINE” (nº 907.744.354), concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI à empresa ré, sob a alegação de anterioridade de registro, colidência entre os sinais e risco de confusão no público consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de violação ao direito marcário da autora, especialmente quanto à possibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas “SMART HOMES” e “SMART HOME CINE”, à luz do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da anterioridade confere à autora prioridade no uso da marca, pois seu depósito é cronologicamente anterior ao da empresa ré.
4. As marcas identificam produtos concorrentes no mesmo segmento mercadológico, especialmente voltado a aparelhos de informática e tecnologia para residências inteligentes, demonstrando afinidade mercadológica.
5. As marcas mistas em disputa possuem grau elevado de similitude gráfica, fonética e ideológica, com predominância do núcleo nominativo “SMART HOME”, o que configura risco de confusão e associação indevida.
6. Embora o termo “SMART HOME” tenha caráter evocativo e menor distintividade, sua repetição em ambas as marcas, sem diferenciação gráfica ou conceitual significativa, inviabiliza a coexistência pacífica entre os sinais.
7. A adição do termo “CINE” à marca da ré não é suficiente para afastar a identidade fonética e a impressão de continuidade ou variação da marca anteriormente registrada.
8. A configuração dos elementos exigidos pelo art. 124, XIX, da LPI - anterioridade, afinidade, reprodução e suscetibilidade de confusão - impõe o reconhecimento da invalidade do registro posterior.
9. Segundo o princípio da causalidade e a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, o reconhecimento posterior do erro pelo INPI não o exime da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorrentes da concessão indevida do registro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A coexistência de marcas com núcleo distintivo idêntico, atuantes no mesmo segmento de mercado e com sinais similares sob os aspectos fonético, gráfico e ideológico, configura hipótese de nulidade do registro, nos termos do art. 124, XIX, da LPI.
2. O INPI, ao reconhecer em juízo a nulidade de ato administrativo de sua lavra, continua responsável pelos ônus sucumbenciais, quando sua atuação originar a demanda judicial, em observância ao princípio da causalidade.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), art. 124, XIX; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 4º, III; Súmula 410 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TRF-2, 1ª Turma Especializada, Apelação Cível n. 5072340-76.2023.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Simone Schreiber, DJe 02.06.2025; STJ, REsp 1.258.662/PR; STJ, AgInt no REsp 1.473.097/SC.
Os embargos de declaração foram parcialmente providos, mas não lhes foi atribuído efeitos infringentes.
Nesta sede, a recorrente afirma que o "v. acórdão vergastado contraria normas de lei federal, mais precisamente os Artigos 124, V e XIX, 158 e 169 da Lei 9.279/1996, Decreto n° 1.800/1996, artigo 61 e artigo 1.166 do Código Civil, artigo 485, IV e VI, 489 §1°, IV e artigo 1022, I, II e III do CPC".
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Pelo exposto, a recorrente requer ao Colendo Superior Tribunal de Justiça o CONHECIMENTO do recurso especial e o seu PROVIMENTO para, com base no art. 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal e demais dispositivos aplicáveis:
a) reconhecer a negativa de vigência de dispositivo de lei federal e contrariedade perpetrada pelo acórdão recorrido aos artigos 124, V e XIX, 158 e 169 da Lei 9.279/1996, Decreto n° 1.800/1996, artigo 61 e artigo 1.166 do Código Civil, artigo 485, IV e VI, 489 §1°, IV e artigo 1022, I, II e III do CPC, e como consequência, seja reformado o Acordão para julgar improcedente os pedidos iniciais.
b) Seja observado a sólida e firme jurisprudência deste STJ e dos Tribunais pátrios para casos semelhantes, à qual se aplicam os artigos violados, tal como trazido à baila, reformando-se assim o Acordão recorrido; ou
c) Ad argumentandum tantum, caso este Colendo Superior Tribunal de Justiça entenda não estar prequestionada a matéria trazida a debate, ou ultrapassar os demais argumentos acima, impõe-se o provimento do recurso especial pela ofensa ao art. 1.022, I, II e III e art. 489, § 1º, IV do CPC, anulando-se o acórdão recorrido e determinando ao Tribunal de origem que profira novo julgamento em sede de embargos de declaração, desta vez de forma fundamentada e se pronunciando expressamente sobre os pontos relevantes sustentados nos declaratórios, inclusive admitindo o necessário efeito infringente, principalmente por se tratar de medida consequente do acolhimento dos declaratórios.
Nestes termos, pede e espera deferimento.
Contrarrazões no Evento 53.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, inobstante a irresignação da parte que recorre, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
Depreende-se da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) que a violação do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário resta caracterizada quando, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, disponibilizados no mercado, são utilizados sinais suscetíveis de gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada (art. 124, XIX).
Para a aplicação do referido dispositivo legal, é necessária a verificação dos seguintes pressupostos: (i) a existência de registro marcário anterior; (ii) afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas; (iii) a reprodução ou imitação da marca alheia e (iv) a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.
Na espécie, cinge-se a controvérsia à avaliação da condição de distintividade entre os sinais da marca mista da apelada “SMART HOME CINE”, em oposição à marca mista da apelante “SMART HOMES”. Vejamos: (...)
Verifica-se que o princípio da anterioridade favorece a parte autora, na medida em que é incontroverso que seu depósito foi feito em data anterior ao da marca de titularidade da sociedade ré.
Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as empresas envolvidas operam em segmentos similares, uma vez que as marcas identificam produtos afins relacionados ao segmento de tecnologia e automação residencial, sendo, portanto, concorrentes.
Diante disso, passa-se ao exame da alegada reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência entre os sinais. Destaca-se que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não termos isolados.
Nesse aspecto, compartilho do entendimento do INPI:
“(...)
Da análise dos conjuntos, Verifica-se de imediato que os sinais são apresentados de forma mista, ou seja, possuem elementos escritos e gráficos,.VÊ-se também, que os elementos nominativos são, por óbvio, os principais componentes dos dois conjuntos marcários. O fato é que os termos “SMART HOME CINE”, e “SMART HOMES” são praticamente idênticos entre si, dada sua igualdade fonética e ideológica, afastando, de plano, a distintividade alegada pela autora, senão vejamos:
2.1.1- Do aspecto Gráfico
Após análise, nota-se que o sinal da autora, mesmo sendo misto, possui letras sem qualquer grafismo especial, exceto pelo botão de “liga/desliga” localizado antes do elemento nominativo. JÁ a marca da empresa RÉ possui uma tipologia levemente diferenciada, apenas na letra “S”, sem qualquer outro elemento gráfico.
Desta forma, graficamente falando, não existem elementos gráficos capazes de gerar uma distinção para que as marcas possam conviver harmonicamente.
2.1.2- Do aspecto Fonético
Sobre o aspecto fonético, é importante mencionar que mesmo aquelas marcas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas freqüentemente em sua forma verbal.
Na comparação fonética das marcas em cotejo, nota-se que as expressões são idênticas entre si, tanto na entonação quanto no ritmo. Portanto, foneticamente, não existe qualquer diferença entre os sinais, salvo pelo elemento nominativo “CINE”, presente na marca da empresa ré, que apenas aparenta ser um subproduto da empresa autora.
Desta forma, não há elementos que justifiquem a convivência das marcas.
2.1.3- Do aspecto ideológico
Também há que se falar em imitação ideológica, já que a marca da empresa autora mantém o mesmo significado da anterioridade, não afastando assim, a possibilidade de confusão ou associação por via ideológica.
(...)”
Assim, tais similitudes podem induzir o consumidor médio a erro, entendendo tratarem-se de marcas variantes de uma mesma origem comercial ou de origens coligadas, em afronta à legislação vigente.
Por outro lado, embora o elemento principal de ambas as marcas - a expressão “Smart Home”- possua caráter evocativo por estabelecer uma relação conceitual direta com os serviços oferecidos (dispositivos para casas inteligentes), reduzindo seu grau de distintividade, denota-se que esse termo representa o núcleo distintivo de ambas as marcas e exerce função predominante na identificação dos sinais.
Ademais, em que pese marcas fracas tenham proteção mais restrita, admitindo certa coexistência com marcas similares, isso não significa que registros de sinais idênticos sejam permitidos. Isso porque, o excesso não pode ser admitido, sob pena de gerar confusão ou associação indevida no público consumidor.
Dessa forma, diante da similitude entre os sinais distintivos e da coincidência dos ramos de atividade, configura-se situação vedada pelo artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, por implicar risco de confusão e de associação indevida no mercado.
No acórdão que julgou os declaratórios, complementou-se no seguinte sentido:
No caso, assiste parcial razão à embargante, exclusivamente quanto à omissão na análise da preliminar de ausência de interesse processual da embargada e pressupostos de constituição válida e regular do processo, fundada na intempestividade de eventual oposição administrativa ou processo administrativo de nulidade (artigos 158 e 169 da Lei nº 9.279/1996).
Ressalte-se que, nos termos do art. 174 da LPI, a ação judicial de nulidade de registro marcário possui prazo próprio de cinco anos, contado da concessão do registro. Trata-se de procedimento autônomo, com regime jurídico específico, não condicionado à prévia instauração ou tempestividade de procedimento administrativo. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 2020, e o registro impugnado foi concedido em 27.12.2016, o que demonstra a observância do prazo legal.
Assim, a preliminar não merece acolhimento, mas reconhece-se a omissão para fins de pré-questionamento.
Quanto à alegada omissão relativa à ilegitimidade passiva da embargante, verifica-se que o acórdão, ao reconhecer a responsabilidade solidária das rés e julgar procedente o pedido de nulidade do registro marcário, implicitamente reconheceu a legitimidade da empresa ré para figurar no polo passivo. Ademais, o art. 175, § 1º, da Lei nº 9.279/1996, prevê expressamente que a ação de nulidade pode ser ajuizada contra o titular do registro. Inexistente, portanto, omissão a ser suprida neste ponto.
No que se refere à alegada omissão sobre as distinções entre as empresas (localização, público-alvo, denominação, objeto social e classes de Nice), observa-se que o acórdão examinou detalhadamente os aspectos da anterioridade, afinidade mercadológica e similitude dos sinais distintivos. Considerou, inclusive, as peculiaridades das marcas e das atividades desempenhadas pelas partes, concluindo pela possibilidade de confusão ou associação indevida, o que afasta a existência de omissão.
Igualmente, não há omissão quanto à análise do art. 124 da LPI ou dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça mencionados. O acórdão embargado fundamentou-se na violação ao inciso XIX do referido artigo, enfrentando o ponto central da controvérsia. O dever de fundamentação, conforme jurisprudência consolidada, não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou a citação de todos os precedentes colacionados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada.
Também não procede a alegação de omissão quanto ao princípio da especialidade. O julgado considerou as classes de produtos e serviços das marcas em litígio e concluiu pela ocorrência de colidência e risco de confusão, o que revela a aplicação do referido princípio.
No tocante à tese de que “SMART HOME” constituiria expressão de uso comum e, portanto, marca fraca, tal argumento foi expressamente analisado. O acórdão reconheceu o caráter evocativo do termo, mas entendeu que essa característica não legitima o registro de sinais idênticos ou suscetíveis de gerar confusão no mercado, afastando, no caso concreto, a possibilidade de coexistência pacífica.
Por fim, não se identifica contradição na fixação dos ônus da sucumbência. A contradição relevante para efeitos de embargos declaratórios é aquela interna ao acórdão, caracterizada por incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e conclusões. No caso, o julgado apresentou fundamentação clara ao condenar solidariamente o INPI, com base no princípio da causalidade, e a empresa ré, em virtude da procedência do pedido. As responsabilizações são distintas e compatíveis, inexistindo vício.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Portanto, alterar as conclusões lançadas no acórdão recorrido implicaria reexaminar os fatos e as provas contidas nos autos, o que não se admite neste momento processual.
Além disso, destaca-se que as violações dos art. 489, § 1º, IV, e 1.022, I, II, III, do CPC não se sustentam. Como se pode constatar acima, o acórdão que julgou o recurso de apelação e aquele que o integrou em sede de embargos de declaração analisaram devidamente as questões de mérito, de modo que a prestação jurisdicional foi esgotada.
É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao art. 489 do CPC, pois se decidiu tudo de modo claro e fundamentado.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.547.208/SP, Terceira Turma, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp n. 1.480.314/RJ, Quarta Turma, DJe 19/12/2019.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.
