Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 0811647-04.2011.4.02.5101/RJ
APELANTE: RESTAURANTE COSTELAO LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB SP270039)
ADVOGADO(A): SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA (OAB SP266748)
ADVOGADO(A): AUDINEIA COSTA DE OLIVEIRA (OAB SP336415)
APELADO: COSTELAO BACACHERI EIRELI (RÉU)
ADVOGADO(A): FRANCISCO EDUARDO NAMBU (OAB RJ151410)
APELADO: JOVALDO PEREIRA BATISTA (RÉU)
ADVOGADO(A): KATIA CILENE D ANGELIS (OAB RJ126882)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por RESTAURANTE COSTELÃO LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 31 desta instância.
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrida:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE MARCAS SEMELHANTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Restaurante Costelão Ltda. contra sentença da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente ação ordinária de nulidade de ato administrativo proposta contra Costelão Bacacheri EIRELI, Jovaldo Pereira Batista e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A apelante busca a anulação do registro das marcas "COSTELÃO BACACHERI" e "COSTELÃO DO BAIANO", alegando risco de confusão com sua marca "COSTELÃO".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo "COSTELÃO" possui distintividade suficiente para conferir exclusividade ao titular e impedir o registro de marcas que o utilizem com acréscimos; e (ii) determinar se as marcas registradas pelas apeladas geram risco de confusão ou associação indevida entre os consumidores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de exclusividade sobre uma marca não impede a concessão de registros para sinais semelhantes quando há elementos distintivos suficientes que afastam a possibilidade de confusão para o consumidor.
4. A análise da colidência de marcas deve considerar o conjunto marcário, incluindo elementos nominativos e figurativos, e não apenas termos isolados.
5. A inclusão dos elementos "BACACHERI" e "DO BAIANO" nas marcas das apeladas confere distintividade suficiente, afastando o risco de confusão e permitindo sua coexistência com a marca da apelante.
6. O uso do termo "COSTELÃO" é comum no ramo de alimentação, caracterizando-se como um sinal de fraca distintividade, o que impõe a convivência de marcas similares no mercado.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes desde que não se comprove confusão ou associação indevida pelo público consumidor.
8. A longa convivência das marcas no mercado sem registros de confusão entre consumidores reforça a inexistência de risco de violação ao direito marcário da apelante.
9. Não há comprovação de que a marca "COSTELÃO" da apelante seja notoriamente conhecida, o que afastaria a aplicação do art. 126 da Lei da Propriedade Industrial.
10. A atuação administrativa do INPI, ainda que tenha indeferido registros anteriores contendo o termo "COSTELÃO", não gera direito adquirido à exclusividade sobre tal termo, nem impede a concessão de registros distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exclusividade de uma marca não impede o registro de sinais semelhantes quando há elementos distintivos que afastam o risco de confusão.
2. O exame de colidência de marcas deve considerar o conjunto marcário em sua totalidade, e não apenas elementos isolados.
3. Marcas compostas por termos comuns ou de fraca distintividade devem suportar a coexistência com outras semelhantes, desde que não gerem confusão no consumidor.
4. A jurisprudência admite a convivência de marcas similares quando inexiste comprovação de associação indevida ou risco de confusão.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 122, 123, 124, V, XIX e XXIII, 126.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.745.412/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.03.2020; STJ, REsp nº 1.258.662/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, REsp nº 773.126/SP, rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 21.05.2009.
Nesta sede, a recorrente afirma "fundamenta-se o Recurso Especial, na manifesta contrariedade do inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96 e em decisões de mesmo sentido colacionadas em nossos Tribunais, cujas jurisprudências estão sendo indicadas, pelo que pretende-se, com base nos elementos constantes nos próprios acórdãos ora impugnados, esse E. STJ reconheça a ofensa pela não aplicação do mesmo entendimento em iguais caso se reforme o pronunciamento da instancia 'a quo'".
Os requerimentos recursais foram assim formuladas:
a) Demonstrada a divergência jurisprudencial, aguarda a Recorrente o deferimento e o processamento e subam os autos à consideração do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando, conhecida a irresignação, mereça provimento para o efeito de reformar o v. acórdão recorrido no que pertine a insurgência aqui manifestada;
b) O recebimento do presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo;
c) Seja o Recorrido intimado para que querendo se manifestar;
d) Que essa Colenda Corte Superior admita o presente recurso especial, com o seu consequente recebimento e espera-se que seja integralmente provido, revertendo o resultado, para condenar a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Recorrente.
Contrarrazões no Evento 48.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação ao art. 124, XIX, da LPI.
Confira-se:
(...)
Feitas essas considerações, passa-se a analisar o caso concreto.
No caso em apreço, sustentou a apelante a colidência de marcas para fins do art. 124, V, XIX e XXIII da Lei nº 9.279/96 (LPI), que configuraria vício a resultar na nulidade do registro de marca concedido à apelada.
A decisão de primeira instância considerou que os acréscimos "BACACHERI" e "DO BAIANO" seriam suficientes para diferenciar as marcas das apeladas da marca da apelante, afastando a possibilidade de confusão para os consumidores.
A apelante alega que sua marca "COSTELÃO", sob o nº 790.100.770, é anterior aos registros concedidos às apeladas, o que lhe confere direito de exclusividade. Aponta, ainda, que o INPI indeferiu diversos pedidos de registro que continham a palavra "COSTELÃO", mas deferiu os registros das apeladas, criando uma inconsistência. Argumenta, por fim, que as apeladas estão se aproveitando do prestígio de sua marca para promover seus serviços.
As marcas analisadas são as seguintes: (...)
Como mencionado anteriormente, a marca há de ser examinada em sua totalidade.
Nada obstante a semelhança entre parte de seus elementos nominativos, o exame destes considerados em sua totalidade, bem como em conjunto com os demais elementos figurativos que compõem os signos, permite concluir, quanto ao grau de semelhança, que há distintividade suficiente entre os conjuntos marcários, o que autoriza a concessão dos registros.
Conquanto as titulares atuem no mesmo mercado, inexiste risco de confusão para o consumidor, porque os elementos nominativos "BACACHERI" e "DO BAIANO" são dominantes nos conjuntos marcários disputados.
Colho, da sentença apelada:
35. Embora as marcas das corrés contenham o termo COSTELÃO, verifica-se que este não se encontra em evidência e o acréscimo dos termos BACACHERI e DO BAIANO, da 2ª e 3ª rés, respectivamente, traz às marcas das demandadas suficiente diferenciação com relação à marca da autora. Merece destaque o fato de as marcas das corrés possuírem, ainda, configuração visual própria, haja vista que os registros atacados foram concedidos na forma mista, apresentando identidades visuais notadamente distintas.
36. Assim, assiste razão à área técnica do INPI quando afirma que, ao contrário de outros pedidos de registro indeferidos com base na anterioridade do registro da autora, nos registros ora atacados, o termo COSTELÃO não se encontra destacado, apresentando um conjunto suficientemente distintivo. Com efeito, o INPI indeferiu os registros COSTELÃO NA BRASA (822831899), O COSTELÃO (825514304), COSTELÃO VELHO PEDRO (827374402), por possuírem o termo "costelão" em destaque, tudo a demonstrar que o posicionamento do INPI tem sido coerente e equânime neste ponto.
Constato que “COSTELÃO BACACHERI” é um restaurante com duas unidades, Curitiba e Pinhais/PR, tendo pratos à base de costela como seu carro-chefe1. A paleta de cores tem destaque para o amarelo e o preto.
Ao pesquisar “COSTELÃO DO BAIANO” descobre-se três unidades de churrascaria no Estado de São Paulo, em Bastos, Tupã e Osvaldo Cruz, também com pratos de costela como destaques em seu cardápio. Seu esquema de cores tem destaque para o laranja e o amarelo.
A apelante se apresenta nas redes sociais como "Restaurante Costelão", e está localizada em Arujá/SP, e faz uso de esquema de cores com destaque para o vermelho e branco.
Portanto, até mesmo por razões geográficas, não há possibilidade de confusão por parte do consumidor.
Uma pesquisa simples em buscador (Google e similares) revela que o termo é comum no ramo de restaurantes, sendo amplamente utilizado por restaurantes que fazem do prato de costela o seu maior destaque atrativo.
Logo, evidencia-se a utilização corriqueira do termo "COSTELÃO", no segmento mercadológico de restaurantes, o que impõe ao titular do registro a convivência com marcas similares, considerando-se a aplicação da Teoria da Distância ao caso concreto.
A impressão causada pelo conjunto dos signos marcários é distinta, não conduzindo o consumidor a qualquer risco de confusão ou associação indevida, o que é suficiente para afastar a incidência do art. 124, XIX da Lei nº 9.279/96.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem o dispositivo infraconstitucional supostamente violado (art. 124, XIX, da LPI), cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Em outras palavras: alterar as conclusões em que se assentou o acórdão, para se rediscutir o critério valorativo da prova do processo, implicaria reexaminar o seu conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial.
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial.
6. "A marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96."
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial com fulcro no art. 1.030, V, da CPC.
1. https://www.costelaobacacheri.com.br/unidade-bacacheri/