Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5084570-53.2023.4.02.5101/RJ
APELANTE: VESTY HR PARTICIPACOES S.A. (AUTOR)
ADVOGADO(A): BRUNO LUIS CARDOSO (OAB SC048514)
APELADO: IL GELATO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELADOS LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): ALISSON MONTEIRO DE SOUSA (OAB BA074392)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por VESTY HR PARTICIPAÇÕES S.A., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 22 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 62).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO MARCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. IMPRESSÃO DE CONJUNTO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade do registro nº 916102220, referente à marca mista “X-PRO”, classe NCL 30, de titularidade da apelada, bem como de abstenção de uso da marca, sob alegação de colidência com o registro nº 824714644 da marca “TEXPRO”, também na classe 30, de titularidade da apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se o registro da marca “X-PRO” viola o art. 124, XIX, da LPI, em razão de anterioridade e afinidade mercadológica com a marca “TEXPRO”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.
4. A análise de colidência entre marcas constitui matéria de natureza jurídica, sendo possível sua aferição a partir de documentos constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória.
5. O princípio da anterioridade assegura preferência ao primeiro registro, mas deve ser interpretado em conjunto com o princípio da especialidade, que limita a proteção da marca a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins suscetíveis de gerar confusão.
6. A afinidade mercadológica deve ser analisada segundo critérios do Manual de Marcas do INPI (natureza, finalidade, concorrência, canais de distribuição, público-alvo, grau de atenção), não bastando a mera coincidência de classe.
7. Embora as marcas “X-PRO” e “TEXPRO” se insiram no setor alimentício, os produtos assinalados diferem em natureza e finalidade, não configurando concorrência direta nem risco de associação indevida pelo consumidor.
8. A impressão de conjunto dos signos demonstra diferenças gráficas, ideológicas e visuais relevantes, afastando a possibilidade de confusão, ainda que se admita certa semelhança fonética.
9. O registro da marca “X-PRO” observa o art. 124, XIX, da LPI, não havendo motivo para nulidade administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do juízo.
2. O princípio da anterioridade deve ser interpretado em conjunto com o princípio da especialidade, limitando a exclusividade da marca a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins que possam gerar confusão.
3. A análise de colidência marcária deve considerar a impressão de conjunto dos signos, e a coexistência é admitida quando ausente risco de confusão ou associação indevida.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 370; LPI (Lei nº 9.279/1996), art. 124, XIX; Manual de Marcas do INPI, item 5.11.2.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, AI nº 5019915-49.2023.4.02.0000, Rel.ª Des.ª Fed. Simone Schreiber, j. 12.06.2024.
Os embargos de declaração foram desprovidos.
Nesta sede, os pedidos recursais foram assim formulados:
Do exposto, requer:
a) Em preliminar, o reconhecimento de violação aos arts. 370 e 371 do CPC, com a anulação do processo por cerceamento de defesa, devolvendo os autos à primeira instância e determinando-se a realização de prova pericial para contrapor o parecer técnico do INPI que baseou tanto a sentença, quanto o acórdão recorrido;
b) Em preliminar, o reconhecimento de violação ao art. 1.022, II, parágrafo único, II, c/c art. 489, §1º, IV, do CPC, com a cassação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, determinando que o TRF-2 se manifeste sobre a existência, ou não, de provas de a) disputa de mesma clientela e b) disputa de mesma região geográfica;
c) No mérito, o reconhecimento de violação ao art. 124, XIX, da LPI e art. 6, quinquies, c, 1, da CUP, com a reforma do acórdão para, fixando tese à questão federal posta, julgar, por consequência, procedente o pedido de nulidade do registro;
d) A inversão dos ônus da sucumbência, em caso de provimento deste recurso;
e) Que as demais intimações sejam feitas exclusivamente na pessoa deste advogado subscritor, Bruno Luis Cardoso Niehues (OAB/SC 48.514), sob pena de nulidade.
Contrarrazões no Evento 82.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CRFB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Verifica-se que, na hipótese, há questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, qual seja se, à luz dos artigos 370 e 371 do CPC, o indeferimento de prova pericial requerida para contestar o parecer técnico do INPI, que baseou a sentença e o acórdão recorrido desfavoráveis à parte requerente da prova, consubstancia cerceamento de defesa.
Inclusive, destaco que, em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça assentou que "a prova pericial é indispensável em demandas envolvendo colidência de marcas figurativas e concorrência desleal, pois a análise técnica é necessária para avaliar aspectos mercadológicos, semiológicos e o risco de associação indevida entre os sinais distintivos".
Confira-se a ementa do julgado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. MARCAS FIGURATIVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A prova pericial é indispensável em demandas envolvendo colidência de marcas figurativas e concorrência desleal, pois a análise técnica é necessária para avaliar aspectos mercadológicos, semiológicos e o risco de associação indevida entre os sinais distintivos. Precedentes.
2. A colisão marcária, quando não se trata de reprodução idêntica flagrante, exige o auxílio de expert para aferir a distintividade e a possibilidade de convivência dos sinais.
3. O indeferimento da perícia, fundamentado apenas na convicção visual do magistrado, em detrimento do direito da parte de provar a alegada confusão mercadológica, caracteriza indevido cerceamento de defesa, violando os artigos 369 e 472 do CPC.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que o indeferimento de prova técnica em casos de concorrência desleal e colidência de marcas figurativas configura cerceamento de defesa, sendo imprescindível a produção de prova pericial para a análise técnica da questão.
5. Recurso especial provido, para anular o acórdão recorrido e a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial requerida e prosseguimento do julgamento.
(REsp 1966710 / RJ. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. QUARTA TURMA. DJEN 16/03/2026)
Conclui-se, portanto, que há decisão proferida em última instância, com o esgotamento das vias ordinárias de impugnação e que restou devidamente atendido o requisito do prequestionamento, uma vez que houve o efetivo debate, no acórdão recorrido, sobre a questão jurídica objeto do recurso especial, permitindo-se, portanto, a exata compreensão da controvérsia.
Ante o exposto, ADMITO o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.