Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5024166-70.2022.4.02.5101/RJ
APELANTE: PUMA SE (AUTOR)
ADVOGADO(A): ANDREA GAMA POSSINHAS (OAB RJ089165)
ADVOGADO(A): PEDRO BASTOS MOTTA MATHEUS (OAB RJ202010)
ADVOGADO(A): ISADORA RAMOS DE ALBUQUERQUE LIMA (OAB RJ174385)
ADVOGADO(A): JOAO CLAUDIO BAPTISTA HENRICHS (OAB RJ235035)
APELANTE: PUMA SPORTS LTDA. (AUTOR)
ADVOGADO(A): ANDREA GAMA POSSINHAS (OAB RJ089165)
ADVOGADO(A): PEDRO BASTOS MOTTA MATHEUS (OAB RJ202010)
ADVOGADO(A): ISADORA RAMOS DE ALBUQUERQUE LIMA (OAB RJ174385)
ADVOGADO(A): JOAO CLAUDIO BAPTISTA HENRICHS (OAB RJ235035)
APELADO: FAUSTINO E PERES - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): BRUNO FERNANDO DE SOUZA (OAB PR070147)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por PUMA SE e PUMA SPORTS LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 24 desta instância.
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
Ementa: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MARCA. PEDIDO DE CADUCIDADE. NULIDADE DE REGISTRO. USO EFETIVO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Puma SE e Puma Sports Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada contra Faustino e Peres - Centro Automotivo Ltda. e o INPI, com vistas à declaração de caducidade do registro da marca mista "PUMA PNEUS" (nº 826.054.595) ou, alternativamente, à sua nulidade por afronta à Lei de Propriedade Industrial. A sentença reconheceu a validade dos atos administrativos impugnados e condenou as autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 16% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a marca "PUMA PNEUS" teve uso efetivo e regular suficiente para afastar a caducidade; (ii) estabelecer se o registro da referida marca deve ser anulado por imitação de marca notoriamente conhecida e obtida com má-fé, afastando-se, nesse caso, a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A caducidade de registro de marca, conforme os arts. 142 a 146 da LPI, pressupõe desuso por cinco anos consecutivos sem justificativa, cabendo ao titular comprovar o uso efetivo. No caso concreto, a ré apresentou notas fiscais e outros documentos com data e identificação da marca durante o período investigado (23/02/2013 a 23/02/2018), sendo reconhecido o uso efetivo e regular da marca.
A jurisprudência administrativa do INPI e do TRF2 aceita as notas fiscais como prova idônea do uso da marca, especialmente quando demonstram comercialização em escala razoável e no segmento correspondente ao registro.
A alegação de que o registro da marca "PUMA PNEUS" violaria o art. 124, XIX, da LPI não prospera, pois não ficou comprovada a má-fé da ré. A ação de nulidade foi ajuizada mais de cinco anos após a concessão do registro, e não há elementos concretos nos autos que afastem a incidência da prescrição prevista no art. 174 da LPI.
A proteção conferida ao alto renome da marca "PUMA" somente produz efeitos prospectivos, a partir de 28/03/2017, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não alcançando marcas anteriormente registradas de boa-fé.
A marca da ré apresenta elementos distintivos suficientes para afastar o risco de confusão, não havendo identidade absoluta ou imitação servil capaz de justificar a anulação do registro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A apresentação de notas fiscais emitidas no período legal e com referência à marca registrada é suficiente para afastar a caducidade por desuso, nos termos dos arts. 143 e 144 da LPI.
A ausência de demonstração de má-fé impede a superação da prescrição quinquenal para propositura da ação de nulidade de marca, prevista no art. 174 da LPI.
O reconhecimento de alto renome de marca produz efeitos apenas prospectivos, não atingindo registros anteriormente concedidos de boa-fé.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), arts. 124, XIX; 125; 126; 129; 142 a 146; 165 e 174. Convenção da União de Paris, art. 6º bis, §3º. CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 11º.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, AC 486736, Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, j. 29.03.2011; TRF2, AC 0074148-51.2016.4.02.5101; STJ, REsp 1893426/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1312191/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.11.2020.
Nesta sede, as recorrentes afirmam que não podem se conformar "com a decisão recorrida, notadamente quanto ao não acolhimento da tese de nulidade da decisão do INPI que deixou de reconhecer a caducidade do registro marcário da Recorrida, em violação ao artigo 143, II, da Lei da Propriedade Industrial, seja por inobservância ao seu conteúdo normativo, seja por conferir-lhe interpretação divergente daquela adotada por outros tribunais, inclusive por este colendo Superior Tribunal de Justiça, configurando, assim, violação ao referido dispositivo legal e dissídio jurisprudencial passível de correção por meio do presente recurso especial".
Ao final, "as Recorrentes confiam no juízo positivo de admissibilidade deste recurso, seja pela alínea a, seja pela c do permissivo constitucional e, no mérito, requerem que esta c. Turma dê provimento ao presente Recurso Especial, nos termos da fundamentação acima tecida".
Contrarrazões nos Eventos 46 e 47.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação infraconstitucional apontada (art. 143, II, da LPI).
Veja-se:
(...)
Como se verá a seguir, em relação ao mérito a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, além dos que adiciono a seguir.
O instituto da caducidade consiste em uma das formas de extinção do registro de uma marca, objetivando impedir que registros sejam mantidos em pleno vigor, embora sem uso efetivo, encontrando-se regulado pelos artigos 142 a 146 da Lei nº 9.279/1996, in verbis: (...)
A caducidade configura a perda do direito de propriedade conferido ao titular da marca por meio do registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, direito este garantido pelo artigo 129 da referida Lei nº 9.279/96.
Deste modo, o direito à propriedade de uma marca não é conferido sem qualquer condição ao seu titular. Ao contrário, a propriedade da marca, existente a partir da concessão do registro e a sua atribuição ao titular encontra-se vinculada ao seu uso efetivo, seja por parte daquele, seja por terceiro devidamente licenciado.
Mesmo que o registro seja concedido sem a necessidade de qualquer uso efetivo, a sua ausência, pelo prazo de cinco anos consecutivos, ensejará a decretação da caducidade, conforme expressamente previsto pelo artigo 143 da LPI.
Assim, ao direito de propriedade e de uso sobre uma marca, atribuído pelo registro no INPI, corresponde um dever legal de uso da mesma, da função social da propriedade, estabelecida na Constituição Federal.
No presente caso devem ser analisados os requisitos legais para a decretação de caducidade, previstos nos artigos 142 a 146 da Lei 9.279/1996, quais sejam:
i) o requerimento da caducidade, por parte de qualquer interessado em explorar a mesma marca, no mesmo segmento mercadológico;
ii) o desuso da marca pelo prazo de cinco anos, sem comprovação, por parte do titular da marca, de um motivo de força maior a justificar o desuso.
O Manual de Marcas do INPI, em seu item 6.5.3, delimita quais são os meios de prova para comprovação de uso da marca, conforme especificado a seguir: (...)
No caso concreto, tendo em vista que o requerimento de declaração de caducidade foi apresentado em 23/02/2018 (evento 1, OUT6), o período investigado foi fixado de 23/02/2013 a 23/02/2018.
Instada a se manifestar na via administrativa, a ré apelada Faustino e Peres - Centro Automotivo Ltda. apresentou a seguinte documentação a fim de demonstrar o uso da marca (evento 1, OUT8): (...)
Apreciando a documentação, o magistrado sentenciante verificou que não poderiam ser considerados: a) os documentos de fls 5/8, 11/21, 30/33 e fls.48/54, por não apresentarem a data de sua emissão; b) os documentos de fls.22/25 e fls.28/29, que, embora datados, não apresentam a marca objeto do litígio ou qualquer referência a esta.
Neste ponto, assiste razão à apelante quanto à alegação de que o Juízo a quo não poderia ter considerado os documentos de fls. 34/35, já que datados de 28/12/2011 e 22/11/2012, respectivamente, portanto emitidos em período anterior ao investigado.
Todavia, da análise do conjunto probatório verifica-se não assistir razão à apelante quanto à alegação de que não teria sido demonstrado o uso efetivo e regular da marca ao longo do tempo, na medida em que a sociedade apelada apresentou uma série de notas fiscais ostentando a marca objeto do litígio, no segmento para a qual foi registrada e dentro do período estabelecido por lei.
Com relação às notas fiscais juntadas como provas de uso da marca, a jurisprudência é pacífica em aceitá-las como prova efetiva para distinguir o seu serviço oferecido, de forma individualizada, demonstrando o uso efetivo da marca em seus empreendimentos negociais.
Neste sentido, confira-se jurisprudência deste E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região admitindo esse meio de prova:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO REGISTRO DA MARCA LUSAN. IRREGULARIDADES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
...5. No que concerne às notas fiscais, tanto a jurisprudência administrativa do INPI, quanto à dos tribunais, são pacíficas no sentido de aceitar os citados documentos como prova efetiva do uso da marca. No caso em tela, as notas fiscais apresentadas demonstram efetivamente a comercialização dos produtos designados pela marca questionada em escala razoável e suficiente a afastar o desuso. 6. Apelação desprovida.
(TRF-2 Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL - 486736 Processo: 2008.51.01.814514-8 UF: RJ Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA Data Decisão: 29/03/2011 Documento: TRF-200256902 Fonte E-DJF2R - Data::08/04/2011 - Página::305/306, Relatora Desembargadora Federal LILIANE RORIZ.
Não merece acolhimento a alegação de que a documentação revelaria uso apenas esporádico e errático da marca, eis que apresentada em quantidade significativa e abarcando ao menos 04 (quatro) anos do período investigado.
Assim, agiu corretamente o Juízo a quo ao reconhecer a utilização da marca mista "PUMA PNEUS" no período investigado, o que afasta a ocorrência de caducidade.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem o dispositivo infraconstitucional supostamente violado, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Por fim, consoante posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'
Por todo do exposto, INADMITO o recurso especial com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.