Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
AREsp 3069082/RJ (2025/0388458-3)
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE: PUMA SE
AGRAVANTE: PUMA SPORTS LTDA
ADVOGADOS: CARLOS GRUENBAUM LEMOS - RJ112349
ANDRÉA GAMA POSSINHAS - RJ089165
ISADORA RAMOS DE ALBUQUERQUE LIMA - RJ174385
PEDRO BASTOS MOTTA MATHEUS - RJ202010
JOAO CLAUDIO BAPTISTA HENRICHS - RJ235035
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO: FAUSTINO E PERES - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
ADVOGADO: BRUNO FERNANDO DE SOUZA - PR070147
DECISÃO Examina-se agravo em recurso especial interposto por PUMA SE e PUMA SPORTS LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Ação: de declaração de caducidade de registro de marca c/c nulidade de registro, ajuizada pela agravante, em face de FAUSTINO E PERES - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, na qual pleiteia a declaração de caducidade do registro da marca mista "PUMA PNEUS" e, alternativamente, a nulidade do registro por afronta à Lei de Propriedade Industrial. Sentença: julgou improcedente o pedido. Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela parte agravante, nos termos da seguinte ementa: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MARCA. PEDIDO DE CADUCIDADE. NULIDADE DE REGISTRO. USO EFETIVO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Puma SE e Puma Sports Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada contra Faustino e Peres - Centro Automotivo Ltda. e o INPI, com vistas à declaração de caducidade do registro da marca mista “PUMA PNEUS” (nº 826.054.595) ou, alternativamente, à sua nulidade por afronta à Lei de Propriedade Industrial. A sentença reconheceu a validade dos atos administrativos impugnados e condenou as autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 16% do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a marca “PUMA PNEUS” teve uso efetivo e regular suficiente para afastar a caducidade; (ii) estabelecer se o registro da referida marca deve ser anulado por imitação de marca notoriamente conhecida e obtida com má-fé, afastando-se, nesse caso, a prescrição quinquenal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A caducidade de registro de marca, conforme os arts. 142 a 146 da LPI, pressupõe desuso por cinco anos consecutivos sem justificativa, cabendo ao titular comprovar o uso efetivo. No caso concreto, a ré apresentou notas fiscais e outros documentos com data e identificação da marca durante o período investigado (23/02/2013 a 23/02/2018), sendo reconhecido o uso efetivo e regular da marca. 4. A jurisprudência administrativa do INPI e do TRF2 aceita as notas fiscais como prova idônea do uso da marca, especialmente quando demonstram comercialização em escala razoável e no segmento correspondente ao registro. 5. A alegação de que o registro da marca “PUMA PNEUS” violaria o art. 124, XIX, da LPI não prospera, pois não ficou comprovada a má-fé da ré. A ação de nulidade foi ajuizada mais de cinco anos após a concessão do registro, e não há elementos concretos nos autos que afastem a incidência da prescrição prevista no art. 174 da LPI. 6. A proteção conferida ao alto renome da marca “PUMA” somente produz efeitos prospectivos, a partir de 28/03/2017, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não alcançando marcas anteriormente registradas de boa-fé. 7. A marca da ré apresenta elementos distintivos suficientes para afastar o risco de confusão, não havendo identidade absoluta ou imitação servil capaz de justificar a anulação do registro. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. TESE DE JULGAMENTO: 1. A apresentação de notas fiscais emitidas no período legal e com referência à marca registrada é suficiente para afastar a caducidade por desuso, nos termos dos arts. 143 e 144 da LPI. 2. A ausência de demonstração de má-fé impede a superação da prescrição quinquenal para propositura da ação de nulidade de marca, prevista no art. 174 da LPI. 3. O reconhecimento de alto renome de marca produz efeitos apenas prospectivos, não atingindo registros anteriormente concedidos de boa-fé. Recurso especial: alega violação do art. 143, II, da Lei 9.279/1996, bem como dissídio jurisprudencial. Afirma que a mera apresentação de notas fiscais, sem aferição de regularidade, volume e efetividade do uso no período quinquenal, não comprova uso apto a afastar a caducidade. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Do reexame de fatos e provas O TJ/RJ assim se manifestou a respeito do uso da marca pela parte agravada: Todavia, da análise do conjunto probatório verifica-se não assistir razão à apelante quanto à alegação de que não teria sido demonstrado o uso efetivo e regular da marca ao longo do tempo, na medida em que a sociedade apelada apresentou uma série de notas fiscais ostentando a marca objeto do litígio, no segmento para a qual foi registrada e dentro do período estabelecido por lei. (...) Não merece acolhimento a alegação de que a documentação revelaria uso apenas esporádico e errático da marca, eis que apresentada em quantidade significativa e abarcando ao menos 04 (quatro) anos do período investigado. Alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. - Da divergência jurisprudencial Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram descumpridos os arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em 17% do valor atualizado da causa (e-STJ fl. 326) para 20%. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Relator
NANCY ANDRIGHI