Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
AREsp 3072463/RJ (2025/0376932-0)
RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE: LOCA EXPRESS COMERCIO SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADO: SONIA CARLOS ANTONIO - RJ002538A
AGRAVADO: LOCEXPRESS FRANQUEADORA LTDA
ADVOGADOS: ANA DE ANDRADE VASCONCELOS NEGRELLI - PE021331
ELZA CRISTINA FURTADO DE MENDONCA MOTTA - PE016428
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LOCA EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE SINAIS DISTINTIVOS. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. MARCAS DE BAIXA DISTINTIVIDADE. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Apelação cível interposta por LOCA EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI contra sentença da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro da marca “LOCEXPRESS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS”, concedido à empresa LOCEXPRESS FRANQUEADORA LTDA, pelo INPI. A apelante alega direito de precedência sobre a marca “LOCA EXPRESS”, com base em uso anterior desde 2013, bem como existência de risco de confusão no mercado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso anterior da marca “LOCA EXPRESS” pela autora confere direito de precedência em relação ao registro concedido à ré pelo INPI; (ii) estabelecer se há colidência entre os sinais marcários e risco de confusão que justifique a anulação do registro concedido à empresa ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A proteção ao nome empresarial limita-se à unidade da federação em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida nacionalmente mediante arquivamento complementar, o que não foi comprovado pela autora, que possui registro apenas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. 4. Os termos “LOCA” e “EXPRESS” possuem baixa distintividade e são comuns no ramo de locação de máquinas e equipamentos, o que permite a coexistência de marcas com elementos semelhantes, conforme entendimento técnico do INPI. 5. O uso simultâneo e anterior das marcas por ambas as partes, antes do depósito perante o INPI, não garante direito exclusivo à apelante, devendo prevalecer, conforme jurisprudência do STJ, o direito de quem primeiro efetuou o depósito regular da marca, no caso, a apelada. 6. A marca da autora foi depositada em 23/09/2022, após o registro concedido à ré em 20/10/2020, o que afasta a alegação de precedência no registro. 7. A prova dos autos indica que os sinais distintivos das marcas apresentam elementos gráficos e nominativos suficientes para afastar o risco de confusão, sendo legítima a concessão do registro à ré. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A proteção ao nome empresarial restringe-se à jurisdição da Junta Comercial de registro, salvo arquivamento complementar nas demais unidades da federação. 2. A coexistência de marcas com elementos de baixa distintividade é possível quando não demonstrado risco de confusão ou associação indevida. 3. Prevalece o direito daquele que primeiro efetua o depósito da marca junto ao INPI, ainda que ambas as partes demonstrem uso anterior do sinal distintivo.” (e-STJ, fls. 278-279) Não foram opostos embargos de declaração. Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses: (i) art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996, pois teria sido ignorado o direito de precedência fundado no uso anterior, contínuo e de boa-fé do sinal “LOCA EXPRESS” pela recorrente desde 2013, de modo que a prevalência do primeiro depósito no INPI teria contrariado a regra legal de precedência baseada na anterioridade de uso. (ii) art. 124, V, da Lei 9.279/1996, pois a marca registrada pela recorrida teria reproduzido/imitação de elemento característico do nome empresarial da recorrente, em mesmo segmento, gerando associação indevida; além disso, a proteção ao nome empresarial teria sido restringida indevidamente ao âmbito estadual, em descompasso com o art. 8º da Convenção da União de Paris, que asseguraria proteção nacional ao nome empresarial sem necessidade de registros complementares. Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 303-311). O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente agravo. É o Relatório. Passo a decidir. Extrai-se dos autos que, na origem, LOCA EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI alegou uso anterior, contínuo e de boa-fé do sinal “LOCA EXPRESS” desde 2013, sustentando direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996) e violação ao seu nome empresarial (art. 124, V, da Lei 9.279/1996). Para tanto, propôs Ação de Nulidade de Ato Administrativo em face de LOCEXPRESS FRANQUEADORA LTDA e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), visando anular o registro da marca mista “LOCEXPRESS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS”, concedido em 20/10/2020. A sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos, com dois fundamentos centrais: a proteção do nome empresarial é restrita à unidade federativa do registro e, havendo prova de uso anterior por ambas as partes, prevalece o direito de quem primeiro efetuou o depósito da marca junto ao INPI (e-STJ, fls. 275-277). O acórdão da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento à apelação, mantendo a sentença e fixando, em síntese, que: os termos “LOCA” e “EXPRESS” possuem baixa distintividade e admitem convivência sem risco de confusão; a proteção ao nome empresarial limita-se ao âmbito da Junta Comercial de registro; e, em uso concomitante anterior, prevalece quem primeiro depositou a marca. Majorou os honorários em 1% (e-STJ, fls. 278-279). No recurso especial, a recorrente sustenta violação aos arts. 124, V, e 129, § 1º, da Lei n. 9.279/1996, ao alegar direito de precedência pelo uso anterior e contínuo do sinal distintivo desde 2013, violação ao nome empresarial de proteção nacional, impossibilidade de convivência harmônica entre os sinais em razão do risco de confusão, e inadequação do fundamento de baixa distintividade para afastar a proteção jurídica conferida ao uso anterior. Contudo, o recurso em apreço não merece prosperar. Ao concluir pela legalidade do registro da marca concedido à empresa recorrida perante o INPI, o Tribunal de origem consignou expressamente a possibilidade de convivência entre sinais de baixa distintividade e a prevalência do critério do primeiro depósito, mesmo na hipótese de uso anterior concomitante. Fundamentou, ainda, que a proteção ao nome empresarial é circunscrita à Junta Comercial em que realizado o registro; que é admissível a coexistência de marcas de reduzida distintividade sem risco de confusão ao consumidor; e que deve prevalecer o direito daquele que primeiro efetua o depósito da marca junto ao INPI, ainda que ambas as partes comprovem uso anterior. Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão: "Para a caracterização dessas duas hipóteses legais faz-se necessário que as marcas em conflito não possam conviver, o que não ocorre no presente caso. Nesse aspecto, concordo com o parecer do INPI no sentido de que as marcas podem conviver, já que são compostas por termos evocativos para o seguimento de locação de máquinas e equipamentos e apresentam conjuntos suficientemente distintos. A autarquia ainda ponderou haver em seu banco de dados registros de marcas de terceiros contendo os termos "LOCA" e "EXPRESS", demonstrando que tais termos são comuns no segmento em questão: (...) Portanto, dada a possibilidade de convivência dos sinais, afasta-se as teses de violação ao nome empresarial e de caracterização do direito de precedência. Ainda que a convivência não fosse possível, mesmo assim a autora/apelante teria sua pretensão julgada improcedente, de acordo com o que foi fixado na sentença. Conforme consta dos autos, a autora foi constituída em 2013, atuando desde então no ramo de locação de máquinas e equipamentos, utilizando a expressão “LOCA EXPRESS” como nome empresarial e domínio eletrônico. Também é incontroverso que a parte ré depositou o pedido de registro da marca “LOCEXPRESS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS” em 20/02/2020, tendo obtido o registro em 20/10/2020, enquanto o pedido da autora, referente à marca “LOCA EXPRESS”, data de 23/09/2022, o que lhe retira a primazia quanto à anterioridade do depósito. Contudo, restou incontroverso que ambas as partes utilizavam, de forma simultânea, dos seus respectivos sinais antes do pedido de registro realizado pela ré perante o INPI. Prevalece o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que, havendo prova de uso anterior por ambos os litigantes, prevalece o direito daquele que primeiro efetuou o depósito como marca. Quanto à alegação de violação ao nome empresarial, sem reparos a serem feitos na sentença, já que está de acordo com o entendimento do STJ segundo o qual a proteção do nome empresarial está circunscrita à unidade da federação de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional caso haja pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes. (AgInt no R Esp 1280061/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, D Je 15/09/2016)" (e-STJ Fl.276-277) O acórdão recorrido consignou, com base em parecer do INPI, que as marcas podem coexistir, por serem formadas por termos evocativos comuns ao segmento de locação de máquinas e equipamentos e apresentarem conjuntos marcários suficientemente distintos, havendo, inclusive, registros de terceiros com os termos “LOCA” e “EXPRESS”. Assentou, ainda, que, mesmo que se afastasse a possibilidade de convivência, a pretensão da autora seria improcedente, pois, havendo prova de uso anterior por ambos os litigantes, prevalece o direito de quem primeiro efetuou o depósito da marca, bem como inexiste violação ao nome empresarial, cuja proteção se limita ao âmbito territorial da Junta Comercial, em conformidade com a jurisprudência do STJ, podendo ser estendida a todo o território nacional caso haja pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Nesse contexto, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual marcas fracas ou evocativas, por consistirem em expressões de uso comum, dotadas de reduzida originalidade e limitada força distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro, admitindo a convivência com sinais semelhantes. Ademais, a proteção do nome empresarial restringe-se, em regra, à unidade da federação da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos, podendo ser ampliada a todo o território nacional mediante pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL. CIRCUNSCRIÇÃO À UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE REALIZADO O REGISTRO. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. ANTERIORIDADE DO REGISTRO DO NOME. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A proteção do nome empresarial está circunscrita à unidade da federação de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional caso haja pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes. 2. Registrados os nomes comerciais das partes em diferentes estados da federação, sem pedido de proteção em todo o território nacional, não há falar em abstenção de uso, ainda que o registro da agravante seja anterior. 3. No que se refere ao conflito entre a marca registrada no INPI pela agravante e o nome comercial da agravada, registrado em 1992, verifica-se que o registro do nome comercial daquela antecede em muito o da marca. Veja-se que somente no ano 2000 foi feito o registro da marca no INPI. Nesse sentido, não há como obstar o uso do nome empresarial, já consolidado, pela agravada. 4. A alteração da conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a anterioridade do registro da ora agravada perante a JUCESP é evidente demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.280.061/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 15/9/2016.) COMERCIAL. MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REGISTRO DE TERMO ITALIANO. MARCA FRACA E SEM ORIGINALIDADE. USO DA EXPRESSÃO ESTRANGEIRA PARA DESIGNAR A FORMA OU NATUREZA DE APRESENTAÇÃO DE PRODUTO QUE CORRESPONDE AO SIGNIFICADO DO VOCÁBULO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA QUE NÃO CARACTERIZA CONTRAFAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Tem-se como prequestionado o dispositivo legal de forma implícita, ou seja, ainda que não referido diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria regida pela norma. 2. "É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.555.326/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe de 14/02/2020). 3. Não obstante o registro como marca, a palavra ou expressão oriunda da língua italiana, "bocconcino", pode ser utilizada para se referir à forma, tipo ou natureza de apresentação de produto correspondente ao significado da palavra em português, ou seja, "bocadinho", "pedacinho" ou "petisco". Portanto, o seu uso, não como marca, mas para designar a forma, natureza, quantidade ou tipo de apresentação e oferta do produto correspondente é permitido e não configura contrafação ou concorrência desleal, a amparar suposto direito de abstenção de uso e ensejar pagamento de indenização ao titular da marca. 4. Na hipótese, a parte ré não buscou obter vantagem indevida ou confundir o consumidor ao se utilizar do termo estrangeiro, entre parênteses, em letras menores que as da própria marca, simplesmente para indicar a forma, quantidade e tipo de apresentação do produto (bolinhas de queijo muçarela de búfala), que corresponde ao significado daquela palavra. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.213.941/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 1/7/2024.) RECURSOS ESPECIAIS. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 124, V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À MARCA. REGISTRO JUNTO AO INPI. DIREITO À TERRITORIALIDADE. REGISTRO DE NOME EMPRESARIAL NA JUNTA COMERCIAL DA MESMA UNIDADE FEDERATIVA. CONVIVÊNCIA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1.O direito à utilização da marca "PITYLULY" à ré Daluna foi corretamente assegurado pelo acórdão recorrido ante a precedência do registro válido no INPI. Protocolo do requerimento arquivado por falta de pagamento da proteção não assegura direito de precedência. Precedentes. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido, a partir do exame das provas juntadas aos autos, assentou que a autora cessou suas atividades a partir de 2003, o que poderia ter levado à caducidade da marca, se em vigor e requerido nos termos da lei. Assim, quando formulado o novo pedido de registro pela autora, não impugnado na via administrativa, não havia marca registrada e nem efetivo uso da marca pela autora que pudesse ensejar confusão aos consumidores. 3. Em regra, nome empresarial e marca semelhantes, mas de titularidades diferentes, podem conviver, cabendo ressaltar que a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, enquanto o registro da marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional. Precedentes. 4. Recursos especiais aos quais se nega provimento. (REsp n. 1.736.351/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 14/11/2025.) Ademais, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que " para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX); afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas" (AgInt no AREsp 274.873/SP, relator o Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. EXCLUSIVIDADE. CONFUSÃO. CONSUMIDORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. A corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada. 2. Este Superior Tribunal de Justiça estabelece que, "para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX); afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas" (AgInt no AREsp 274.873/SP, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022). 3. A revisão da conclusão adotada pela instância originária acerca da inexistência de confusão entre marcas esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.167.908/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025. - grifou-se) Assim, incide, na espécie, o enunciado da Súmula 83 do STJ, segundo o qual: “Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.” A aplicação do verbete é cabível tanto em recursos fundados na alínea “a” quanto na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal, razão pela qual o presente recurso não merece conhecimento Ademais, a modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.º e 3.º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Relator
RAUL ARAÚJO