Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5064194-51.2020.4.02.5101/RJ
AUTOR: LIBBS FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADO(A): RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO (OAB RJ162384)
ADVOGADO(A): PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA (OAB RJ144889)
ADVOGADO(A): BERNARDO GUITTON BRAUER (OAB RJ177473)
ADVOGADO(A): LÍVIA BARBOZA MAIA (OAB RJ182505)
RÉU: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG (DE)
ADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459)
ADVOGADO(A): JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA (OAB RJ085629)
DESPACHO/DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por LIBBS FARMACÊUTICA LTDA. em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e da sociedade estrangeira BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG (DE), objetivando a nulidade das patentes de invenção PI 0207767-1, concedida nos termos do Quadro de Reivindicação 5 (com 11 reivindicações - evento 1, OUT4), página 2-15) e PI 0313648-5 concedida nos termos do Quadro de Reivindicação 6 (com 17 reivindicações - evento 1, OUT4, página 22 - 29), aos seguintes fundamentos:
(I) Infração ao art. 18 da LPI em ambas os produtos das concessões, face à alegada ausência de atividade inventiva por falta de comprovação de efeito técnico de todos os compostos;
(II) Agressão aos arts. 11 e 24 da LPI para ambas as patentes em razão das reivindicações de processos de síntese comuns e não precisamente delimitados;
(III) Transgressão ao art. 11 da LPI quanto à PI0313648-5 por Falta de Novidade, tendo em vista o próprio documento Markush da PI0207767-1, que documentalmente antecipa a combinação estrutural e funcional;
(IV) Infração ao art. 18 da LPI em ambas as patentes devido à apontada ausência de atividade inventiva, tendo em vista a reunião de documentos pretéritos para a mesma finalidade (desenvolvimento linear);
(V) Violações ao art. 32 da LPI em ambas as patentes face às alterações voluntárias do quadro reivindicatório, após o requerimento de exame (2 vezes para a PI0207767-1 e 6 vezes PI0313648-5);
(VI) Negativa de vigência ao art. 40 e aplicação do parágrafo único da LPI para ambas as patentes – apesar de não ter sido hipótese de mora exclusiva do INPI mas, sim, de retardo por concausa abusiva da Ré;
e (VII) Inconstitucionalidade do art. 40 da LPI para ambas as patentes – Previsão que fere os ditames constitucionais de temporariedade da proteção, prestígio à liberdade de concorrência, princípio da eficiência administrativa, sistemática de responsabilização do Ente Público por seus atos e moralidade.
Despacho determinando a distribuição do feito por dependência à ação de nº 5038152-62.2020.4.02.5101, em trâmite também nesta Vara, nos termos do § 1º do Art. 55, em virtude da conexão existente entre as ações, uma vez que um dos pedidos da presente ação constitui o mesmo pedido daquela ação, qual seja: a declaração de nulidade do ato que concedeu a patente PI0313648-5 (evento 3);
Contestação da empresa ré (evento 18) alegando, basicamente, que intenta a autora lucrar com exploração de versão genérica do medicamento TRAYENTA antes dos prazos de expiração das patentes anulandas, rechaçando as alegações autorais e requerendo a improcedência dos pedidos, bem como a condenação da autora em litigância de má fé ao referir-se às suas patentes como invenções de "segundo uso", pedido reiterado no evento 54, afirmando que as mesmas protegem compostos químicos novos e inventivos per se.
Contestação do INPI requerendo a improcedência dos pedidos (evento 24) e afirmando não ter provas a produzir (evento 33).
Petição da 1ª ré requerendo o julgamento antecipado da lide (evento 37).
Réplica da autora requerendo a produção de prova documental e pericial (evento 38).
Petição da empresa ré apontando perda de objeto quanto ao pedido de aplicação do caput do art. 40 da LPI e, não mais, do parágrafo único do mesmo artigo, em razão do julgamento da ADI nº 5529, reiterando os termos da contestação (evento 41).
Decisão defere a inclusão do Ministério Público Federal na autuação como custos legis, bem como a produção de prova pericial requerida pela parte autora (Evento 38), nomeando o Sr. Rodrigo Borges de Oliveira, para atuar como perito judicial neste processo (evento 42).
Petição da autora apresentando QUESITOS (evento 55).
Petição da empresa ré impugnando os quesitos da autora (evento 58).
Decisão dos Embargos de declaração opostos pela empresa ré no evento 51 no sentido de que "As alegações de inaplicabilidade e/ou inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da LPI consistem, respectivamente, em alegações de fato e de direito apresentadas pela autora que servem como fundamentos, dentre outros constantes na petição inicial, para a declaração de nulidade total das patentes, a serem apreciáveis como prejudicial de mérito e no mérito propriamente dito, quando do julgamento do pedido, na sentença. " (evento 59)
Decisão dos embargos de declaração da parte autora, para reconhecer a omissão na decisão saneadora do evento 42 em relação à parte da delimitação dos argumentos que constituem as questões de fato a serem dirimidas no feito, integrando a referida decisão para delimitar como questões de fato a serem dirimidas no feito: "i) a ausência dos requisitos de novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva quanto às invenções tuteladas pelas patentes PI0207767-1 e PI0313648-5, com base nos argumentos e anterioridades descritos na decisão do Evento 42 e nessa decisão; ii) se ocorreu a alteração do quadro reivindicatório das referidas patentes, com adição da matéria, após o requerimento do exame, violando o disposto no artigo 32 da LPI e iii) a inaplicabilidade do artigo 40, parágrafo único da LPI às patentes em apreço" (evento 59).
Decisão saneadora do evento 59, resolveu a impugnação apresentada pela ré aios quesitos da autora indeferindo os quesitos 23 e 26 referentes à PI 0313648-5.
Petição do INPI apresentando quesitos (evento 62).
Proposta de honorários (evento 65), no valor de R$ 145.125,00 (cento e quarenta e cinco mil e cento e vinte e cinco reais).
Concordância da autora em antecipar integralmente os honorários, pougnando pela restituição pela parte sucumbente na hipótese de procedência do pedido (evento 83).
Decisão (evento 94) fixou o valor dos honorários periciais no valor acordado.
Depósito efetuado pela empresa autora (evento 88).
Decisão designou data para início dos trabalhos periciais (evento 94), sendo deferido o levantamento de 50% dos honorários (eventos 109 e 120).
Juntada de decisão no processo conexo nº 5038152-62.2020.4.02.5102 determinando a intimação do perito para apresentação de ambos os laudos conjuntamente (evento 122).
Petição do Perito (evento 132), requerendo dilação de prazo para entrega do laudo, deferida por mais 25 dias (evento 133).
Nova petição do Perito (evento 137), requerendo dilação de prazo para entrega do laudo por mais 15 dias, deferida com término em 15/6/2023(evento 139).
Laudo pericial (evento 148).
Manifestação do INPI reiterando seu posicionamento quanto à higidez da concessão das patentes em tela (evento 156), juntando Parecer Técnico (evento 156, OUT2).
Petição da autora requerendo dilação de prazo (evento 157).
Petição da empresa ré reiterando o pedido de improcedência da demanda com base no laudo (evento 159).
Petição da autora discordando do laudo, reiterando o pedido de dilação do prazo para manifestação e requerendo a juntada de LAUDO DISCORDANTE (evento 160).
Despacho deferindo a dilação do prazo por 15 dias, por tratar-se de matéria de alta complexidade, na forma do 139, VI do CPC (evento 162).
Petição da autora requerendo a intimação do perito para "... prestar esclarecimentos com relação a todos os equívocos metodológicos, jurídicos e fáticos, erros e inexatidões, bem como às inconsistências demonstrados na manifestação do Evento 160 e, especialmente, por meio do Laudo Discordante juntado àquela"; bem como para que responda aos 66 (sessenta e seis) quesitos suplementares (evento 165).
Petição da empresa ré apontando a intempestividade da manifestação da autora em 21/8/2023 (evento 165), mais de 2 meses depois da juntada do laudo em 13/6/2023 (evento 148), na forma do art. 469 do CPC (evento 166).
Petição da autora (evento 178), reiterando os fundamentos de sua petição juntada ao Evento 160 no sentido da invalidação do Laudo Pericial e substituição do i. Perito por outro expert para realização de nova perícia ou, subsidiariamente, sua intimação para prestar esclarecimentos e responder aos quesitos complementares, manifestando-se, ainda, sobre a petição juntada pela Ré-Boehringer ao Evento 166.
Decisão do juízo indeferindo o pedido da autora de intimação do perito para responder a quesitos complementares formulados intempestivamente (evento 166), e instando o PERITO a responder aos quesitos "a", "b", "c", "d" e "e" formulados com base no LAUDO DISCORDANTE (evento 160,OUT2), face à existência de pontos divergentes ou dúvidas, envolvendo elementos técnicos constantes do laudo que demandam aprofundamento ou clarificação (evento 182).
Embargos de Declarção opostos pela autora(LIBBS) apontando omissão e contradição e requerendo apreciação do perito acerca de razões técnicas apresentadas pela sua Assistente (evento 190, OUT2).
Petição do perito requerendo o levantamentos do restante de 50% dos honorários periciais (evento 194).
Decisão rejeita os embargos de declaração opostos e posterga o pagamento dos honorários restantes, requerido pelo expert, para momento posterior à prestação dos esclarecimentos requeridos na decisão embargada (evento 195).
Decisão determina a intimação das partes a fim de que confirmem se persiste o interesse nos esclarecimentos ao laudo pericial, diante da notícia do falecimento do perito RODRIGO BORGES DE OLIVEIRA (evento 212).
Petição da empresa ré afirmando que a matéria está suficientemente elucidada nos autos por meio do laudo pericial (evento 148) e pelas manifestações técnicas do INPI (eventos 24 e 156). Acrescenta que caso se entenda que a causa não estaria madura para julgamento, seja nomeado um novo perito para responder os cinco pontos de esclarecimentos indicados pelo juízo no evento 182 à luz da avaliação técnica do laudo pericial (evento 219).
Petição da autora requerendo a nomeação de novo expert para responder às questões técnicas ainda não esclarecidas e os quesitos formulados pelo juízo (evento 220).
Decisão nomeia o perito ALESSANDRO KAPPEL JORDÃO, para produzir o laudo complementar (evento 223).
Embargos de Declaração opostos pela empresa ré, alegando que conforme indicou no evento 219, no processo conexo foi afastada a necessidade de esclarecimentos ao laudo sobre os requisitos de patenteabilidade da patente PI031648-5 – ou seja, a matéria está suficientemente esclarecida quanto à patente PI0313648-5. Desta forma, defende que esclarecimentos seriam desnecessários também neste processo. Pugna para que sejam supridas as omissões apontadas (evento 228).
Embargos de Declaração opostos pela autora, apontando omissão na decisão no que concerne ao destino de 50% dos honorários periciais depositados anteriormente (evento 229).
Proposta de honorários apresentada pelo novo perito (evento 238).
Contrarrazões da autora requerendo o desacolhimento dos embargos da ré e o prosseguimento da prova técnica (evento 239).
Decisão deu parcial provimento aos embargos da ré, para sanar a obscuridade e determinar que o perito elabore o laudo complementar considerando todos os documentos disponíveis no processo a fim de responder aos itens "a" a "e" constantes do final da decisão do evento 182, DESPADEC1, e deu provimento aos embargos da autora, para esclarecer que o novo perito será remunerado com os valores depositados na conta de n. 86448750-8, face ao perito falecido não ter completado o encargo, na forma do art. 465, § 4º do CPC (evento 243).
O INPI se manifesta no sentido de que o ônus da prova pericial somente pode recair sobre as referidas partes, que se beneficiarão economicamente do resultado da demanda (evento 248).
Decisão homologa a a proposta de honorários apresentada pelo perito (evento 251).
Petição do perito requerendo a prorrogação do prazo por 15 dias, totalizando um período de 45 dias para a entrega do Laudo Pericial Complementar com a finalidade de responder aos itens "a" a "e" constantes no final da decisão do evento 182, DESPADEC1, em virtude da complexidade da matéria (evento 267), sendo a mesma deferido (evento 269).
Laudo Complementar juntado no evento 273.
Petição da empresa ré manifestando sua concordância com o laudo pericial complementar (evento 279).
O INPI requer a juntada de sua manifestação tecnica e reitera seu entendimento quanto à validade das patentes PI0313648-5 e PI0207767-1 (evento 280)
A autora apresenta MANIFESTAÇÃO DESFAVORÁVEL AO LAUDO COMPLEMENTAR e junta Laudos Discordantes (evento 281 e OUT3 e 4).
Decisão determina a intimação do perito para responder apenas as questões técnicas e eventuais quesitos ainda não respondidos ou complementados, postergando a avaliação acerca da necessidade de novos esclarecimentos em audiência (evento 284).
Embargos de Declaração opostos pela empresa ré alegando que ao determinar nova manifestação do perito sobre questões técnicas, deixou o juízo de observar que todas as etapas da perícia já foram cumpridas, tanto que a ré (LIBBS) requereu nova perícia ou esclarecimentos adicionais do perito em audiência de instrução e julgamento (art. 477, 3°, CPC) (evento 281), inexistindo requerimento nos autos para nova oitiva do perito sem que seja em audiência (evento 291).
O perito solicita prorrogação do prazo em atenção ao despacho do evento 284 (evento 296).
O perito apresenta manifestação no evento 299, “acerca das questões técnicas e eventuais quesitos ainda não respondidos ou complementados”, conforme Despacho do Evento 284, sobre o alegado no Laudo Crítico Discordante Complementar dos Assistentes da Autora (Evento 281, OUT3, páginas 1 a 54) e Opinião sobre os Limites de Proteção da Carta Patente PI0313648-5 Concedida em Favor de Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & CO. KG (Evento 281, OUT4, páginas 1 a 15).
Contrarrazões da autora aos embargos de declaração da empresa ré (evento 305).
Decisão nega provimento aos embargos da empresa ré (evento 310).
A empresa ré se manifesta sobre o segundo laudo complementar juntado no evento 299 e requer a total improcedência do pedido diante das conclusões periciais no sentido de que as patentes atendem ao requisito da atividade inventiva (evento 317).
O INPI requerer a juntada da manifestação técnica (evento 318, ANEXO2), reiterando o seu posicionamento no mesmo sentido das conclusões alcançadas pelo perito do juízo quanto à validade das patentes PI0313648-5 e PI0207767-1, refutando as argumentações apresentadas pela Autora ou seus assistentes técnicos no evento 281.
A empresa autora apresenta NOVA MANIFESTAÇÃO DESFAVORÁVEL, reiterando TODA A ARGUMENTAÇÃO anteriormente esposada no sentido de que as patentes são desprovidas de atividade inventiva e requerendo: a) " a desconsideração dos Laudos e a produção de uma nova/segunda perícia" ou, subsidiariamente, b) a intimação do perito "...a responder os específicos questionamentos trazidos pelas Petições das Partes e dos Pareceres anexos, assim como aos específicos quesitos do d. Juízo constantes do Evento 223 – já que não esclareceu as questões técnicas, nem respondeu aos quesitos do d. Juízo – em meio a audiência de instrução e julgamento a ser designada", ou, ainda, c) "que os Laudos elaborados pelos Srs. Peritos sejam desconsiderados – em razão da imprestabilidade em cumprir com as suas funções esclarecedoras – e que a demanda seja julgada no mérito, com integral procedência dos pedidos" (evento 319).
É o relatório. Decido.
I -Sobre o pedido de realização de NOVA PERÍCIA
A realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, só é necessária quando “a matéria não estiver suficientemente esclarecida”.
No caso em tela, os peritos nomeados pelo juízo, tanto o falecido Dr. Rodrigo Borges de Oliveira em seu Laudo Pericial (evento 148), quanto o novo perito nomeado, Dr. ALESSANDRO KAPPEL JORDÃO, nos Laudos Complementares (eventos 273 e 299), apresentaram suficientes esclarecimentos sobre a perícia realizada e as conclusões obtidas.
Embora a empresa autora apresente vários argumentos discordando das conclusões dos peritos, apresentando Laudos Discordantes (eventos 160, 281) e opinião divergente (evento 319), não houve ausência de esclarecimento ou incongruência por parte dos experts. Em verdade eles responderam a todos os quesitos trazidos pelas partes de forma tempestiva e esclareceram as questões técnicas suscitadas pelas partes e pelo juízo.
Observe-se que após a manifestação da autora por meio do Laudo discordante (evento 160), o novo perito nomeado foi instado a prestar esclarecimentos acerca do laudo pericial, considerando suas impugnações e respondendo aos 5 (cinco) quesitos formulados por este juízo no evento 182 (evento 273).
Entretanto, a parte autora, apesar de sempre ter sido atendida em relação aos pedidos de esclarecimentos reiteradamente apresentados, requereu por diversas vezes a substituição do perito (eventos 178, 281 e 319), sem apresentar razões plausíveis para isso.
Ressalto que os pareceres técnicos trazidos pela empresas e pelo INPI também serão considerados pelo juízo para análise do feito, como prevê o art. 371 do CPC (“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”). Tais pareceres também tornam a matéria suficientemente esclarecida, e no momento da ocasião do julgamento o Juízo apreciará todas as provas produzidas, não ficando vinculado ao laudo pericial.
Assim, indefiro a realização de nova perícia uma vez que a matéria se encontra amplamente esgotada por meio dos documentos técnicos juntados aos autos.
II - Sobre o pedido de realização de AUDIÊNCIA PARA ESCLARECIMENTOS:
Como relatado, na petições juntadas no evento 281 e 319 a parte autora requer, subsidiariamente, a realização de audiência de instrução e julgamento para que o perito responda às manifestações trazidas em seus Laudos Divergentes (evento 281, OUT3 e OUT4), bem como elucide as questões destacadas nos quesitos formulados pelo Juízo no Evento 223.
Assim, a parte autora não apenas formulou pedido de desconsideração dos Laudos e produção de uma segunda perícia (evento 281) como requereu e reiterou pedido de realização de audiência de instrução e julgamento visando a oitiva do perito em audiência para esclarecimentos.
Embora a dinâmica do processo revele a complexidade da matéria, não verifico a utilidade concreta do diálogo técnico entre o expert e os assistentes indicados pelas partes, além daqueles que já ocorreram antes da feitura dos laudos periciais.
Ressalte-se que antes da apresentação do laudo pelo primeiro perito, foi designada realização de reunião inaugural com as partes e seus assistentes técnicos para a produção da prova pericial (evento 94).
Ademais, consta Termo de Audiência na qual compareceram "...o advogado da parte autora LIBBS FARMACEUTICA LTDA, Dr. Raul Murad, inscrito na OAB/RJ sob o nº 162.384, os assistentes técnicos da parte autora, Dra. Leila da Luz Lima Cabral, Dra. Thalita Duque Paes, Dr. Luiz Antonio d’Avila; o Procurador Federal Dr. Marco Iulio, o assistente técnico do INPI, Dr. Alexandre Godinho Silva e a coordenadora do INPI, Dra. Núbia Gabriela; a advogada da empresa ré BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG (DE), Dra. Adélia Cecília Valladares, inscrita na OAB/RJ sob o nº 246.209, o advogado Dr. Ronaldo Stoffel inscrito na OAB/RJ sob o nº 199.704, os assistentes técnicos Dra. Thais Messias Mac-Cormick e Dr. Rafael Quarema Bastos".(evento 114)
Outrossim, resta evidente que as partes expuseram seus esclarecimentos acerca das respectivas teses quanto ao objeto dos autos e o perito informou que se encontra à disposição das partes, podendo ser contactado pelo email (descrito em evento 105).
No mais, ressalte-se que após a juntada do laudo discordante pela autora (evento 160), o perito foi instado a responder as questões técnicas por ela suscitadas (evento 182), o que só foi possível ocorrer após a nomeação de novo perito, em razão do falecimento do anterior (evento 212).
Mais uma vez, restou confirmado nos autos que o trabalho pericial realizado pelo novo expert se iniciou com a apresentação das alegações dos assistentes técnicos das partes envolvidas na demanda, no dia 28/08/2024 às 14h, por videoconferência através do link meet.google.com/uka-ebau-whe (evento 259 e 266).
No mais, juntado o Laudo Complementar no evento 273, as partes foram regularmente instadas a se manifestar, tendo a parte autora juntado 2 (dois) laudos divergentes (Evento 281, OUT 3 e 4).
Nesse passo, o perito apresentou, no evento 299, com absoluta clareza, seu entendimento sobre as questões destacadas no Laudo Crítico Discordante Complementar dos Assistentes da Autora (Evento 281, OUT3, páginas 1 a 54) e Opinião sobre os Limites de Proteção da Carta Patente PI0313648-5 Concedida em Favor de Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & CO. KG (Evento 281, OUT4, páginas 1 a 15).
Com efeito, o laudo pericial, assim como sua versão complementar, indicam que o contraditório técnico efetivo, próprio de perícias que versam sobre matéria patentária, foi amplamente homenageado, além de ambos apresentarem análises fundadas em raciocínio técnico claro e coerente considerando a combinação das anterioridades apontadas.
Não se questiona que, de fato, em temas tecnicamente densos como o da validade de patentes, a ausência de interlocução entre o perito judicial e os assistentes técnicos das partes pode comprometer a exatidão e a confiabilidade da prova pericial.
Não foi isto que ocorreu no caso concreto, no entanto.
Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela parte autora quanto à realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva do Perito Judicial com assistentes técnicos das partes para que sejam prestados novos esclarecimentos.
Por fim, INDEFIRO, igualmente, o pedido de desconsideração dos Laudos elaborados pelos Srs. Peritos, uma vez que se prestaram a cumprir suas funções esclarecedoras no sentido de contribuírem, juntamente com os demais dococumentos técnicos juntados aos autos, para a formação da convicção do juízo na busca da resolução da causa (evento 319).
Intimem-se.
Nada mais requerido, venham conclusos para sentença.