Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5057151-92.2022.4.02.5101/RJ
APELANTE: HYPERA S.A. (AUTOR)
ADVOGADO(A): RAFAEL MARQUES ROCHA (OAB RJ155969)
ADVOGADO(A): Fábio Ferraz de Arruda Leme (OAB SP231332)
ADVOGADO(A): PEDRO GUSTAVO LYRA GUIMARAES (OAB RJ205175)
APELADO: ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE (OAB MG127443)
APELADO: UBERPHARMA CIENCIA E TECNOLOGIA FARMACEUTICA LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): SUZANNA LUIZA PEREIRA SOARES (OAB MG193854)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por HYPERA S.A., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 26 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 73).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REPRODUÇÃO PARCIAL DE MARCA PREEXISTENTE. EXISTÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Demanda cujo escopo é saber se os atos administrativos que concederam os registros de n° 921949464 e n° 922000662, atinentes às marcas ''TAMARINAT'' e ''TAMARINAT Arte Nativa'' respectivamente, são válidos diante do registro anterior ''TAMARINE'' e do que prevêem os seguintes dispositivos: arts. 124, XIX, XXIII, 129 e 130 da Lei n° 9.279/1996.
2. A ''TAMARINAT Arte Nativa'', além do sufixo ''AT'', ostenta a expressão ''Arte Nativa'' como elemento de diferenciação. Tal distinção é suficientemente divergente do signo ''TAMARINE'', não sendo plausível a alegação de que o público consumidor associe as expressões sem perceber as suas divergências fonéticas e ortográficas.
3. No que tange à marca ''TAMARINAT'', cujo registro é o de n° 921949464, é mister enfatizar que sua especialidade foi abrangida pela classe n° 3, a qual especifica o seguinte segmento: ''água de cheiro, condicionador, óleos essenciais, sabonetes e xampu". Logo, não se vislumbra violação dos arts. 124, XIX, XXIII, 129 e 130 da Lei n° 9.279/1996.
4. A marca ''TAMARINE'' é evocativa, devendo suportar o ônus da convivência com marcas semelhantes, desde que estas possuam distintividade suficiente, como no caso concreto debatido nos autos.
5. Apelação não provida.
Os seus declaratórios foram desprovidos (Evento 72).
Nesta sede, afirma-se que "o presente recurso especial tem como objetivo demonstrar a frontal infração ao art. 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial a partir da concessão das marcas TAMARINAT e [figura] diante da evidente violação da marca TAMARINE da Recorrente".
Argumenta que "o acórdão viola os arts. 129 e 130 da LPI, ao relativizar a exclusividade de uso que lhe é legalmente assegurada, mesmo diante de sinais com inegável similaridade estrutural e fonética. A proteção legal se impõe justamente para evitar que terceiros se apropriem do investimento realizado pelo titular legítimo".
Sustenta que "incorre em ofensa aos arts. 165 e 195, III, da LPI, que estabelecem a repressão à concorrência desleal, ao não reconhecer que a reprodução substancial do sinal TAMARINE, com acréscimos incapazes de afastar a associação indevida, caracteriza conduta parasitária vedada pelo ordenamento jurídico".
Aparentemente, entende malferido o art. 189, I e II, da LPI.
Ao final, "espera e confia a Recorrente que o Recurso Especial será admitido com base no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da CF, e que este e. Tribunal Superior DARÁ PROVIMENTO ao recurso, com consequente anulação dos registros nº 921949464 e nº 922000662 da Recorrida".
Contrarrazões no Evento 99.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação infraconstitucional apontada (art. 124, XIX e XXIII, 129, 130 e 165 da LPI).
Veja-se:
(...)
Pois bem. No art. 124, incisos XIX e XXIII, da LPI, foi disposto o seguinte:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
(...)
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.
Logo, vê-se que a existência da ''TAMARINAT Arte Nativa'' e da ''TAMARINAT'' não viola tais dispositivos, pois, nos termos expostos, concretamente não se confundem com a ''TAMARINE'', uma vez que a impressão causada pelo conjunto dos signos marcários é distinta, não havendo como conduzir o consumidor a qualquer risco de confusão ou associação indevida.
Ademais, na sentença assentou-se que a marca ''TAMARINE'' tem proteção jurídica reduzida em função de sua expressão remeter à fruta tamarindo, de funções digestivas. Da análise de bula exposta no endereço eletrônico referente à ''TAMARINE'', notou-se que o fitoterápico é composto por extrato seco de Tamarindus indica L. (tamarindo). Diante disso, depreende-se que o radical ''TAMARIN'' faz alusão à fruta, diferentemente do alegado pela HYPERA S.A.
Logo, tem-se que a marca ''TAMARINE'' é evocativa, devendo suportar o ônus da convivência com marcas semelhantes, desde que estas possuam distintividade suficiente, como no caso concreto debatido nos autos.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento acerca da limitada proteção dispensada às marcas fracas, devendo-se destacar, por todos, o REsp 1.166.498/RJ, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, a seguir transcrito: (...)
Desta forma, considerando que a impressão causada pelo conjunto dos signos marcários é distinta, entendo que não há como conduzir o consumidor a qualquer risco de confusão ou associação indevida, o que é suficiente para afastar a incidência do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.
Em suma, mantém-se a sentença proferida pelo Juízo de origem, pois não houve afronta aos arts. 124, XIX, XXIII, 129 e 130, todos da Lei n° 9.279/1996.
O assunto também foi tratado no voto condutor dos declaratórios da ora recorrente:
(...)
Em sede recursal, foi dito que a embargada utiliza, indevidamente, o termo ''TAMARINAT'' em fitoterápicos para o sistema digestivo, pois isso não só diverge do que consta no registro concedido pelo INPI, o qual inseriu a marca na classificação de produtos higiênicos, mas também colide com a utilização da marca ''TAMARINE'', cujo registro foi concedido anteriormente.
Pois bem. É mister ressaltar que não é matéria de competência federal analisar se determinada sociedade empresária utiliza uma marca de modo divergente do que foi registrado no INPI. Cabe, nesta esfera jurisdicional, analisar se o ato administrativo emitido pela autarquia é válido com base nas disposições legais.
Da leitura do acórdão, vê-se que o entendimento quanto à ausência de colidência entre as marcas ''TAMARINE'', de registro anterior, e ''TAMARINAT'' amparou-se no fato dos registros terem sido depositados em classes distintas. A ''TAMARINE'' está alocada no segmento de fitoterápicos e medicamentos voltados para a eficácia do trato digestivo, enquanto o registro concernente à ''TAMARINAT'' visa assinalar ''água de cheiro, condicionador, óleos essenciais, sabonetes e xampu", ou seja, produtos de higiene. Embora a embargante sustente que a embargada utiliza o signo em questão para assinalar produtos pertencentes a segmento distinto, tal questão é estranha aos limites da lide, uma vez que a análise da validade do ato administrativo praticado pelo INPI deve se ater aos aspectos apreciados pela autarquia e constantes do registro impugnado.
De forma a assinalar tal entendimento, esta 1ª Turma Especializada, em julgamento anterior, assentou o seguinte: ''...na análise da validade do ato administrativo praticado pelo INPI deve-se apreciar tão somente os elementos constantes dos registros na forma como depositados perante a autarquia...'' (TRF-2, Apelação Cível nº 5028352-39.2022.4.02.5101/RJ, Rel. Simone Schreiber, 1a Turma Especializada, julgado em 12/06/2024).
Logo, por se tratar de questão estranha aos limites da lide, a forma como as marcas são apresentadas perante o público consumidor deve ser desconsiderada para fins de análise da convivência entre os sinais em conflito.
Ademais, nos embargos, a HYPERA S.A. alegou obscuridade na fundamentação, ressaltando que (grifei) ''...o extrato seco de Tamarindus indica L. (tamarindo) não está presente na formulação terapêutica do TAMARINE, mas tão somente aparece na composição como excipiente, que é uma substância sem função terapêutica adicionada ao fitoterápico para assegurar a estabilidade e as propriedades físico-químicas e organolépticas...''; e que ''...aliás, nenhum dos produtos concorrentes da Autora-Apelante reproduz o radical “TAMARIN”, justamente porque ele em nada se relaciona com as propriedades do fitoterápico assinalado. A única marca registrada perante o INPI, na classe 05, que reproduz o radical TAMARIN para identificar produtos semelhantes é exatamente a marca TAMARINAT Arte Nativa da Ré-Apelada, ora Embargada. Como então defender que o radical TAMARIN é de uso comum ou vulgar?...''
Ainda que o extrato seco de Tamarindus indica L. (tamarindo) esteja na condição de excipiente, cuja caracterização foi destacada nos termos supracitados, ele é necessário para a funcionalidade do composto ativo no organismo.
Além do mais, a alegada ausência de concorrentes que não usufruem do radical ''TAMARIN-'' não exclui o fato de que, da leitura do radical que compõe a ''TAMARINE'', há alusão à fruta tamarindo, de propriedades laxativas. Isso, enfatize-se, foi delimitado no acórdão embargado nos seguintes termos: ''...a marca ''TAMARINE'' tem proteção jurídica reduzida em função de sua expressão remeter à fruta tamarindo, de funções digestivas. Da análise de bula exposta no endereço eletrônico referente à ''TAMARINE'', notou-se que o fitoterápico é composto por extrato seco de Tamarindus indica L. (tamarindo). Diante disso, depreende-se que o radical ''TAMARIN'' faz alusão à fruta, diferentemente do alegado pela HYPERA S.A...''.
Logo, diante do supramencionado, infere-se que a intenção do embargante é, de fato, a modificação do julgado com a rediscussão da matéria, o que foge ao escopo do aludido recurso.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
No que tange à alegada violação do art. 189, I e II, da LPI, leia-se dispositivo que prevê/estabelece crime contra registro de marca ("desvio de clientela"), tenho para mim é matéria a ser tratada na seara própria e em momento oportuno. Nada obstante, o acórdão recorrido e aquele que o integrou decretaram a legalidade da marca TAMARINAT, não havendo falar, portanto e aparentemente, em crime.
De todo modo, a mera alegação de que "a conduta da recorrente, ao utilizar sinal que mimetiza marca notoriamente associada à Recorrente para comercializar produto com idêntica função terapêutica e no mesmo canal de distribuição, caracteriza prática de concorrência desleal por desvio de clientela, nos termos dos incisos I e II do artigo 189 da LPI", em processo de natureza cível, além de inócua, consubstancia deficiência de fundamentação que desagua no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
Por fim, no que tange à alegação de violação aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC (a recorrente sem nem sequer indicou o inciso violado), nota-se que o acórdão recorrido (integrado pelo acórdão que julgou os declaratórios opostos pelo ora recorrente) não possui, a princípio, os vícios de integração apontados pela parte recorrente, como se viu acima.
De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; AgInt no REsp n. 2.009.722/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.