Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5126986-07.2021.4.02.5101/RJ
RELATORA: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA
APELADO: EQUILIBRIUM CENTRO TERAPEUTICO DA OBESIDADE LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): PATRICIA LORENZONI DA SILVEIRA (OAB RS122277C)
EMENTA
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DE ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS DO INPI. REAVALIAÇÃO DO PEDIDO SEM O ÓBICE ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI contra sentença proferida pela 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro que, em sede de ação anulatória ajuizada por EQUILIBRIUM CENTRO TERAPÊUTICO DA OBESIDADE LTDA., declarou a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca mista “CTO EQUILIBRIUM CENTRO TERAPÊUTICO DA OBESIDADE”, classe NCL(8) 44, determinando a reavaliação do pedido, desconsiderando a anterioridade impeditiva (registro n.º 820.058.580). A sentença reconheceu a extinção superveniente da marca impeditiva por caducidade e fixou a obrigação do INPI de realizar nova análise do pedido de registro, bem como de efetuar as publicações pertinentes na RPI. O INPI apelou, requerendo a improcedência da ação, sob o argumento de que a caducidade posterior da marca impeditiva não justificaria a anulação de ato administrativo perfeito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção superveniente da anterioridade impeditiva ao registro justifica a anulação do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro de marca; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do INPI ao pagamento de honorários advocatícios em caso de reforma do ato administrativo por fato superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Poder Judiciário pode controlar os atos administrativos do INPI quanto à legalidade material, especialmente em casos de fundamentação deficiente ou ausência de razoabilidade, sem usurpar a discricionariedade técnica da autarquia.
A extinção superveniente da marca que fundamentava o indeferimento do registro caracteriza fato novo relevante, capaz de justificar a revisão do ato administrativo, sendo cabível a anulação da decisão que indeferiu o pedido com base exclusivamente nessa anterioridade.
A caducidade da marca anterior não assegura o registro automático à parte requerente, mas impõe ao INPI o dever de reavaliar o pedido de forma integral à luz da situação atual, respeitando os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
A aplicação do princípio da especialidade impede o reconhecimento de confundibilidade entre marcas com elementos distintos e segmentos de mercado não sobrepostos, sendo insuficiente a mera coincidência de vocábulos genéricos como óbice ao registro.
O indeferimento do pedido de registro sem análise concreta da possibilidade de confusão e com base apenas na existência formal de anterioridade viola o dever de motivação previsto no art. 50, §1º, da Lei nº 9.784/99.
Não cabe a condenação do INPI ao pagamento de honorários advocatícios quando a procedência do pedido judicial decorre de fato superveniente ao ato administrativo e ao ajuizamento da ação, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A extinção superveniente de marca registrada que serviu de fundamento ao indeferimento administrativo de pedido de registro justifica a anulação do ato e impõe nova análise pelo INPI, sem garantir o deferimento automático.
O Poder Judiciário pode anular atos do INPI quando verificada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, ainda que envolvam juízo técnico.
A mera coincidência parcial de elementos nominativos genéricos não impede o registro de marca quando ausente confundibilidade no conjunto marcário e nos ramos de atividade.
Não é devida a condenação do INPI em honorários advocatícios quando a procedência da ação resulta de fato superveniente à prática do ato administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.279/96 (LPI), art. 124, XIX; Lei nº 9.784/99, art. 50, §1º; CPC, art. 85, §8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.217.781/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 13.05.2014; STJ, AgInt no REsp 1.642.578/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.05.2017; STJ, REsp 1.676.914/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.05.2018; TRF2, AC 0004867-69.2016.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. André Fontes, e-DJF2R 22.04.2021; TRF2, AC 0002345-22.2015.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. Poul Erik Dyrlund, e-DJF2R 15.09.2020; TRF2, AC 5097078-70.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Paulo Cesar Morais Espírito Santo, DJe 21.12.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação do INPI, mantendo integralmente a sentença que anulou o indeferimento do pedido de registro da marca "CTO EQUILIBRIUM CENTRO TERAPÊUTICO DA OBESIDADE", determinando o retorno dos autos à autarquia para nova apreciação administrativa, desconsiderando a anterioridade apontada, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2025.