Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5089725-71.2022.4.02.5101/RJ
APELANTE: INNER. ENTERPRISES PRODUCOES & EVENTOS LTDA. (AUTOR)
ADVOGADO(A): CESAR PEDUTI FILHO (OAB SP255314)
APELADO: AUE EVENTOS E AGENCIA DE SHOWS LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): ANTONIO BENTO DE SOUZA (OAB SP123814)
ADVOGADO(A): CELINO BENTO DE SOUZA (OAB SP108745)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por INNER. ENTERPRISES PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 22 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 56).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO PELO INPI. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE SUFICIENTE. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA ENTRE SINAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos atos administrativos que indeferiram os pedidos de registro das marcas nominativa e mista do apelante na Classe 41, com fundamento na ausência de distintividade suficiente em relação às marcas anteriormente registradas pela apelada, todas na mesma classe e destinadas a serviços de entretenimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os sinais distintivos das marcas do apelante possuem grau de distintividade suficiente para afastar a possibilidade de confusão ou associação indevida com as marcas anteriormente registradas pela apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) veda o registro de marcas que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, marca alheia já registrada, quando destinadas a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, suscetíveis de causar confusão ou associação indevida no público consumidor (art. 124, XIX).
4. Para a verificação da possibilidade de colidência marcária, considera-se a impressão de conjunto da marca, e não apenas elementos isolados, sendo irrelevante a alteração mínima de grafia entre as marcas, pois há identidade fonética e semântica, além de coincidência na classe e no segmento mercadológico.
5. A apelada detém o registro exclusivo da sua marca para serviços de entretenimento na Classe 41, conforme banco de dados do INPI, não havendo prova da diluição do termo no mercado, de modo que sua exclusividade deve ser preservada.
6. O INPI seguiu rigorosamente os procedimentos legais e normativos na análise dos pedidos de registro, observando os critérios de distintividade e disponibilidade do sinal, estando sua decisão em conformidade com precedentes judiciais que visam evitar confusão no mercado consumidor.
7. A manutenção da decisão administrativa é essencial para garantir a integridade do sistema de registro de marcas e coibir práticas que possam induzir o público a erro quanto à procedência dos serviços.
8. Há, no caso concreto, coincidência entre o significado e o significante para as respectivas marcas. Aos signos, atribuímos valor, sentido, representação. Eles são instrumentos da nossa comunicação e possuem dois desdobramentos, chamados significante e significado. Significante é o material do signo, um elemento tangível, perceptível, que nos mostrará a forma escrita ou falada do signo. Quando pensamos nas letras que formam uma palavra (imagem acústica), assim como nos fonemas (manifestação fônica), estamos pensando no significante. Significado é conceito do signo, o elemento abstrato e mental; por meio dele conseguimos formar uma representação mental, a partir do que sabemos sobre o assunto. Quando visualizamos o signo, incluímos aspectos físicos e detalhes.
9. A relação entre significante e significado é deveras importante e deve ter em conta a relação entre os dois elementos. Ora, um não existe sem o outro ou, por outras palavras, um não tem qualquer valor sem o outro, pois entre eles existe a relação de significação, como relação de sentido entre as palavras, ou seja, a relação entre os significados e significados que as palavras estabelecem entre si. Se o significante é a “forma”, o “corpo” que se vê ou que se ouve – da palavra –, o significado corresponde ao conteúdo, ao que o conjunto de sons/letras que constituem essa palavra representa. Um materializa o outro. O signo une não uma coisa e um nome, mas um conceito e uma imagem acústica. Assim, o conceito corresponde ao significado, e a imagem acústica, ao significante.
10. Para os signos AUÊ e AWÊ, na linguagem e na comunicação, tanto o significante quanto o significado se entrelaçam a permitir a mesma relação de significação para marcas na mesma classe 41.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A distinção entre marcas deve ser analisada pela impressão global do conjunto, sendo insuficientes pequenas alterações gráficas para afastar a possibilidade de confusão ou associação indevida.
2. A identidade fonética e a afinidade mercadológica entre os sinais distintivos impedem o registro de nova marca quando já existe titularidade exclusiva de expressão similar na mesma classe de serviços.
3. A decisão administrativa do INPI deve ser mantida quando fundamentada na aplicação dos critérios legais de distintividade e disponibilidade do sinal marcário.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, art. 124, XIX; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.867.230/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021.
Os seus embargos de declaração foram desprovidos (Evento 56).
Nesta sede, a recorrente afirma que "o v. acórdão recorrido, ao negar provimento à apelação interposta pela ora Recorrente, negou vigência ao artigos 124, inciso VI da Lei nº 9.279/1996 (LPI)".
Diz que, "ao deixar de analisar o argumento de que o termo “AUʔ se trata de expressão de uso comum para designar festas e eventos de entretenimento, o TRF-2 incorreu no equívoco de atribuir às marcas apontadas como anterioridades impeditivas direito de exclusividade absoluta quando, considerando a falta de distintividade de tal expressão no ramo de atividades em que se insere, se criou um privilégio indevido, uma vez que deveria ser imposto à Recorrida, enquanto titular de uma marca composta por um termo comum, o ônus de assumir o risco de conviver com marcas semelhantes".
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Pelo exposto, resta clara a violação pelo v. acórdão guerreado dos artigos indicados neste recurso, devendo ser recebido, bem como admitido, com fundamento do artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, com a remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, onde aguarda seja INTEGRALMENTE PROVIDO, com a reforma do decisório guerreado, para julgar INTEIRAMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de que seja concedido pela Autarquia Recorrida os registros nº 921.215.711 e 922.197.997, ambos em favor da empresa Recorrente, condenando-se, ainda, as Recorridas ao pagamento das despesas, custas e verbas sucumbenciais, a serem fixadas, em função da complexidade da matéria, em 20% sobre o valor da causa atualizado.
Contrarrazões nos Eventos 75 e 76.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
A controvérsia se resume à avaliação da condição de distintividade entre os sinais da marca mista e nominativa do apelante "AWÊ", em oposição as marcas nominativas da apelada "AUÊ", "AUÊ TV", "AUÊ EVENTOS" e "RÁDIO AUÊ".
Vejamos as marcas do apelante e da apelada: (...)
Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, quais sejam, no ramo de festas e entretenimento, resultando em afinidade de produtos e serviços, o que promove a concorrência entre si, afastando assim o princípio da especialidade.
No caso vertente, sustenta o apelante que o termo AUÊ se encontra desgastado na Classe 41, o que seria suficiente para diferenciar as marcas e possibilitar o seu registro.
Todavia, ambos os sinais em conflito, fazem parte do mesmo segmento de mercado. Além disso, como bem apontado no Parecer do INPI no evento 65, DOC3, somente a apelada possui o termo AUÊ para identificar serviço de entretenimento e afins, o que lhe confere maior distintividade, vejamos:
Segundo o que relata a reclamante, na classe nº 41, estas expressões são utilizadas, como marca, de forma corriqueira; o que não se reflete no banco de dados do INPI.
Com efeito, somente a corré possui, registrado, para identificar serviços de entretenimento, organização de espetáculos e afins, conjunto marcário em que o termo “AUʔ, em meio a outros elementos nominativos ou de fantasia, seja o único a gozar de efetiva força distintiva e a atrair, por si só, a atenção do público.
Assim, de fato, em pesquisa realizada no banco de dados do INPI, somente a marca da apelada possui o referido termo registrado em vigor na Classe 41, observemos: (...)
Outrossim, quanto aos registros trazidos pelo apelante em sua peça recursal para sustentar a diluição do termo, como bem fundamentou a sentença, as marcas lá indicadas fazem adição de outros termos, o que forma novas palavras, suficientemente distintas de seus termos integrantes, pois como demonstrado acima, somente a marca da apelada possui o registro do termo AUÊ na Classe 41.
Ademais, comungo do entendimento da sentença e do INPI de que a alteração da letra U pela W não é suficiente para diferenciação entre as marcas, pois como bem já relatado nos autos, mesmo com essa pequena alteração, as marcas possuem a fonética idêntica, além de estarem no mesmo segmento de mercado, o que causará confusão ou associação indevida perante os consumidores. Há, em resumo, coincidência entre o significado e o significante para as respectivas marcas.
Aos signos, atribuímos valor, sentido, representação. Eles são instrumentos da nossa comunicação e possuem dois desdobramentos, chamados significante e significado.
Significante é o material do signo, um elemento tangível, perceptível, que nos mostrará a forma escrita ou falada do signo. Quando pensamos nas letras que formam uma palavra (imagem acústica), assim como nos fonemas (manifestação fônica), estamos pensando no significante. Exemplos: letras/palavras: c-a-sa (fonema::/k/a/s/a/), letras/palavras: m-e-sa (fonem: /m/e/s/a/), letras/palavras: g-a-t-o (fonema: /g/a/t/o/).
Significado é conceito do signo, o elemento abstrato e mental; por meio dele conseguimos formar uma representação mental, a partir do que sabemos sobre o assunto. Quando visualizamos o signo, incluímos aspectos físicos e detalhes. Exemplos: casa (construção com paredes, telhas, portas, janelas e cômodos, para onde as pessoas vão após um dia exaustivo no trabalho), mesa (objeto construído a partir de um pedaço de madeira, utilizado como apoio para refeições e estudos), gato (pequeno mamífero carnívoro, doméstico, descendente do gato selvagem, com cauda longa, orelhas pontudas e bigodes).
Por sua vez, as duas partes do signo linguístico são definidas da seguinte forma: significado é a imagem (psíquica) que temos armazenada na memória sobre o mundo real ou cultural, é o conteúdo semântico; significante é a imagem acústica que veicula o significado, é a expressão fônica. Não existe significante sem significado; nem significado sem significante, pois o significante sempre evoca um significado, enquanto o significado não existe fora dos sons que o veiculam.
A relação entre significante e significado é deveras importante e deve ter em conta a relação entre os dois elementos. Ora, um não existe sem o outro ou, por outras palavras, um não tem qualquer valor sem o outro, pois entre eles existe a relação de significação, como relação de sentido entre as palavras, ou seja, a relação entre os significados e significados que as palavras estabelecem entre si. Se o significante é a “forma”, o “corpo” que se vê ou que se ouve – da palavra –, o significado corresponde ao conteúdo, ao que o conjunto de sons/letras que constituem essa palavra representa. Um materializa o outro. O signo une não uma coisa e um nome, mas um conceito e uma imagem acústica. Assim, o conceito corresponde ao significado, e a imagem acústica, ao significante.
Assim, para os signos AUÊ e AWÊ, na linguagem e na comunicação, tanto o significante quanto o significado se entrelaçam a permitir a mesma relação de significação para marcas na mesma classe 41.
Outrossim, como bem mencionou a autarquia especializada, podemos deduzir que, quando diante, ou ao ouvir a verbalização das marcas, a atenção do público usuário dos serviços se volte exclusivamente para tais expressões, razão pela qual deve ser assegurado ao titular da marca anterior a exclusividade de uso de signo assim caracterizado, sob pena de diluição do seu poder distintivo no segmento destacado.
Além disso, conforme demonstrado nos autos, outra marca mista [imagem] na mesma Classe 41, de titularidade de terceiros, também já foi indeferida pelas mesmas anterioridades apontadas nesta demanda.
Assim, ao confrontarmos as marcas mistas e nominativas supostamente colidentes, percebemos não haver suficiente grau de distintividade, havendo fonética idêntica com relação ao elemento nominativo, não sendo aplicável a teoria da distância ao presente caso. Observemos: (...)
Com efeito, a decisão do INPI seguiu rigorosamente todos os procedimentos legais e normativos aplicáveis, conforme estabelecido pela Lei da Propriedade Industrial (LPI) e pela Resolução INPI/PR nº 88/2013, que define as etapas do exame de marcas. Essas etapas incluem a análise de liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade do sinal marcário, assegurando que todas as marcas registradas atendam aos requisitos legais e técnicos necessários.
Nesse sentido, a manutenção da decisão do INPI é essencial para garantir a integridade do sistema de registro de marcas, assegurando que todas as marcas registradas atendam aos critérios de distintividade e não causem confusão no mercado. A decisão do INPI foi fundamentada em uma análise detalhada e criteriosa, que considerou todos os aspectos relevantes do caso. Além do mais, está em conformidade com precedentes judiciais que reconhecem a necessidade de evitar a coexistência de marcas que possam causar confusão no consumidor.
Assim, vale ressaltar que deve ser evitada possível confusão do público consumidor na identificação da procedência dos produtos; portanto, as marcas devem ser suficientemente claras e diferentes, o que não é o caso. Nesse sentido, é o seguinte julgado: (...)
Por fim, há de se considerar que, ainda que se imagine a possibilidade de um entendimento equivocado do Instituto no exame técnico, não se pode admitir que um equívoco sirva de embasamento ou justificativa para que se cometam outros equívocos em decisões ulteriores, pois se assim for, o INPI, hoje e no futuro, atuará todo o tempo de costas para a Legislação de Propriedade Industrial, apenas reproduzindo decisões pretéritas equivocadas.
Em segundo lugar, ainda que fosse o caso da existência de decisões supostamente contraditórias, o que não é o caso, estas não poderiam se sobrepor à verificação da colidência no caso concreto, sob pena de perpetuar distorção no segmento de mercado relevante e ofender o direito de quem já é detentor do direito de propriedade.
Ademais, como já decidiu o E. TRF2, "[O]s exemplos de registros trazidos pela apelante não são paradigmas para solucionar este tipo caso, eis que cada um deve ser analisado individualmente, em suas particularidades. O INPI não adotou "dois pesos e duas medidas" para decidir nos casos apresentados pela apelante para comparação. Este tipo de inferência não é válida em hipóteses de registro de marca, pois cada uma possui especificidades próprias e cada questão deve ser analisada em processo individual." (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0034373.58.2018.4.02.5101, JF GUSTAVO ARRUDA MACEDO, TRF2 - 1ª TURMA ESPECIALIZADA.).
Desse modo, percebe-se que os signos registrados pela apelante não possuem distintividade, encontrando óbice nas vedações insculpidas no artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial.
No voto condutor dos embargos de declaração, o Órgão Julgador esclareceu que "a presente demanda não tem por objeto a análise da validade dos registros de titularidade da embargada, restringindo-se à legalidade do ato administrativo praticado pelo INPI, que indeferiu os pedidos de registro da embargante com fundamento no artigo 124, inciso XIX, da Lei da Propriedade Industrial, em razão da anterioridade dos registros da embargada. Desse modo, mostra-se incabível a invocação do disposto no artigo 124, inciso VI, da referida norma".
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
A despeito do que foi decidido pelo Órgão Julgador, o recorrente deixou de impugnar, neste apelo especial, a argumentação acerca do art. 124, XIX, da LPI lançada na fundamentação do voto condutor do acórdão que julgou a apelação, fato que atrai, à hipótese, por analogia, a incidência dos Enunciados n. 283 ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles") e n. 284 ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia") da Súmula do STF.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.