Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5092740-82.2021.4.02.5101/RJ
APELANTE: SERGIO GOTTARDI PAOLIELLO LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): RENATA RODRIGUES (OAB SP317582)
ADVOGADO(A): VIVIANE BEZERRA DE OLIVEIRA (OAB SP188270)
APELADO: SERGIO PRZEPIORKA (RÉU)
ADVOGADO(A): GIOVANNA MAUTONI ROCHA (OAB SP460326)
ADVOGADO(A): RAFAEL ARAGOS (OAB SP299719)
ADVOGADO(A): ANDRE LUIS DE FRANCA PASOTI (OAB SP405214)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por SÉRGIO GOTTARDI PAOLIELLO LTDA-ME, com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 45 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 77).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REGISTROS MARCÁRIOS. MARCAS "BOITEL" E "BOITEL SP CHAPARRAL". INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. DISTINTIVIDADE SUFICIENTE. RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA AFASTADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO INPI. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária, considerada interposta, e apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para negar o pedido de nulidade dos registros da marca mista "BOITEL SP CHAPARRAL", de titularidade do réu Sérgio Przepiorka, e declarar a nulidade dos atos administrativos que indeferiram os registros da marca mista "BOITEL", de titularidade da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os registros da marca "BOITEL SP CHAPARRAL" do réu devem ser declarados nulos por confusão com a marca da autora; (ii) estabelecer se o indeferimento dos pedidos de registro da marca "BOITEL" da autora pelo INPI foi correto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. São pressupostos para a aplicação do art. 124, XIX, da LPI: (i) a existência de registro marcário anterior, de titularidade diversa; (ii) a afinidade, similaridade ou identidade de produtos ou serviços assinalados; (iii) a imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; e (iv) a suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais.
4. Aplica-se o princípio da especialidade para delimitar o campo de proteção das marcas, observando-se a concorrência entre os produtos ou serviços designados por cada uma.
5. O princípio da anterioridade milita em favor da autora, tendo em vista o depósito prévio da marca "BOITEL", não se aplicando à hipótese o princípio da especialidade, uma vez que as partes litigantes operam no mesmo segmento de mercado, relacionado à criação e comércio de bovinos.
6. O termo "BOITEL" designa uma atividade comum no mercado de confinamento de bovinos, não sendo passível de apropriação exclusiva por nenhuma das partes, devendo ser suportada a convivência entre sinais distintos que possuam tal vocábulo, desde que possuam suficiente distintividade.
7. As marcas em disputa apresentam suficiente distintividade, especialmente no que tange aos elementos gráficos e nominativos adicionais, como "SP" e "CHAPARRAL" na marca do réu, afastando a possibilidade de confusão ou associação indevida.
8. A sentença que determinou o deferimento dos registros da autora foi correta, pois as marcas mistas da autora são suficientemente distintas, com elementos gráficos específicos, como a estilização do "T", que conferem identidade própria ao conjunto marcário.
9. A alegação recursal de confusão por parte de consumidores não se sustenta, pois o único documento apresentado é inadequado para comprovar eventual associação indevida entre as marcas, à luz dos arts. 434 e 435 do CPC.
10. A difusão digital de informações, inclusive via internet, deve ser considerada na análise do conhecimento público sobre os termos utilizados, não sendo pertinente desconsiderar a origem digital do significado de "BOITEL".
11. A condenação do INPI ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, pro rata, é cabível, uma vez que a autarquia deu causa ao ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Remessa necessária parcialmente provida para condenar o INPI ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, pro rata. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
1. O termo "BOITEL", por designar atividade comum no mercado de confinamento de bovinos, não pode ser apropriado com exclusividade, o que viabiliza a convivência entre sinais diversos com esse elemento, desde que providos de suficiente distintividade a diferenciá-los dos demais existentes no mesmo nicho mercadológico.
Dispositivos relevantes citados: LPI, art. 124, XIX; CPC/2015, art. 85, § 2º e § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1.854.526/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2023.
Os seus declaratórios foram desprovidos (Evento 77).
Nesta sede, a recorrente afirma que "o presente Recurso Especial é interposto com base na alínea “a” e “c” do inciso III do art. 105 da CF/88, porquanto o v. Acórdão recorrido contrariou e negou vigência à Lei Federal, notadamente aos arts. 124, incisos VI e XIX e 129, todos da Lei n. 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI e, ainda, deu interpretação divergente à lei, com relação a outros tribunais".
Pondera que "o v. Acórdão recorrido, embora tenha, acertadamente, mantido a nulidade dos atos de indeferimento das marcas da Recorrente, para que sejam deferidas, ao permitir a convivência forçada entre a marca registrada da Recorrente e a marca do Recorrido – “BOITEL SP CHAPARRAL”, esvaziou por completo o conteúdo normativo do art. 129, negando eficácia ao título de registro concedido pela autarquia competente e, na prática, privando o titular de exercer seu direito de exclusividade conferido por lei".
Argumenta que, "ao atribuir caráter distintivo primário a uma localização geográfica, e consequentemente, rebaixar a importância do elemento "BOITEL", o v. Acórdão violou o espírito e a letra do art. 124, VI, da LPI. Sinais de caráter genérico ou meramente descritivos da origem, não possuem, em regra, capacidade distintiva para compor o elemento principal de uma marca, pois se destinam a indicar a procedência do produto ou serviço, e não a identificá-lo de forma exclusiva no mercado. A aceitação de tal composição como "suficientemente distintiva" representa uma interpretação equivocada da LPI".
Alega que, "ao prolatar o v. Acórdão recorrido, desprezou a regra prevista no art. 124, XIX, que veda a reprodução (ainda que com acréscimo) de marca devidamente registrada, para a identificação de produtos idênticos, semelhantes ou afins, como é o caso dos autos, na medida, em que o Recorrido se vale de outros termos, como exemplo, “SP” e “CHAPARRAL” (que se trata de localização genérica), acrescido ao sinal idêntico ao elemento distintivo da Recorrente, “BOITEL”, para identificar atividades do mesmo segmento mercadológico, destinados ao mesmo público consumidor. Vale lembrar, que a marca registrada pela Recorrente, contém em sua especificação, justamente, as atividades elencadas pelo Recorrido, o que corrobora com a aplicação do preceito legal em discussão".
Aponta dissídio jurisprudencial.
As conclusões da recorrente foram as seguintes:
Como exaustivamente demonstrado nas presentes razões recursais, os fundamentos que embasaram o v. Acórdão ora recorrido não emprega a correta interpretação da matéria e apresentam aplicação equivocada violando frontalmente o disposto nos dispositivos dos arts.124, incisos VI e XIX e 129 da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI e, ainda, atribuiu interpretação divergente à lei federal, daquela já pacificada por esta Colenda Corte.
Pelo exposto, aguarda a Recorrente, o regular processamento e conhecimento do presente Recurso Especial, nos termos das alíneas “a” e “c”, do inciso III, do art. 105 da CF/88, bem como, seja atribuído o efeito devolutivo e suspensivo conforme art. 1.029, §5º do CPC, para que seja dado provimento ao presente recurso para determinar a reforma do r. Acórdão recorrido, tendo em vista que não houve a aplicação adequada dos artigos acima citados da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI, que foram devidamente demonstrados no presente recurso.
Requer, ainda, a inversão do ônus da sucumbência, com condenação do Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorando-os nos termos do art. 85, §11º do CPC.
Contrarrazões nos Eventos 100 e 101.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
Por conseguinte, considerando entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial - motivação per relationem -, adoto, exceto no que tange à verba sucumbencial, os fundamentos da sentença apelada, dos quais extraio os seguintes excertos, in verbis:
[...]
2. Marcas
(...)
3. Registros da Parte Autora
Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e de consulta à base de dados do INPI e ao cadastro CNPJ (evento 1.10), a parte autora, constituída em 23/10/1991, que tem como atividade econômica principal "atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica" e, atividades secundárias "serviços combinados de escritório e apoio administrativo, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas", é titular dos seguintes processos de registro para a marca BOITEL, dentre eles, aqueles em destaque cuja nulidade do ato de indeferimento constitui objeto da presente ação: (...)
4. Registros da Empresa Ré
Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e de consulta à base de dados do INPI e ao cadastro CNPJ (evento 1.9), a empresa ré SÉRGIO PRZEPIORKA, constituída em 31/03/2006, que tem como atividade econômica principal "criação de bovinos para corte", é titular dos seguintes processos de registros para a marca BOITEL SP CHAPARRAL, consideradas pelo INPI como anterioridades impeditivas ao deferimento dos registros da parte autora e cuja nulidade constitui objeto da presente ação: (...)
5. Pontos controvertidos
Na hipótese dos presentes autos, a parte autora alega ter prioridade na utilização da marca BOITEL para designar diversas atividades relativas ao comércio de animais, e, em decorrência, pretende:
a nulidade dos registros n.ºs 909.941.483, 909.941.564 e 909.941.602, todos para a marca BOITEL SP CHAPARRAL, de titularidade da parte ré, alegando tratar-se de reprodução ou imitação de sua própria marca, nos termos dos incisos XIX e XXIII do artigo 124 da LPI;
a nulidade do indeferimento dos seus pedidos de registro n.ºs 919.397.190 e n.º 910.667.225 para a marca BOITEL, eis que visam designar atividades conexas ao comércio de animais, quais sejam as de confinamento, cria e engorda de gado bovino e transporte dos mesmos, constituindo assim extensão de direitos sobre o uso de suas marcas já registradas e objeto de vultosos investimentos.
São os seguintes os registros das partes litigantes: (...)
6.2 Aplicação do Teste de Colidência
Passo, pois, à análise do conflito entre os registros em questão, verificando se as marcas concedidas à parte ré violam, de fato, o art. 124, XIX da LPI, o que será feito a seguir.
Quanto ao primeiro item (identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços a serem designados):
Conforme especificações detalhadas nos itens precedentes de cada um dos registros marcários em questão, verifico que a parte autora é titular de um único registro com data anterior aos registros do réu, qual seja o registro n.º 817.446.982 para serviços de avaliação, perícia e leilão (classe nacional 40:35), depositado em 31/08/1993.
Já os registros anulandos, depositados em 03/09/2015, visam designar serviços de comércio de animais vivos (classe 35), transporte de carga (classe 39) e criação de animais (classe 44).
Todos os serviços acima mencionados estão diretamente relacionados, eis que se referem à criação, comércio e transporte de animais vivos, pelo que se reputa plausível a concorrência entre eles, não sendo cabível, ao menos em princípio, a aplicação do princípio da especialidade na hipótese vertente.
Quanto ao segundo item (reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada):
O Manual de Marcas do INPI explicita que, "em um sinal formado pela combinação de diversos elementos nominativos e/ou figurativos, seus componentes podem exercer funções diferentes, que variam de acordo com sua preponderância no conjunto, levando-se em consideração as diferentes relações espaciais ou semânticas existentes entre os elementos que compõem o conjunto, independentemente de serem eles irregistráveis de forma isolada ou não", trazendo as seguintes considerações sobre cada um deles [item 5.9.1 - 3ª edição (out/2019), 5ª revisão (janeiro/2023)]:
"Elementos principais
São considerados principais os termos, expressões ou imagens que exercem papel dominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público-alvo e fixando-se em sua memória. Tais elementos são comumente usados pelo consumidor para se referir à marca em questão, em detrimento dos demais componentes nominativos e figurativos do sinal marcário.
O caráter preponderante desses elementos pode ser caracterizado por sua dimensão no conjunto, por sua posição relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros. Outro fator importante na definição do caráter dominante de um elemento é a relação conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcário, bem como com o escopo de proteção requerido.
Elementos secundários
São considerados secundários os termos, expressões ou imagens que, em razão da sua relativa dimensão semântica ou visual, não se fixam primordialmente junto ao público-alvo. Com frequência, tais elementos desempenham papel ornamental, destacando os componentes principais do sinal; não raro, também figuram como elementos meramente informativos ou descritivos em relação ao escopo de proteção requerido. É também comum que os componentes secundários venham reafirmar o sentido já transmitido pelo elemento principal, por serem meramente redundantes ou expletivos.
Elementos negligenciáveis
Os elementos negligenciáveis são aqueles componentes figurativos ou nominativos evidentemente desprovidos de qualquer capacidade distintiva, que orbitam o núcleo formado pelos elementos principais ou secundários, sem serem percebidos como componentes efetivamente marcários. Neste sentido, tais partículas não são fixadas pelo público-alvo em uma situação real de consumo. (...)
Integração dos elementos
O grau de integração entre os diferentes elementos que compõem a marca pode afetar diretamente a impressão de conjunto gerada pelo sinal".
No caso de elementos nominativos, a combinação de uma ou mais palavras ou radicais pode gerar conjunto (expressão ou termo) com conceito ou significado próprios e distintos dos vocábulos individuais que o compõem. Uma integração conceitual dessa natureza pode ser capaz de afastar a aplicação de proibições relacionadas à ausência de distintividade.
Já nas marcas figurativas ou mistas, a integração entre os componentes gráficos, no primeiro caso, ou entre elementos figurativos e nominativos, no segundo caso, pode ser tão elevada a ponto de tal combinação ser a principal fonte de distintividade do conjunto.
(...)
Analisando os respectivos conjuntos marcários dos litigantes, é possível observar que:
quanto aos elementos nominativos que compõem os registros em questão, ambos são formados pelo termo BOITEL, acrescido, nas marcas da parte ré, pelos elementos CHAPARRAL, (um tipo de vegetação arbustiva, https://dicionario.priberam.org/chaparral) e SP, São Paulo;
o termo BOITEL, embora não conste oficialmente no VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, disponível no site da ABL - Academia Brasileira de Letras), é uma clara junção das palavras BOI e HOTEL, e encontra-se, de fato, dicionarizado, conforme consulta ao Dicionário Michaelis online, com as seguintes acepções: "1. Nos engenhos, área reservada para a engorda de bois, que são alimentados com bagaço de cana. 2. Empresa agrícola que recebe e mantém em confinamento gado de fazendas vizinhas quando nelas ocorre estiagem ou inundação". Trata-se, pois, de expressão que visa designar uma espécie de "hotel" para animais bovinos, que nele permanecem confinados, para posterior encaminhamento para leilão, abate ou mero regresso para os seus donos;
na marca da parte autora, o termo BOITEL é o núcleo e elemento principal, havendo uma estilização da consoante T em formato de telhado, com uma linha inferior, de forma a evocar a ideia de uma construção, abrigo ou hotel (indicando a atividade de hospedagem de animais), com a aposição de 5 estrelas na parte inferior, a emprestar uma ideia de qualidade (evocando a representação internacionalmente conhecida da categoria de hoteis de luxo);
já na marca do réu, o termo BOITEL é secundário em relação ao conjunto, pois visa meramente informar a atividade desempenhada, e está acompanhado do termo CHAPARRAL, que designa um tipo de vegetação arbustiva, e pode ser considerado o elemento nominativo principal, que dá distintividade ao conjunto, e da sigla SP, referente ao Estado de São Paulo;
além disso, na composição das marcas da parte ré, o elemento BOITEL não ostenta predominância em relação aos demais elementos nominativos, grafados de forma também estilizada, que se encontram inseridos em dois círculos, um dentro do outro, com uma estrela central, como a indicar um "selo" de procedência ou como uma identificação de propriedade como as que comumente são utilizadas para "marcar" os animais;
a única semelhança entre as marcas consiste na utilização, em ambas, do elemento nominativo BOITEL, que na marca da autora assume posição central e nas marcas do réu posição secundária;
a impressão causada pelas marcas do réu em nada recorda a impressão deixada pela marca da autora, cuja distintividade repousa na configuração de um hotel, associado ao termo BOITEL.
Analisando, assim, a impressão de conjunto das marcas mistas da autora e da empresa ré, verifico haver suficiente distintividade entre os sinais em questão, autorizando-se, assim, a sua convivência no mercado.
Com efeito, a par da inequívoca similaridade verificada quanto à utilização comum do elemento nominativo BOITEL, entendo que, quando cotejados os sinais em seus conjuntos, adotando-se exatamente as orientações de análise preconizadas no Manual de Marcas do INPI (item 5.11.3): a) a impressão causada no sentido humano da visão é absolutamente distinta; e, especialmente, b) as marcas da empresa ré, apesar de reproduzirem parcialmente a marca anterior da empresa autora, se diferenciam daquela em razão de seu contexto.
Quanto ao terceiro item (possibilidade de confusão ou associação entre as marcas):
Apreciadas sucessivamente as marcas, constato que os registros da empresa ré para a marca mista BOITEL SP CHAPARRAL são suficientemente distintas da marca BOITEL da autora em sua impressão de conjunto, pelo que resta afastada a suscetibilidade de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor.
Acresça-se que pesquisa no buscador GOOGLE pelo termo BOITEL indica a existência de diversos outros players que atuam na atividade específica de confinamento de bovinos, próprios e/ou de terceiros (v.g., mfgagropecuaria.com.br, www.friboi.com.br/comercializacao/boitel-jbs/, multiagro.com.br/boitel, boitelsaopedro.com.br/, confinamentomalibu.com.br/o-que-fazemos/boitel, agropecuariagrandelago.com.br/boitel/, etc.), revelando um sistema ou uma estratégia operacional que propicia a terceirização do processo de engorda dos animais, com apontamento de vantagens diversas para as partes envolvidas (https://agroceresmultimix.com.br/blog/boitel-e-uma-boa-opcao-ou-nao/).
No site https://portaldbo.com.br/revista-dbo/, revista eletrônica especializada em noticias da pecuária de corte, é apresentada uma matéria sobre confinamento, elencando 20 empresas que atuam em tal nicho de mercado no segmento econômico em questão (https://portaldbo.com.br/especial/confinamento), dentre as quais a empresa ré.
Portanto, entendo que o termo BOITEL revela-se como uma estratégia de produção/operacão de criação e comércio de bovinos de corte já bastante difundida entre as concorrentes do mercado, não sendo assim passível de apropriação exclusiva por quem quer que seja, devendo as marcas dos litigantes suportar mútua convivência.
Por conseguinte, ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, entendo haver suficiente distintividade entre os signos em disputa, pelo que julgo corretos os atos da autarquia de deferimentos dos registros n.ºs 909.941.483, 909.941.564 e n.º 909.941.602, todos para a marca BOITEL SP CHAPARRAL, de titularidade da parte ré.
6.3 Marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade (LPI, art.124, XXIII)
Requer a autora seja decretada a nulidade do registro obtido pela empresa ré, ao argumento de que esta não poderia alegar o desconhecimento da marca da demandante, sendo aplicável ao caso o disposto no inciso XXIII do art.124 da LPI, que dispõe não ser registrável, como marca, “sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.
Entendo que tal dispositivo legal visa a coibir, em verdade, a reprodução de marca não registrada no País, pois neste caso seria aplicável a disposição do inciso XIX do mesmo art.124 da LPI.
Neste sentido, a aplicação de um dispositivo (inciso XIX) exclui a aplicação do outro (inciso XXIII), ou seja, só se examina a imitação ou reprodução de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, se não houver marca registrada no Brasil, ou, em havendo, se não for anterior à marca impugnada.
Deste modo, constata-se que, sendo a autora titular de marca registrada BOITEL no Brasil, não há que se falar na aplicabilidade do art. 124, XXIII da LPI, pelo que não há como ser acolhida a pretensão específica.
7. Nulidade do indeferimento das marcas da parte autora
Requer a parte autora, também, a nulidade do indeferimento dos seus pedidos de registro n.ºs 919.397.190 e 910.667.225 para a marca BOITEL, eis que visam designar atividades conexas ao comércio de animais, quais sejam as de confinamento, cria e engorda de gado bovino e transporte dos mesmos, constituindo assim extensão de direitos sobre o uso de suas marcas já registradas e objeto de vultosos investimentos.
Tais pedidos foram indeferidos pelo INPI com base no art. 124, XIX da LPI, tendo sido apontados como anterioridades impeditivas os registros n.ºs 909.941.564 (BOITEL SP CHAPARRAL) e 909941602 (BOITEL SP CHAPARRAL). Confiram-se os registros pretendidos pela parte autora e as anterioridades consideradas no indeferimento: (...)
Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que as marcas pretendidas pela parte autora não são nominativas, e sim de apresentação mista, cuja proteção é obviamente restrita ao conjunto dos elementos nominativos e figurativos, e não aos elementos nominativos isoladamente considerados.
No caso dos autos, a parte autora já é titular de registros para a marca estilizada BOITEL nas classes 40:35 (serviços de avaliação, perícia e leilão), 35 (serviços diversos, inclusive comércio de animais vivos) e 7 (aparelhos relacionados à agricultura e à criação de animais), e pretende a concessão de registros nas classes 39 (descarregamento e serviços de logística em matéria de transporte) e 44 (criação e confinamento de animais; cria e engorda de gado bovino).
Já o réu é titular de anterioridades impeditivas para a marca mista BOITEL SP CHAPARRAL nas classes 39 (transporte de carga) e 44 (criação de animais).
E, como visto detalhadamente no item 6.2 acima, entendo que o signo BOITEL, para designar produtos/serviços relacionados à criação, confinamento, transporte, comércio e leilão de animais, não pode ser apropriado com exclusividade, devendo ser suportada a convivência entre sinais diversos, desde que providos de suficiente distintividade a diferenciá-los dos demais existentes no mercado.
Considero, também, que os conjuntos marcários em questão são dotados de suficiente distintividade entre si, devendo ser salientado que na marca pretendida pela parte autora, apesar de o elemento nominativo BOITEL estar em destaque, há elementos figurativos, em especial a letra T estilizada, formando a figura de uma casa, hospedagem ou hotel, que lhe conferem uma identidade própria, passível de proteção pelo direito marcário.
Assim, considero incorretos os atos de indeferimento dos pedidos de registro n.ºs 919.397.190 e n.º 910.667.225 para a marca BOITEL, de titularidade da empresa autora, devendo o INPI proceder ao deferimento e concessão de tais registros, após o pagamento das retribuições devidas, por não vislumbrar, na hipótese, qualquer infringência ao inciso XIX do art.124, da LPI, devendo assim ser julgado parcialmente procedente o pedido da autora.
No mérito, a controvérsia dos autos cinge-se a dirimir, à luz do art. 124, XIX, da LPI, se a marca mista da autora,, colide com o signo marcário misto da ré, acarretando a impossibilidade de convivência harmônica no mercado, com vedação ao registro.
Nos termos do art. 124, XIX, da LPI, é irregistrável como marca a “reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.
Da leitura do dispositivo, são pressupostos para a aplicação da norma a: (i) existência de registro marcário anterior, de titularidade diversa; (ii) afinidade, similaridade ou identidade de produtos ou serviços assinalados; (iii) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; e (iv) suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais.
No que tange aos dois primeiros requisitos do art. 124, XIX, da LPI, mencionados acima, além de o princípio da anterioridade militar em favor da autora, titular da marca "BOITEL", tendo em vista o depósito prévio, há afinidade mercadológica entre as marcas litigantes relativo à comercialização de animais, não se aplicando à hipótese o princípio da especialidade.
Por outro lado, em que pese o elemento nominativo comum "BOITEL", que consta de ambas as marcas, os signos marcários apresentam suficiente distintividade entre si, distinguindo-se na disposição dos elementos, causando impressão visual distinta e diferenciando-se em razão do contexto.
Não se pode olvidar que, no exame de colidência, leva-se em conta o conjunto dos elementos nominativos e figurativos e não aos elementos nominativos isoladamente considerados e, nesse aspecto, é perceptível a distinção entre as marcas, sob o aspecto visual e gráfico.
A suscetibilidade de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor resta afastada, pois, do cotejo das marcas, consideradas em seu conjunto, e apreciadas sucessivamente, é possível verificar que a marca mista da parte ré, BOITEL SP CHAPARRAL, é suficientemente distinta da marca BOITEL da autora em sua impressão de conjunto.
Quanto às alegações recursais, o printscreen de tela do aplicativo Whatsapp (evento 53, APELAÇÃO1, Página 34), sem indicação de nenhuma data, em que um suposto cliente teria visto uma propaganda do apelado na televisão local e associado ao apelante, não pode ser aceito neste momento processual. Nos termos da jurisprudência do STJ, "... a regra prevista no art. 434 do CPC/15, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC/15..." (AgInt no AREsp 1611144/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020), o que não restou demonstrado na hipótese.
Com efeito, como já afirmado na sentença, o elemento "BOITEL" está descrito no dicionário Michaelis online da seguinte forma: "1 Nos engenhos, área reservada para a engorda de bois, que são alimentados com bagaço de cana." e "2 Empresa agrícola que recebe e mantém em confinamento gado de fazendas vizinhas quando nelas ocorre estiagem ou inundação.". Além disso, atualmente, como se constata pela pesquisa na internet, o termo designa produtos/serviços relacionados à criação, confinamento, transporte, comércio e leilão de animais. Daí, diante da constatação de que o termo "BOITEL" designa atividade ligada à criação bovina, afasta-se a possibilidade de apropriação exclusiva da expressão, o que viabiliza a convivência entre sinais diversos com esse elemento, desde que providos de suficiente distintividade a diferenciá-los dos demais existentes no mercado, o que ocorre in casu.
Ao contrário do alegado pelo apelante, os fundamentos da sentença são adequados à abordagem da questão, não podendo o significado do termo ser desconsiderado porque advindo da internet, já que se deve considerar que a difusão de conhecimento e informações por meio digital é uma realidade no presente momento histórico.
Com essas considerações, pelas mesmas razões, os atos administrativos do INPI que indeferiram os registros n.ºs 919.397.190 e n.º 910.667.225 da autora devem ser revertidos.
Registro, em relação aos alegados precedentes análogos (BOTOX, CROSSFIT etc.), que, além de as decisões serem desprovidas de qualquer efeito vinculativo, o magistrado, na apreciação do caso concreto, é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito para tanto, à luz do art. 371 do CPC.
Demais disso, entendo que a marca "BOITEL" da autora não cunhou ou foi determinante para o significado atual do termo, considerando que o registro marcário, ocorrido em 1993, se deu em classe muito abrangente de "Serviços de avaliação, perícia e de leilão", sem relação com a acepção da palavra no presente.
(...)
No voto condutor dos declaratórios opostos pela ora recorrente, o Órgão Julgador consignou que:
(...)
É patente a inadequação dos presentes embargos de declaração de SERGIO GOTTARDI PAOLIELLO LTDA., visto que não atendem aos pressupostos inerentes a tal recurso, revelando uma clara intenção de impugnar a decisão por via oblíqua, diante do inconformismo com a conclusão do julgado.
O acórdão embargado consignou que o termo "BOITEL" designa uma atividade comum no mercado de confinamento de bovinos, não sendo passível de apropriação exclusiva por nenhuma das partes, devendo ser suportada a convivência entre sinais distintos que possuam tal vocábulo, desde que possuam suficiente distintividade.
Deixou claro também que, embora ambas as marcas compartilhem o termo "BOITEL", seus elementos distintivos, como disposição e contexto, conferem-lhes impressões visuais distintas.
Destacou também que, na análise de colidência, a avaliação recai sobre o conjunto de elementos nominativos e figurativos, e não apenas sobre os nominativos isoladamente. Nesse sentido, a diferenciação visual e gráfica entre as marcas é notória.
Daí o julgado ter afastado possibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, pois, ao comparar as marcas em sua totalidade e de forma sucessiva, constata-se que a marca mista da ré, "BOITEL SP CHAPARRAL", possui distintividade suficiente em relação à marca "BOITEL" da autora em sua percepção global.
Demais disso, o acórdão recorrido concluiu que a alegação recursal de confusão por parte de consumidores não se sustenta, pois o único documento apresentado mostrou-se inadequado para comprovar eventual associação indevida entre as marcas, à luz dos arts. 434 e 435 do CPC, além do fato de que a difusão digital de informações, inclusive via internet, deve ser considerada na análise do conhecimento público sobre os termos utilizados, não sendo pertinente desconsiderar a origem digital do significado de "BOITEL".
(...)
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Por fim, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.