Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5097001-22.2023.4.02.5101/RJ
RELATORA: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA
APELANTE: INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC (AUTOR)
ADVOGADO(A): Felipe Helena (OAB SP252625)
ADVOGADO(A): ANTONIO FERRO RICCCI (OAB SP067143)
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE (OAB SP299714)
ADVOGADO(A): DANIEL ADENSOHN DE SOUZA (OAB SP200120)
ADVOGADO(A): ANA BEATRIZ FRATTA MELO (OAB SP407832)
APELADO: CAPRICCHE S.A. (RÉU)
ADVOGADO(A): GUSTAVO HENRIQUE EIRADO DE ESCOBAR (OAB PE020724)
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ABSTENÇÃO DE USO COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DA INVALIDAÇÃO DO REGISTRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDOS DE TRADE DRESS, CONCORRÊNCIA DESLEAL E INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA INTEGRAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por CAPRICCHE S.A. contra decisão monocrática, complementada em embargos de declaração, proferida em apelação cível em ação de nulidade de registro de marca cumulada com preceito cominatório ajuizada por INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC e MONDELEZ BRASIL LTDA. em face do INPI e da agravante. As autoras buscam a nulidade do registro marcário nº 916.210.626, referente ao sinal “FUTURINHOS BLACK”, por alegada imitação da marca mista OREO e de seu conjunto-imagem, com aproveitamento parasitário e concorrência desleal, além de abstenção de uso. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à MONDELEZ BRASIL LTDA., por ilegitimidade ativa, julgou improcedente o pedido de nulidade do registro e reconheceu litispendência parcial quanto ao pedido de abstenção de uso, em razão de ação anterior em trâmite no TJPR. Em segundo grau, foi determinada a solicitação de remessa dos autos da ação estadual para a Justiça Federal, a fim de evitar decisões contraditórias, decisão mantida nos aclaratórios e impugnada no presente agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca com participação do INPI, é competente para apreciar o pedido de abstenção de uso da marca como efeito da eventual invalidação do registro; (ii) estabelecer se os pedidos de trade dress, concorrência desleal e indenização permanecem sujeitos à competência da Justiça Estadual; (iii) determinar se a decisão agravada incorre em violação ao art. 45, § 1º, e ao art. 55, § 1º, do CPC, bem como em julgamento extra petita; e (iv) verificar se as decisões do TJPR sobre competência impedem a atuação da Justiça Federal no tocante ao comando inibitório vinculado à nulidade do registro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ação de nulidade de registro de marca atrai a competência da Justiça Federal, porque exige a participação do INPI, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.
O Tema 950 do STJ fixa que compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, impor ao titular a abstenção do uso da marca, inclusive em tutela provisória, quando essa providência constitui consectário lógico da invalidação do ato registral.
As pretensões relativas a trade dress, concorrência desleal e indenização, por não envolverem registro perante o INPI nem interesse institucional da autarquia, permanecem submetidas à competência da Justiça Estadual.
A circunstância de a ação estadual não conter pedido de nulidade de registro não impede que a Justiça Federal, na ação própria de nulidade, examine a abstenção de uso da marca como consequência prática do eventual reconhecimento da invalidade do registro.
As decisões do TJPR que afirmaram a competência estadual para pedidos não relacionados à nulidade do registro não afastam a competência da Justiça Federal para decidir, nesta demanda, os efeitos da eventual desconstituição do registro marcário.
A invocação do art. 45, § 1º, do CPC não afasta a competência federal sobre o núcleo marcário da controvérsia, mas apenas impede, quando cabível, a absorção integral de pedidos de inequívoca competência estadual.
Não há julgamento extra petita, porque a matéria devolvida ao Tribunal compreende a discussão sobre litispendência, competência e alcance do pedido de abstenção de uso da marca após a concessão do registro.
O óbice do art. 55, § 1º, do CPC não impede a solução adotada, pois o fundamento decisório não se apoia exclusivamente na conexão em sentido técnico, mas na necessidade de preservar a coerência decisória e evitar pronunciamentos inconciliáveis quanto ao uso da marca.
Os elementos dos autos revelam que a solução juridicamente adequada é a cisão funcional das pretensões, mantendo-se na Justiça Federal a nulidade do registro e a abstenção correlata, e na Justiça Estadual os pedidos indenizatórios, concorrenciais e atinentes ao trade dress, bem como eventual apreciação de sobrestamento por prejudicialidade externa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Justiça Federal é competente para julgar ação de nulidade de registro de marca com participação do INPI e para impor a abstenção de uso da marca como consectário lógico da eventual invalidação do registro. 2. Os pedidos de trade dress, concorrência desleal e indenização, por não atraírem interesse institucional do INPI, permanecem submetidos à competência da Justiça Estadual. 3. A afirmação da competência estadual para pretensões não relacionadas à nulidade do registro não impede a atuação da Justiça Federal quanto aos efeitos inibitórios decorrentes da desconstituição do ato registral. 4. A necessidade de evitar decisões inconciliáveis sobre o uso da marca autoriza a preservação, na Justiça Federal, do núcleo marcário da controvérsia, sem deslocamento integral dos pedidos de competência estadual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 45, § 1º, 55, § 1º, 178, 487, I, 1.021 e 1.036.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.817.109/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.02.2021, DJe 25.03.2021; STJ, REsp 1.527.232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.12.2017, DJe 05.02.2018 (Tema 950).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 15 de abril de 2026.