Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
RECURSO ESPECIAL EM Apelação Cível Nº 5085374-89.2021.4.02.5101/RJ
APELANTE: QILIN HESHENG NETWORK TECHNOLOGY INC. (AUTOR)
ADVOGADO(A): DIEGO PERANDIN (OAB SP224543)
APELADO: CHAVE DIGITAL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): ILZE CIDRAL MARTINS (OAB SC034408)
ADVOGADO(A): FERNANDO MULLER (OAB SC017397)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por Qilin Hesheng Network Technology INC., com fundamento no art. 105, III, alínea ‘a’, da CF/88, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada (evento 42.2), que restou assim ementado:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE MARCAS NOMINATIVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INDEFERIMENTO PELO INPI. REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DE MARCA ANTERIOR. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por QILIN HESHENG NETWORK TECHNOLOGY INC., objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato do INPI que indeferiu os registros das marcas nominativas "APUSLAUNCHER", "APUS SYSTEM" e "APUSGROUP", sob o fundamento de colidência com o registro pré-existente da marca "APUS" (Registro nº 902.900.200), nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI). A apelante alega ausência de confusão entre os sinais e requer a reforma da decisão para viabilizar os registros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os sinais das marcas da apelante possuem distintividade suficiente em relação à marca "APUS", registrada pela apelada; (ii) avaliar se há afinidade mercadológica e possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 124, XIX, da LPI veda o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca alheia registrada para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, passíveis de causar confusão ao consumidor. 4. A distintividade constitui requisito essencial para o registro de marca, sendo indispensável que o sinal permita ao consumidor identificar e diferenciar os produtos ou serviços no mercado. 5. Verifica-se a afinidade mercadológica entre as partes, pois ambas operam no segmento de tecnologia da informação (classe 09), comercializando produtos relacionados a aplicativos e software para dispositivos móveis, o que promove concorrência direta. 6. A análise dos sinais revela ausência de grau suficiente de distintividade das marcas da apelante ("APUSLAUNCHER", "APUS SYSTEM" e "APUSGROUP") em relação à marca "APUS" da apelada, em razão da identidade fonética e da ausência de elementos gráficos ou figurativos que permitam diferenciá-las no mercado. 7. A convivência dos sinais colidentes é suscetível de causar confusão no público consumidor quanto à origem dos produtos e serviços, em afronta ao princípio da proteção ao consumidor e à livre concorrência. 8. A alegação de notoriedade da marca da apelante não encontra respaldo em decisão administrativa do INPI, que detém competência exclusiva para reconhecer a notoriedade de marcas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 9. A improcedência da ação ajuizada pela apelada perante a Justiça Estadual, relacionada ao uso da marca "Apus", não influencia o julgamento do presente caso, que discute a validade do ato administrativo de indeferimento pelo INPI. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de registro de marca exige grau suficiente de distintividade, não sendo admissível a reprodução ou imitação de marca alheia previamente registrada, quando houver afinidade mercadológica e risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor. 2. Compete ao INPI reconhecer a notoriedade de marcas, sendo vedada a substituição de sua competência pelo Poder Judiciário.
Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, nos seguintes termos (evento 69.2):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ESCLARECIMENTO DA PARTE DISPOSITIVA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença de improcedência em ação proposta por sociedade empresária objetivando o reconhecimento do direito à titularidade de marcas nominativas que utilizam o termo “APUS”. A parte embargante sustentou omissão quanto à imposição de abstenção de uso da marca e alegada incompetência da Justiça Federal para decidir sobre a matéria. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto ao dever de abstenção da parte embargante em utilizar a expressão “APUS”; (ii) esclarecer o alcance e os efeitos do provimento judicial de improcedência em ação declaratória envolvendo direito de propriedade industrial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem meio processual destinado à correção de vícios específicos, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria relativa à abstenção de uso do elemento nominativo “APUS”, reconhecendo como consequência lógica da improcedência da pretensão autoral o dever da parte embargante de se abster de utilizá-lo, em respeito ao direito de propriedade da marca mista da embargada. 5. A sentença de improcedência possui natureza declaratória, por reconhecer a inexistência do direito da embargante, e configura título judicial com eficácia de preceito, impondo o dever de abstenção conforme reconhecido pela jurisprudência e melhor doutrina processual (Pontes de Miranda, Dinamarco, Zavascki). 6. Não há julgamento extra ou ultra petita, pois a condenação à abstenção é consequência jurídica natural e implícita da improcedência do pedido declaratório. 7. A Justiça Federal possui competência para julgar ações envolvendo a legalidade de atos do INPI, como concessão ou indeferimento de registro de marca, não sendo afetada pela decisão anterior da Justiça Estadual, que tratou de matéria distinta (trade dress). 8. A decisão da Justiça Estadual, ao impor abstenção baseada em trade dress, extrapolou sua competência legal, conforme interpretação do Tema Repetitivo nº 950 do STJ. 9. A suposta omissão é inexistente, mas, a fim de esclarecer a parte dispositiva do acórdão, acolhem-se os embargos para explicitar que o dever de abstenção refere-se especificamente ao uso do termo “APUS”, integrante da marca mista registrada da embargada, independentemente de a embargante não possuir registro formal. 10. A multa por embargos protelatórios, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, não é aplicável, pois, embora rejeitados os argumentos, a oposição dos embargos não se revela manifestamente protelatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Teses de julgamento:A improcedência do pedido em ação declaratória envolvendo propriedade industrial produz título executivo judicial com eficácia de preceito, impondo o dever de abstenção da parte vencida quanto ao uso do signo distintivo reconhecidamente titularizado por terceiro. Não configura julgamento ultra ou extra petita a imposição judicial de abstenção decorrente lógica da improcedência do pedido de reconhecimento de direito à marca. A Justiça Federal é competente para decidir sobre a legalidade dos atos do INPI, inclusive para impor obrigação de não fazer relativa ao uso de marca, mesmo na ausência de pedido expresso, quando isso decorrer da declaração judicial da inexistência de direito.
Em razões recursais (evento 81.1), a recorrente alega violação ao art. 124, XIX, da LPI, bem como aos artigos 141, 489, §1º, V, 492 e 503, todos do CPC.
Sustenta, em síntese, a ausência de identidade ou semelhança entres os produtos ou de afinidade mercadológica, não havendo risco efetivo de confusão, tendo em vista as especificações distintas de cada marca.
Aduz, ainda, que o acórdão recorrido incorreu em manifesta decisão ultra petita ao determinar a abstenção do uso do elemento nominativo APUS, na medida em que não houve pedido nesse sentido.
Destaca que “é impossível a determinação de abstenção de uso do elemento nominativo ‘APUS’, tendo em vista que a Recorrente possui registro da marca mista ‘APUS’ na classe 09”, o que foi desconsiderado pelo acórdão.
Assevera que o acórdão recorrido aplicou tese repetitiva do STJ sem demonstrar a sua pertinência com o caso concreto, havendo diferenças materiais entre o objeto da demanda e o contexto que justificou a edição do precedente repetitivo.
Por fim, aponta violação à coisa julgada formada nos autos 0300430-77.2018.8.24.0072, que reconheceu expressamente o direito da recorrente ao uso de suas marcas, afastando qualquer ilicitude ou confusão indevida.
Contrarrazões nos eventos 90.1 e 91.1.
É o relatório. Decido.
O artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, em que se fundamenta o presente recurso, prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Na hipótese em apreço há decisão proferida em última instância, com o esgotamento das vias ordinárias de impugnação. Verifica-se ainda que, no caso em tela, aparentemente, há questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, consistente em aferir se em ação que visava anular o indeferimento do registro das marcas “APUSLAUNCHER", "APUS SYSTEM" e "APUSGROUP", a determinação de abstenção do uso do elemento nominativo “APUS” configura decisão ultra petita, à luz dos artigos 141 e 492 do CPC.
Ademais, estão presentes os pressupostos genéricos de admissibilidade do recurso especial, tais como cabimento, legitimidade, interesse para recorrer, tempestividade e regularidade formal, em atendimento aos requisitos exigidos no Código de Processo Civil.
Outrossim, observa-se que houve o prequestionamento da matéria discutida, tendo esta sido oportunamente suscitada e abordada pelo acórdão que julgou os embargos de declaração.
Ressalte-se que, diante da admissão do recurso em relação a uma das alegações recursais, o exame das demais torna-se desnecessário neste momento processual, cabendo ao STJ examiná-las oportunamente, tendo em vista o juízo de admissibilidade bifásico.
Ante o exposto, admito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.