Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5018349-59.2021.4.02.5101/RJ
AUTOR: UNIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
ADVOGADO(A): ERIK GUEDES NAVROCKY (OAB SP240117)
RÉU: CLAUDIO LEANDRO BUSSOLA
ADVOGADO(A): VIRGINIA GUILLIOD FAGURY BARROS MALUF (OAB SP235266)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de ação de nulidade de patente de modelo de utilidade nº BR 20 2012 026267-9 e de registro de desenho industrial nº BR 30 2012 006519-4, ambos de titularidade do corréu CLÁUDIO LEANDRO BUSSOLA.
Foi realizada perícia, tendo o Sr. Perito Antônio Lilles Tavares Machado apresentado laudo pericial (Evento 136) e posterior esclarecimento (Evento 166).
A parte autora manifestou-se sobre o laudo pericial, requerendo a substituição do perito por ausência de conhecimento técnico específico em Propriedade Industrial, nos termos do art. 468, I do CPC (Evento 148).
O corréu manifestou-se pela manutenção do laudo no Evento 146.
O INPI apresentou manifestação técnica no Evento 153.
É o relatório. Decido.
O art. 468, I do Código de Processo Civil prevê que "o perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico".
A questão que se coloca não diz respeito à qualificação do Sr. Perito em Engenharia Agrícola ou seu conhecimento sobre máquinas agrícolas como colheitadeiras de cana-de-açúcar. Tais qualificações são indubitáveis e apropriadas ao objeto técnico da perícia (pá extratora).
A questão central reside em verificar se o perito possui o conhecimento técnico-jurídico específico em Propriedade Industrial, o qual é necessário para analisar os requisitos de patenteabilidade de modelo de utilidade e de registrabilidade de desenho industrial.
Com efeito, a jurisprudência pátria reconhece a essencialidade da qualificação técnica do perito em ações de nulidade de patentes.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PERÍCIA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DEFESA. CERCEAMENTO. CONFIGURAÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Nas ações de nulidade de patentes, nas quais se busca a desconstituição da presunção de validade de ato emitido pela autoridade administrativa competente, a produção da perícia deve se revestir do mais alto grau de apuro e cautela, na estrita observância do contraditório, a fim de garantir que a prova revele a resposta mais precisa possível à controvérsia técnica - com profundas implicações jurídicas - estabelecida entre partes.
3. Há cerceamento de defesa, por insuficiência de contraditório, quando remanescem dúvidas acerca das conclusões do laudo oficial e as partes não têm oportunidade de esclarecê-las após as explicações apresentadas por escrito pelo perito do juízo, ante a falta de designação da audiência, nos termos do art. 477, § 3º, do Código de Processo Civil.
4. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 2148896/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/06/2024)
O mesmo caminho é trilhado pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE PATENTE. ATIVIDADE INVENTIVA. PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELAÇÕES PREJUDICADAS.
I. CASO EM EXAME
Ação anulatória ajuizada por MYCOGEN LLC em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI visando à anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de patente PI9814125-2, referente à tecnologia genética presente na semente de algodão WideStrike®, bem como ao consequente deferimento do pedido e concessão da patente. A sentença julgou procedente o pedido com base em prova pericial favorável à autora. Foram interpostas apelações por ambas as partes e o feito submetido à remessa necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a invenção reivindicada no pedido de patente PI9814125-2 preenche o requisito de atividade inventiva previsto na LPI; (ii) apurar se a sentença poderia se apoiar exclusivamente em laudo pericial que utilizou metodologia diversa daquela empregada pelo INPI; (iii) verificar a validade da prova pericial à luz das críticas técnicas formuladas pela autarquia especializada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de patente depende da demonstração dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, conforme os artigos 8º e 13 da LPI.O laudo pericial adotado como fundamento da sentença utilizou metodologias diversas daquelas previstas nas Diretrizes de Exame do INPI (Resoluções nº 124/2013 e nº 169/2016), sem considerar adequadamente as críticas técnicas oferecidas pela autarquia.A perícia falhou ao admitir que alternativas técnicas seriam patenteáveis independentemente da análise do efeito técnico inesperado, contrariando o item 2.08 das diretrizes do próprio INPI.A comparação utilizada pela perita entre toxinas diferentes (Cry1Ac/Cry1Ab versus Cry1F) não é biologicamente apropriada para demonstrar atividade inventiva frente ao estado da técnica (D1 e D2), conforme alertado nos pareceres técnicos do INPI.A sentença limitou-se a homologar a conclusão pericial sem enfrentar os argumentos técnicos da autarquia, que demonstraram, de forma coerente, a ausência de efeito técnico surpreendente e a escolha arbitrária da sequência SEQ ID NO: 14.Diante da insuficiência e inconsistência da prova pericial, impõe-se sua anulação e a realização de nova perícia que observe os critérios técnicos do INPI.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa necessária provida para anular a sentença e a prova pericial. Prejudicadas as apelações.
Tese de julgamento:
A validade de laudo pericial em matéria de propriedade industrial exige a observância das diretrizes técnicas específicas aplicáveis ao exame de atividade inventiva. É nula a sentença que se fundamenta exclusivamente em perícia incongruente com os critérios técnicos estabelecidos pelo órgão especializado (INPI), sem enfrentar as críticas consistentes por este formuladas.
DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, conhecer de ofício da remessa necessária, dando-lhe provimento para anular a prova pericial e a sentença para que seja refeita a prova técnica de acordo os parâmetros acima. Prejudicadas as apelações da autora e do INPI, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
(TRF2, Apelação Cível, 5028776-86.2019.4.02.5101, Rel. FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Rel. do Acordao - FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, julgado em 12/08/2025, DJe 13/08/2025 15:26:20)
No caso concreto, após detida análise do laudo pericial e seus esclarecimentos, constato que, embora o Sr. Perito, como dito, seja uma autoridade em sua área de atuação, falta-lhe o conhecimento técnico específico em Propriedade Industrial, o que compromete fundamentalmente a análise dos pontos controvertidos fixados no saneamento.
Passo a demonstrar as razões dessa conclusão.
1. Ausência de resposta aos quesitos formulados pelas partes
O art. 473, IV do CPC estabelece que o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.
O Sr. Perito não respondeu a nenhum dos quesitos formulados pelas partes, limitando-se a apresentar considerações gerais sobre os pontos controvertidos.
Embora o laudo pericial não se resuma à resposta de quesitos, a ausência completa de respostas específicas prejudica o contraditório e a plena elucidação dos pontos técnicos controvertidos.
2. Ausência de indicação do método utilizado
O art. 473, III do CPC determina que o laudo pericial deverá conter "a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou".
O laudo pericial não indica qual metodologia foi empregada para análise de novidade, ato inventivo, suficiência descritiva e demais requisitos de patenteabilidade.
Em análise de nulidade de patentes, existe metodologia específica amplamente aceita, que envolve:
Identificação do estado da técnica relevante;
Análise elemento-a-elemento da reivindicação;
Comparação entre reivindicação e documentos do estado da técnica;
Análise sob a perspectiva da pessoa habilitada na técnica.
A ausência de explicitação metodológica evidencia desconhecimento dos protocolos técnicos aplicáveis à análise de propriedade industrial.
3. Erro conceitual na análise de novidade e ato inventivo
O art. 41 da Lei 9.279/96 (LPI) estabelece que "a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações".
Este é o princípio basilar do direito patentário: a patente protege o que está reivindicado, não o que está apenas descrito ou ilustrado.
Ocorre que o Sr. Perito, ao analisar novidade e ato inventivo, não comparou os documentos do estado da técnica com o teor da reivindicação da patente, como deveria ter feito.
Ao contrário, comparou os documentos do estado da técnica com fotografias de produtos comercializados pelo titular da patente (Evento 136, p. 7-8 e Figura 1).
Veja-se o que consta no laudo:
"Segundo a Autora da ação esta peça objeto da patente (Fig. 1 A) não apresentaria diferenciação geométrica com relação Fig. 1 B, peça já existente no mercado. Figuras obtidas da página 22 – Evento 16.
O Réu CLAUDIO LEANDRO BUSSOLA, por considerar que a peça por ele desenvolvida (Fig. 1 A) possuia diferenciação geométrica, que segundo o mesmo implica em alteração de sua função com melhoria de funcionalidade, procedeu a solicitação de patente modelo de utilidade da mesma." (Evento 136, p. 7-8)
A Figura 1-A referida pelo Sr. Perito é uma fotografia de catálogo comercial do réu (Evento 16, p. 21), e não a representação da reivindicação da patente.
Isso fica ainda mais evidente quando o próprio Sr. Perito se refere à "peça objeto da patente" como sendo a fotografia, e não o texto reivindicatório.
Em seus esclarecimentos, o Sr. Perito reconhece expressamente que utilizou fotografia do catálogo, mas não vê problema nisso:
"No item 12 página 5 do documento constante no Evento de número 148, alegam que haveria 'um erro crasso' e não seria verdade que a figura 1. A, (acima apresentada - página 5) não seria a peça objeto da patente. Trata-se esta figura de material constante no processo, sendo a mesma uma fotografia do que foi requisitado na patente concedida pelo INPI sob registro BR 20 2012 026267, sendo que lá, obviamente, encontra-se apresentada em forma de desenho." (Evento 166, p. 7)
A análise correta exigiria:
Identificar os elementos técnicos da reivindicação única da patente;
Comparar esses elementos com os documentos do estado da técnica;
Verificar se todos os elementos estão presentes (para novidade);
Verificar se a combinação é óbvia (para ato inventivo).
O Sr. Perito não realizou nenhuma dessas etapas, limitando-se a comparação visual entre fotografias, o que não é suficiente para o julgamento da causa.
4. Contradição sobre melhoria funcional
O art. 9º da LPI estabelece que "é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação".
A melhoria funcional, portanto, é requisito essencial para patenteabilidade de modelo de utilidade, conforme doutrina e jurisprudência pacíficas.
No ponto, o Sr. Perito reconheceu expressamente a ausência de comprovação da melhoria funcional, mas ainda assim concluiu pela validade da patente.
Veja-se o que consta no laudo:
"Desta forma, no que concerne puramente aos fatos apresentados, não há como garantir, por si só, que a nova concepção geométrica garanta melhoria funcional do elemento extrator da colhedora de cana como um todo, visto que não há comprovação científica que garanta a alegada melhoria funcional. Estando-se dependente, neste caso, de avaliações executadas pela empresa fabricante, as quais acredita-se que sejam fidedignas. Porém, tal fato não vem a ser impeditivo para a concessão de patente visto que segundo o Art. 9º da Lei 9279 aqui transcrito; 'É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação', não há necessidade de comprovação técnico/científica sobre a melhoria funcional do objeto fruto de patente modelo de utilidade." (Evento 136, p. 15)
Esta passagem revela erro conceitual, pois o Sr. Perito reconhece que não há comprovação de melhoria funcional, cita corretamente o art. 9º que a exige, mas conclui que "não há necessidade de comprovação".
5. Superficialidade da análise de novidade e ato inventivo
O Sr. Perito dedicou apenas duas páginas (Evento 136, p. 9) a estes requisitos, sem análise elemento-a-elemento, sem identificação precisa do estado da técnica, e sem fundamentação técnica adequada.
A conclusão pela presença de novidade e ato inventivo foi genérica:
"De outra forma verifica-se que o formato geométrico do citado objeto, pá extratora (Fig 1 A), por diferir dos anteriormente existentes no mercado e principalmente daquele denominado de 'trapezoidal' (Fig 1 B), vem a caracterizar os requisitos de novidade e atividade e ato inventivo pelo autor da solicitação de patente." (Evento 136, p. 9)
Não há análise técnica aprofundada, apenas conclusão baseada em diferença visual entre fotografias, o que é insuficiente para que o Juízo possa ser conclusivo acerca dos requisitos da novidade e atividade inventiva.
6. Desconhecimento sobre conceitos de desenho industrial
Quanto ao registro de desenho industrial, que o Sr. Perito concluiu pela nulidade, mas sua fundamentação revela, novamente, carência de melhor conhecimento em propriedade industrial.
Em seus esclarecimentos (Evento 166), o Sr. Perito discorre longamente sobre "forma funcional obrigatória" versus "forma funcional opcional", mas demonstra não dominar plenamente a distinção entre:
Forma determinada essencialmente por considerações técnicas (irregistrável - art. 100, II da LPI);
Forma que incorpora elementos funcionais, mas com características ornamentais protegíveis.
A análise correta exigiria verificar se a configuração visual apresenta resultado novo e original, além das exigências funcionais mínimas.
Pelos motivos expostos, fica evidenciado que o Sr. Perito Antônio Lilles Tavares Machado, embora seja uma autoridade em Engenharia Agrícola e comprovadamente conhecedor do objeto técnico (pá extratora de colheitadeira), não dispõe de conhecimento técnico específico em Propriedade Industrial, o que é necessário para o correto julgamento da causa.
Logo, a substituição do perito, nos termos do art. 468, I do CPC, é medida que se impõe.
Sem prejuízo de todo o acima exposto, é inegável que o Sr. Perito dedicou seu tempo e trabalhou da melhor forma possível para apresentar o laudo pericial, o que fez no limite de seus conhecimentos técnicos.
Assim, entendo que o Sr. Perito merece receber o equivalente a cinquenta por cento da verba honorária depositada judicialmente.
DA NECESSIDADE DE DOIS PERITOS
A presente ação discute tanto a nulidade de patente de modelo de utilidade quanto de registro de desenho industrial.
Embora ambos os títulos se refiram ao mesmo objeto técnico (pá extratora), tratam-se de institutos jurídicos distintos, com requisitos legais diferentes:
Patente de modelo de utilidade (arts. 9º a 11 da LPI): protege nova disposição construtiva que resulte em melhoria funcional;
Registro de desenho industrial (arts. 95 a 98 da LPI): protege configuração ornamental nova e original.
Além disso, há quesitos específicos formulados pelas partes para cada um dos títulos.
O art. 475 do CPC permite a nomeação de mais de um perito quando a perícia é complexa e abrange mais de uma área de conhecimento especializado.
No caso, embora ambas as análises exijam conhecimento em Propriedade Industrial, envolvem expertises complementares, a saber:
Para o modelo de utilidade: análise de requisitos funcionais e técnicos, temática afeta à Engenharia Mecânica;
Para o desenho industrial: análise de aspectos ornamentais e visuais, a requerer conhecimentos na área do Desenho Industrial.
Neste contexto, a nomeação de dois peritos especializados permitirá análise mais aprofundada e tecnicamente adequada de cada um dos títulos, respeitando suas especificidades.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, com fundamento no art. 468, I do CPC, SUBSTITUO o Sr. Perito Antônio Lilles Tavares Machado e NOMEIO:
- Dr. JOSÉ ADAILTON para análise da patente de modelo de utilidade nº BR 20 2012 026267-9;
- Dra. CARLA CRISTINE CAMPELO MARINS para análise do registro de desenho industrial nº BR 30 2012 006519-4.
Intimem-se os peritos nomeados para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem aceitação do encargo e estimarem os honorários periciais.
Considerando que a fase de formulação de quesitos e indicação de assistente técnico já ocorreu, os peritos deverão responder apenas aos quesitos já apresentados.
Após a aceitação do encargo e a apresentação dos honorários, intimem-se as partes sobre as propostas de honorários apresentadas pelo prazo de cinco dias, a teor do §3º, do art. 465, do CPC.
Em seguida, retornem os autos conclusos para arbitramento do valor dos honorários periciais.
Intime-se, também, o Sr. Perito Antônio Lilles Tavares Machado, para ciência da presente decisão e para indicação de conta corrente para transferência dos honorários a que faz jus, na forma da fundamentação supra.
P. I.