Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação/Remessa Necessária Nº 5023855-16.2021.4.02.5101/RJ
APELANTE: SVL RESTAURANTE LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): RUI BARBOSA MACIEL FILHO (OAB PB025717)
APELANTE: STEFAN THOMAS WEITBRECHT (INTERESSADO)
ADVOGADO(A): RUI BARBOSA MACIEL FILHO (OAB PB025717)
APELADO: 212 BURGER RESTAURANTE EIRELI (RÉU)
ADVOGADO(A): CLAUDIO ROBERTO BARBOSA (OAB SP133737)
ADVOGADO(A): NANCY SATIKO CAIGAWA (OAB SP198276)
ADVOGADO(A): CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE (OAB SP343977)
ADVOGADO(A): LUCIANA YUMI HIANE MINADA (OAB SP334841)
ADVOGADO(A): FLÁVIO AUGUSTO MENDES DOURADO (OAB SP507771)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por 212 BURGER RESTAURANTE LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 27 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 51).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. INAPLICABILIDADE SOB O CPC/2015. REGISTRO DE MARCAS. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. TEORIA DA DISTÂNCIA. MARCAS FRACAS. RECONVENÇÃO CONTRA TERCEIRO. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de nulidade de registros de marcas e indeferiu pedidos de registro realizados pelos apelantes perante o INPI, bem como julgou parcialmente procedente reconvenção apresentada pela apelada para anulação de registros marcários de titularidade do sócio dos apelantes. Não houve condenação do INPI acima de 1000 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se é cabível a remessa necessária da sentença na vigência do CPC/2015;
(ii) estabelecer se a reconvenção proposta pela apelada atende aos requisitos de conexão com a ação principal e a possibilidade de ser proposta contra terceiros;
(iii) determinar se houve comprovação do direito de precedência dos apelantes quanto às marcas “COZINHA 212” e “COZINHA DOIS UM DOIS”;
(iv) analisar a colidência ou possibilidade de convivência entre as marcas “212 BURGER” (apelada) e “COZINHA 212”, “HORTA 212” e “MATO 212” (apelantes);
(v) avaliar a procedência dos pedidos da reconvenção para nulidade dos registros das marcas “HORTA 212” e “MATO 212”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015, em seu art. 496, § 3º, I, eleva o limite para dispensa do reexame necessário para condenações pecuniárias a 1.000 salários mínimos e exclui sua aplicação a sentenças sem condenação monetária, como no caso concreto. Assim, inexiste pressuposto legal para o conhecimento da remessa necessária.
4. A reconvenção preenche os requisitos do art. 343 do CPC, incluindo a conexão com o fundamento da defesa e a possibilidade de ser proposta contra terceiros (§ 3º do art. 343), haja vista que os registros anulandos pertencem ao sócio dos apelantes, cujo vínculo com a ação principal foi devidamente demonstrado.
5. O direito de precedência, nos termos do art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96, exige prova robusta de uso efetivo, habitual e anterior da marca como meio de identificar produtos ou serviços. Os apelantes não comprovaram o uso sério e comercial das marcas "COZINHA 212" e "COZINHA DOIS UM DOIS" antes do depósito do registro da apelada, sendo insuficiente a apresentação de publicações em redes sociais e documentos sem data ou comprovação de habitualidade.
6. A Teoria da Distância estabelece que marcas de baixa criatividade e fraca distintividade, como aquelas formadas por expressões comuns (“212”, “BURGER”, “COZINHA”), devem suportar a convivência no mercado com sinais semelhantes, desde que haja suficiente grau de distintividade. Analisando os registros sob a perspectiva de conjunto, incluindo elementos gráficos, visuais e ideológicos, conclui-se que as marcas “COZINHA 212”, “HORTA 212” e “MATO 212” são suficientemente distintas da marca “212 BURGER”, inexistindo possibilidade de confusão ou associação indevida.
7. No mérito da reconvenção, a nulidade dos registros “HORTA 212” e “MATO 212” não se sustenta, pois, além de não haver confusão com a marca da apelada, as expressões utilizadas possuem elementos distintivos próprios. Assim, não há óbice legal à manutenção dos registros pelos apelantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária não conhecida. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. A remessa necessária é inaplicável a sentenças ilíquidas ou sem condenação monetária na vigência do CPC/2015.
2. A reconvenção pode ser proposta contra terceiros e exige conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
3. O direito de precedência ao registro marcário demanda prova robusta de uso efetivo e habitual do sinal distintivo antes do depósito do registro questionado.
4. Marcas fracas e de baixa distintividade, como aquelas formadas por expressões comuns, devem coexistir no mercado, aplicando-se a Teoria da Distância.
5. Não havendo confusão ou associação indevida, os registros marcários “HORTA 212” e “MATO 212” devem ser mantidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIX; CPC/2015, arts. 343, § 3º, e 496, § 3º, I; Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 124, XIX, e 129, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 490; STJ, REsp 1.166.498, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011; TRF2, AC 0809547-47.2009.4.02.5101, Rel. Messod Azulay Neto, 2ª Turma Especializada.
Os seus embargos de declaração foram desprovidos (Evento 51).
Nesta sede, a recorrente afirma que:
Em apertada síntese, este Recurso Especial é interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, abarcando a violação aos seguintes dispositivos de lei federal infraconstitucional:
a) Violação dos arts. 489, §1º, III e IV, e 1022, I e II, do CPC: O aresto deixou de enfrentar a obscuridade consubstanciada no entendimento de que marcas compostas pelo mesmo núcleo distintivo (“212”) e inseridas no mesmo segmento não seriam passíveis de confusão e associação indevida, sob a justificativa de carregarem elementos secundários comuns (“burguer” e “cozinha”), estes relacionados ao nicho de restaurantes explorados pelas litigantes. Além disso, os aclaratórios da RECORRENTE também suscitaram omissão no que concerne à aplicação da Teoria da Distância no caso vertente, uma vez que desconsidera a inexistência de outras marcas portando o elemento “212” (núcleo das marcas) no segmento das partes antes do registro da RECORRENTE.
b) Violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 – “LPI”)1: O aresto viabiliza a convivência que de duas marcas semelhantes, que portam o mesmo elemento marcário central (“212”), o que inequivocadamente pode resultar em confusão no público consumidor.
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Diante do exposto, a 212 BURGER requer seja o seu Recurso Especial conhecido e provido para:
(i) reconhecendo-se a violação aos arts. 489, §1º, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, reconhecer a nulidade do aresto integrativo, determinando-se o retorno dos autos ao tribunal local para o rejulgamento dos embargos de declaração opostos pela RECORRENTE contra o aresto da apelação, de modo a suprir os vícios e desobstruir o julgamento do mérito do Apelo Nobre; ou
(ii) subsidiariamente, caso se entenda pela desnecessidade de retorno dos autos ao tribunal local, pela incidência da disposição contida no art. 1.025 do CPC, requer-se, no mérito, que seja reconhecida a vulneração ao artigo 124, XIX, da LPI, para, conferindo-lhe intepretação adequada, seja reformado o aresto, negando-se provimento ao recurso de apelação interposto pelos RECORRIDOS.
Contrarrazões no Evento 74.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a'', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
Pois bem.
No caso vertente, a primeira controvérsia se resume à saber se as apelantes possuem direito de precedência ao uso da marca COZINHA 212, nos termos do artigo 129, §1º, da LPI.
Já a segunda controvérsia se resume à saber, se acaso as apelantes tenham direito de precedência, se isso faz com que a marca da apelada 212 BURGUER deva ser anulada.
Por fim, a terceira controvérsia, é saber sobre o cabimento da reconvenção e, no mérito, se foi correta a nulidade dos registros nºs 916.549.771, para “Horta 212”, e nº 916.549.844, para “Mato 212”, de titularidade do apelante Stefan, por ser a marca da apelada considerada impeditiva.
Da reconvenção
(...)
Contudo, entendo que as alegações dos apelantes-reconvidos quanto ao não-cabimento da reconvenção não merecem prosperar, pois se verifica que o fato discutido na ação principal era justamente a existência de um suposto direito de precedência dos apelantes a sinais compostos pelo elemento “212” para serviços relacionados a restaurantes, bem como a colidência entre o sinal supostamente anterior e os registros de marca da 212 BURGER.
Assim, como a sentença não reconheceu o direito de precedência das apelantes, a apelada requereu a nulidade de outros registros que pertenciam ao sócio Stefan da empresa SVL que ocasionariam confusão e associação indevida entre os consumidores, que se referem aos registros “Cozinha 2121”, “Horta 212” e “Mato 212”.
Ademais, não merece prosperar o fato de que os registros mencionados são de titularidade do Sr. Stefan que nada se relaciona com a SVL, uma vez que o referido é sócio da SVL, além de requerer o direito de precedência no momento em que sequer a empresa SVL existia, confessando o mesmo que atuava em uma sociedade informal juntamente com seu outro sócio.
Vejamos o quadro de sócios da apelante conforme o seu contrato social: (...)
Outrossim, o §3º do artigo 343 do CPC possui previsão expressa de possibilidade de ser oferecida reconvenção contra terceiros, reparemos:
Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
§ 3º A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.
Desse modo, entendo ser totalmente cabível o instituto da reconvenção nos presentes autos, devendo a referida preliminar ser afastada, tendo sido citado o Sr. Stefan, pessoa física titular dos registros marcários anulandos e objurgados pela reconvenção, e, bem assim, oferecido resposta e manejado o devido apelo voluntário.
Direito de precedência.
Desde já, adianto que, não obstante entender, na linha do quanto decidido pelo magistrado de 1o grau, inexistir, em favor da autora, qualquer direito de precedência, entendo, também e, por sua vez, que não há colidência alguma entre as marcar da autora apelante (COZINHA 212) e a marca da apelada (212 BURGER), como será amiúde decidido, pelo que a precedência alegada perde, em parte, seu sentido.
Passo a analisar, pois, a precedência no contexto no qual foi bem afastada:
A sentença recorrida entendeu que a parte autora não comprovou o direito de precedência quanto ao uso do sinal distintivo em questão (COZINHA 212). Com isso, sustentam os apelantes que possuem o direito de precedência do artigo 129, §1º, da LPI, pois na data do depósito do registro da apelada, já faziam o uso da referida marca, o que lhe confere a precedência a mesma.
O Juízo ordinário ao proferir a sentença no evento 75, SENT1, ora em análise fundamentou à improcedência do pleito autoral pelas razões que passo a transcrever: (...)
Diferentemente do que sustentou o INPI, de que o direito de precedência deve ser trazido em sede de oposição, entendo que a via Judicial também pode ser utilizada para questionar tal direito, como aliás reconhece a atual jurisprudência dominante, tando deste Tribunal Regional quanto do STJ.
No julgamento da questão, o STJ, pela sua 3ª Turma, firmou entendimento contrário ao entendimento que estava sendo adotado pelo TRF da 2ª Região, em acórdão cujo teor traz a seguinte ementa (REsp 1.464.975-PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 01/12/2016, por unanimidade, votaram os Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro): (...)
Assim, adotando o entendimento exposto no acórdão do STJ, tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional em nosso País, deve-se entender que a invocação do direito de precedência com base no parágrafo único do art.129 da LPI pode ser feita tanto na esfera administrativa quanto na judicial – mas desde que cumpridos, em qualquer caso, os prazos legais pertinentes.
Note-se, contudo, que não basta a titularidade anterior de marca semelhante ou mesmo o nome empresarial para reconhecimento do direito de precedência, na medida em que, diante do caráter atributivo do sistema brasileiro, tal direito configura-se excepcional, demandando a quem o alega prova robusta para seu reconhecimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Como bem asseverado pelo E. TRF2, "o direito de precedência invocado pela parte (art. 129, § 1ª da LPI) (...) deflui da utilização de expressão apenas como marca" (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0809547-47.2009.4.02.5101, MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA).
Nessa linha de raciocínio, é crucial que a alegação de direito de precedência, especialmente quando só formulada em sede judicial, tenha lastro em suporte probatório consistente e inequívoco, que demonstre cabalmente a utilização do signo, no Brasil, no período referido pela norma (LPI, art. 129, parágrafo único) - "há pelo menos seis meses", ou seja, em período de tempo contínuo equivalente a, no mínimo, os 6 meses anteriores à data do depósito do registro posterior.
(...)
Não obstante à alegação da parte autora, deve prevalecer a situação jurídica consolidada em favor da apelada, conforme transcrito acima pela sentença, uma vez que as provas apresentadas pela apelante não são suficientes para comprovar o direito de precedência.
Em suas razões recursais a apelante argumenta que a documentação juntada nos presentes autos demonstra o uso da MARCA em data anterior ao depósito dos registros anulandos, no entanto, a literalidade do art. 129, §1º, da lei nº 9.279/96 dispõe que o direito de precedência ao registro conferido ao pré-utente de boa-fé exige a utilização da MARCA como meio de distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, isto é, seria necessário demonstrar que o sinal era utilizado de forma efetiva e habitual para assinalar produtos/serviços oferecidos perante o público consumidor.
Todavia, a documentação juntada e mencionada na apelação, não fornece prova neste sentido, uma vez que como bem narrado pela apelante, inicialmente a apelada começou a usar a referida expressão desde 2013, contudo, eram em reuniões gastronômicas e serviços isolados feitos por pessoas físicas, prestados em período bem anterior a criação da SVL Restaurante que ocorreu em 02/03/2016 (evento 1, CONTRSOCIAL4), isto é, em período posterior ao depósito do registro da apelada ocorrido em 30/01/2016 perante o INPI.
Entendo que a apresentação de publicações nas redes sociais de terceiros, demonstrando somente o nome da COZINHA 212 nas legendas e nas hashtags não são aptas a comprovar o uso da marca, além de como mencionado, o sinal deve ser apto a demonstrar de forma efetiva e habitual os produtos oferecidos perante o público consumidor.
Esse também foi o entendimento do magistrado, observemos:
Sequer há prova segura dessas reuniões gastronômicas e serviços, pois a autora se baseia em publicações feitas em redes sociais que não foram devidamente juntadas aos autos, tendo a parte apenas copiado recortes de imagens dessas postagens dentro de sua petição, e não juntado como documento nos autos.
Tal fato ainda pode ser corroborado, pois as apelantes somente criaram a sua rede social instagram para a COZINHA 212 em março de 2016, conforme se percebe abaixo: (...)
Já com relação a reportagem na revista VIC & CO. POST, percebe-se que esse documento não possui data, somente constando "Verão 2016", além de ter sido uma postagem feita pelo sócio Victor Affonso, além de informar expressamente que ainda se preparavam para abrir seu restaurante em São Miguel dos Milagres, ou seja, não faziam o uso efetivo e habitual da marca, in verbis: (...)
Assim, a única reportagem que demonstra o uso da marca Restaurante Cozinha 212 no site da folha é datada de 07/08/2016, isto é, em momento posterior ao depósito do registro da apelada.
Além disso, conforme se percebe do evento 1, CONTRSOCIAL4 - fls. 06 do pdf, o Contrato Social da empresa SVL Restaurante somente foi registrado perante a Junta Comercial de São Paulo na data de 02/03/2016, conforme o carimbo daquele documento.
Outrossim, o domínio cozinha212.com.br somente foi registrado em 04/2016, observemos: (...)
Portanto, a apresentação de diversas capturas de telas em redes sociais não são suficientes para a comprovação do alegado direito anterior, uma vez que não comprovam o uso sério e comercial, o que somente foi demonstrado após a constituição empresarial em março de 2016.
Verifica-se no presente caso que não há prova robusta do uso da MARCA pelos apelantes antes do depósito do registro da apelante, uma vez que quanto a suposta sociedade informal dos apelantes, não há qualquer prova das suas alegações nos autos.
Por derradeiro, não merece prosperar a alegação das apelantes de direito de precedência, devendo ser mantido os registros 910.577.714, 910.577.722 e 910.577.730, para a marca 212 BURGER, de titularidade da apelada, em razão do princípio da anterioridade.
Nulidade de indeferimento dos pedidos de registro
Como bem analisado acima, não houve a comprovação pelas apelantes ao direito de precedência.
Com isso, passemos a análise do mérito com relação a nulidade do ato de indeferimento do INPI dos registros 910.071.431 (COZINHA 212) e 911.357.149 (COZINHA DOIS UM DOIS), bem como a análise do mérito da reconvenção que anulou os registros 916.549.771 e 916.549.844, para as marcas HORTA 212 E MATO 212, de titularidade do sócio da apelante.
(...)
No caso vertente, sustenta a apelante, o direito de precedência, contudo, não demonstrado nos autos, devendo por ora ser analisado a colidência entre os sinais aqui discutidos.
No caso de colidência entre marcas, a aplicação da teoria da distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento mercadológico não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas são entre si.
De tal maneira, deve ser examinada a distância entre o novo sinal e aqueles que lhe precederam no tempo, considerados os aspectos visuais, gráficos, fonéticos e ideológicos envolvidos, de acordo com a espécie de marcas em análise (nominativa, figurativa, mista ou tridimensional).
(...)
Em decorrência, quando a marca for formada de elementos de fraca distintividade, terá de suportar os ônus da convivência, no mercado, com outras marcas que lhe sejam assemelhadas.
Deve ser ressaltado, ainda, que a presente controvérsia diz respeito a registros sob apresentação mista e a proteção conferida a uma marca mista abarca o conjunto, e não cada um dos elementos considerados.
Em que pesem as considerações realizadas pela proficiente Coordenação do INPI, entendo que as representações gráficas trazem percepções visuais distintas entre si, quando analisados da perspectiva dos padrões de cores, desenhos e formas geométricas adotadas pelos signos marcários das empresas litigantes, bem como dos elementos nominativos que as compõem, grafados de forma estilizada, diferenciando-se entre si.
De tal sorte, em sua impressão de conjunto, entendo serem os registros formados por características que os individualizam, tornando as marcas das apelantes suficientemente distinta daquelas da empresa apelada.
Dessa forma, ao confrontarmos as marcas mistas e nominativas supostamente colidentes, percebemos haver suficiente grau de distintividade: (...)
Como consequência, merece reparo a conclusão do Juízo de primeiro grau relativa à possibilidade de confusão ou associação entre as marcas em questão.
Outrossim, quanto às expressões Burger, Cozinha e 212, percebe-se que esses termos não podem ser apropriados exclusivamente por um único interessado, ficando evidente que marcas que contém tais expressões são consideradas marcas fracas, com baixa distintividade, sendo que nesses casos o registro é concedido, porém, diante da escassa criatividade, são obrigados a conviver com outras marcas com expressões análogas.
Neste caso, as palavras Burger e Cozinha tem significados totalmente distintos e se referem a um produto alimentício e o local aonde é preparado alimentos, respectivamente. Essa diferença de significado reduz a possibilidade de confusão entre os consumidores, tendo aplicação a ciência da semiótica.
Burger e Cozinha, como elementos centrais, para qualquer indivíduo, do menos ao mais informado, não se confundem dentro do espectro da comunicação, portanto, no âmbito de confronto das marcas, no caso marcas mistas, não há possibilidade de o consumidor entender uma marca pela outra, confundido-as, mesmo em segmentos similares e convergentes e, nesse sentido, não prospera voltar o lhar e a valoração marcária para o numeral "212", a fim de elevá-lo a elemento central das respectivas marcas, com todas as venias de quem pensa em sentido inverso.
Esse entendimento ganha reforço se a marca pretendida é examinada em seu conjunto, isto é, somada ao seu elemento figurativo e ao elemento principal.
(...)
Assim, plenamente possível a convivência entre as marcas relativas aos registros em análise, como consectário da Teoria da Distância, uma vez que no presente caso é evidente a distintividade entre os sinais.
Mérito da Reconvenção
Quanto ao mérito da reconvenção, na qual o Juízo decidiu pela nulidade dos registros 916.549.771, para “Horta 212”, e nº 916.549.844, para “Mato 212”, de titularidade do apelante Stefan, passamos a sua análise.
No caso dos autos, o apelado pleiteou a nulidade de 06 registros dos apelantes, contudo, o Juízo entendeu pela nulidade de somente 02, uma vez que esses estão na mesma Classe 35 do registro da apelada, o que poderá causar confusão ou associação indevida perante os consumidores.
Pois bem.
Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, quais sejam, no ramo de serviços de alimentação, resultando em afinidade de produtos e serviços, o que promove a concorrência entre si, afastando assim o princípio da especialidade.
Ao confrontarmos as marcas mistas supostamente colidentes, novamente como no caso de 212 burger e cozinha 212, percebemos haver suficiente grau de distintividade, sendo aplicável a teoria da distância ao presente caso.
Vejamos as marcas das apelantes e da apelada: (...)
No caso vertente, sustenta a apelante, que os termos “HORTA” e “MATO”, aliado aos elementos visuais distintos deixam clara a ausência de associação das mesmas com a Marca “212 BURGER”, flagrante a distintividade marcária e a possibilidade de manutenção da concessão, sem quaisquer prejuízos à apelada.
No caso de colidência entre marcas, a aplicação da teoria da distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento mercadológico não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas são entre si.
Deve ser ressaltado, ainda, que a presente controvérsia diz respeito a registros sob apresentação mista e a proteção conferida a uma marca mista abarca o conjunto, e não cada um dos elementos considerados.
Em que pesem as considerações realizadas pela proficiente Coordenação do INPI, entendo também que as representações gráficas trazem percepções visuais distintas entre si, quando analisados da perspectiva dos padrões de cores, desenhos e formas geométricas adotadas pelos signos marcários das empresas litigantes, bem como dos elementos nominativos que as compõem, grafados de forma estilizada, diferenciando-se entre si.
De tal sorte, em sua impressão de conjunto, entendo serem os registros formados por características que os individualizam, tornando as marcas das apelantes suficientemente distinta daquelas da empresa apelada.
Dessa forma, ao confrontarmos as marcas mistas supostamente colidentes, percebemos haver suficiente grau de distintividade: (...)
Como consequência, merece reparo a conclusão do Juízo de primeiro grau relativa à possibilidade de confusão ou associação entre as marcas em questão.
Aplicável ao caso, igualmente, a Teoria da Distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa ser mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si.
Assim, da mesma forma como entendido no caso da marca COZINHA 212, as marcas HORTAS 212 e MATO 212 podem conviver com a marca da apelada 212 BURGER.
Portanto, percebe-se que os signos registrados pelas apelantes possuem distintividade, não encontrando óbice nas vedações insculpidas no artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial.
Dessa forma, entendo que o recurso da apelante deve ser parcialmente provido, devendo a sentença ser reformada parcialmente, para anular o ato de indeferimento do INPI com relação aos registros 911.071.431 e 911.357.149 para as marcas COZINHA 212 e COZINHA DOIS UM DOIS, devendo o INPI providenciar o seu deferimento e concessão, após o pagamento das retribuições devidas.
Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu site oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 dias a partir da intimação.
Ademais, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedente os pedidos realizados na reconvenção da apelada, devendo ser mantido os registros 916.549.771 (para a marca HORTA 212) e 916.549.844 (para a marca MATO 212), ambos de titularidade do autor/apelante STEFAN.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
No que tange à alegação de violação dos artigos 489,§ 1º, III e IV, e 1.022, I e II, do CPC, nota-se que o acórdão recorrido (integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente) não possui, a princípio, os vícios de integração apontados, como se viu acima.
De todo modo, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento, como aconteceu nesta hipótese.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; AgInt no REsp n. 2.009.722/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e indefiro o pedido de efeito suspensivo.