PODER JUDICIÁRIO 1ª Vara Federal de Barueri Avenida Piracema, 1362, Tamboré, Barueri - SP - CEP: 06460-030 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5000721-63.2025.4.03.6144 AUTOR: YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA ADVOGADO do(a) AUTOR: FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - SP168547 REU: NUTRICASH SERVICOS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) REU: ROBERTO DOREA PESSOA - BA12407
SENTENÇA
Trata-se de demanda proposta YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA em face de NUTRICASH SERVICOS LTDA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Sustenta a parte autora: “A Autora é uma associação privada, desde a sua constituição que ocorreu em 15/07/2010, perante a Junta Comercial do Estado de São PAULO, já utilizando o nome comercial e nome fantasia YUCARD galga um posição de destaque e prestígio, posição esta atingida a partir de um trabalho sério, eficiente e honesto, sempre voltado para a satisfação de seu vasto público consumidor, exercendo assim com lisura e competência suas atividades de “Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares; administração de cartões de crédito ”, alcançaram fama e notoriedade junto ao mercado consumidor, em vista da excelência aplicada na prestação dos mesmos.
No que interessa ao presente caso, ressalta-se que a Requerente faz uso do signo “YUCARD” em seu nome empresarial e nome fantasia desde 2010 antes da data do depósito do pedido de registro da marca da Requerida, realizado em 22/10/2021. (...) Assim, buscando identificar suas atividades, bem como, assinalar, diferenciar e proteger seus produtos e serviços, os quais são sinônimos de qualidade e garantia para o público consumidor, e que já vinham sendo identificados há anos pelo cerne de seu nome comercial e nome fantasia “YUCARD”, a Requerente solicitou e obteve registro da marca consubstanciada na expressão “YUCARD” e como extensão solicitou novo deposito marcário composto pela expressão “YUCARD”. (...) A Autora para sua surpresa, tomou conhecimento da marca do Réu que esta utilizando a expressão “YUO” depositada em 22/10/2021, nas classes NCL(11)35 e NCL(11) 36, sendo que a classe 36 foi indeferido por marca de terceiros mas apresentou interposição de Recurso em tramitação perante o INPI. (...) É explicita a colidência da marca “YUO” com as marcas da Autora “YUCARD”, para atividades voltadas para o ramo CARTÕES DE DESCONTO.
São expressões idênticas, infringindo o art. 124, incisos XIX da Lei da Propriedade Industrial. O 2° Réu INPI concedeu o registro da marca “YUO” ao 1° Réu, mesmo sendo idêntica a expressão e confundíveis os serviços, portanto o 2° Réu INPI deixou de zelar pelo interesse do público consumidor e concedeu o registro de marca YUO de titularidade do 1° Réu, desse modo e diante do inconformismo da Autora, considerando que o ato administrativo deve ser nulo, e em conformidade com o artigo 173 da Lei de Propriedade Industrial, restou encerrada a instância administrativa, desse modo, outra alternativa não restou à Autora para resguarda de seus direitos, se não a de socorrer-se perante o Poder Judiciário, propondo a presente ação, visando, assim, a Declaração da Nulidade do Ato Administrativo praticado pela Autarquia”.
Requer, nesses termos, a procedência da demanda para declarar “NULO o ATO ADMINISTRATIVO praticado pelo Réu INPI que concedeu o registro da marca mista YUO do Réu registro 924.680.717 e consequentemente tornando nula a concessão da marca”. Com a inicial, vieram documentos. As custas processuais foram recolhidas (ID 366173274). Despacho que determinou a citação dos requeridos (ID 423455128). Citada, NUTRICASH SERVICOS LTDA apresentou contestação (ID 462630992).
Em sede preliminar, suscitou perda superveniente de parte do objeto da ação, com base no argumento de que “no que tange ao processo nº 924.680.792, referente à classe 36, a pretensão da Autora de obter uma anulação judicial tornou-se inócua e desnecessária. O próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, em sua análise técnica, já promoveu o indeferimento do referido pedido de registro em 19/09/2023”.
No mérito, sustentou, em resumo, a presunção de legitimidade do ato do INPI. Defendeu que a marca “YUO”, composta por três letras e de caráter arbitrário e minimalista, distingue-se substancialmente de “YUCARD”, formada por sete letras e acrescida do sufixo “CARD”. Argumentou que exerce regularmente seu direito de propriedade industrial, tendo obtido o registro da marca “YUO” (classe
35) de forma legítima e anterior aos pedidos da parte autora. Afirmou que as marcas “YUCARD” e “YUO” não se confundem, sendo incorreta qualquer alegação de colidência ou risco de confusão no mercado. Por fim, requereu a improcedência da demanda. Houve réplica (ID 482793651). Citado, o INPI apresentou resposta sob o ID 575805437. Habilitou-se como assistente especial, nos termos do artigo 175 da lei nº 9.279/96.
Sustentou a regularidade da decisão administrativa. Informou que “a marca ‘YUO’ possui nítida diferença em relação à marca ‘YUCARD’ em todos os planos - gráfico e fonético” e que “no plano semântico, por sua vez, do ponto de vista do homem médio brasileiro, se desconhece qualquer significação específica de ‘YU’ ou ‘YUO’ que possa contribuir para a aproximação entre as marcas”. Houve réplica (ID 581152024).
Os autos vieram conclusos. Eis a síntese do necessário. Passo a decidir. QUESTÕES PRÉVIAS Inicialmente, registro que a condição de parte ou assistente do INPI na hipótese dos autos é tema de aguçada divergência doutrinária e jurisprudencial. O STJ tem entendido que se cuida de assistente especial (STJ - RESP 1.817.109 RJ) e que está vinculado aos efeitos da coisa julgada produzida no feito que passa a integrar, conforme artigo 175 da Lei 9.279.
Corrija-se, pois, a autuação do feito. PRELIMINAR A corré NUTRICASH SERVIÇOS LTDA arguiu a perda superveniente do objeto quanto ao processo INPI nº 924.680.792 (pedido de registro da marca "YUO" na Classe 36), ao fundamento de que esse pedido foi definitivamente indeferido na esfera administrativa, com recurso não provido. A análise da petição inicial revela que o pedido declaratório de nulidade formulado pela autora é dirigido exclusivamente ao ato administrativo que concedeu o registro nº 924.680.717 (marca "YUO", Classe 35), sendo este o único registro efetivamente concedido pelo INPI à NUTRICASH.
A menção ao processo INPI nº 924.680.792 (Classe
36) na peça inaugural se deu apenas no contexto da narrativa fática, para descrever os depósitos realizados pela ré, sem que tenha sido formulado qualquer pedido autônomo de nulidade em relação a esse processo. Rejeito a preliminar, portanto. MÉRITO A Constituição Federal assegura proteção ao direito de propriedade industrial, conforme a expressa dicção de seu artigo 5º, inciso XXIX, abrangendo as marcas.
Segundo a norma posta (Lei 9.279), marcas são "os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais" (artigo 122), sendo a marca de produto ou serviço "aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa" (artigo 123, I). A propriedade da marca é adquirida a partir do registro, garantida a exclusividade do uso no território nacional (artigo 129).
O artigo 124 da Lei 9.279 arrola as hipóteses impeditivas de registro da marca: "Art. 124. Não são registráveis como marca:
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;
IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;
X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;
XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;
XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;
XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;
XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;
XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia." (grifei) Merece especial atenção o inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279, que dispõe não ser possível o registro de marca que seja "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX); afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas" (STJ - RESP 949.514/RJ - 3ª Turma - Relator: Ministro Humberto de Barros - Publicado no DJe de 22/10/2007).
E sobre o específico requisito relativo à possibilidade de confusão ou associação do consumidor, caso mantida a coexistência das marcas, deve ele ser examinado sob a perspectiva não apenas dos elementos gráficos, mas também a partir da " (...) natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros" (STJ - RESP 1.336.164/SP - 4ª Turma - Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - Publicado no DJe de 19/12/2019).
Ainda, importante verificar se não se está diante de marca considerada "fraca ou evocativa" (inciso VI do artigo 124 da Lei 9.279), o que permite registro e eventual coexistência entre marcas. Ilustrando, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA -
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE CONTRÁRIA A FIM DE RESTABELECER A
SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.
1. 'Marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 1.516.110/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.).
2. 'A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico ou de uso comum deve ser analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou serviço que se pretende identificar, e não com vistas à própria palavra ou sinal examinados isoladamente' e, assim, somente 'configura-se a concorrência desleal diante de imitação de marca passível de despertar confusão no consumidor, na medida em que a similitude visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no consumidor a falsa ideia de estar adquirindo produto/serviço outro' (REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015.).
3. Agravo interno desprovido". (grifei) (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1636038/SP - 4ª Turma - Relator: Ministro Marco Buzzi - Publicado no Dje de 15/12/2023) A doutrina elaborou o denominado "Teste 360º" (MAZZOLA, Marcelo. CABRAL, Filipe Fonteneles. Fundamentação Judicial e Propriedade Industrial: O Teste 360º de Confusão de Marcas como Metodologia de Análise de Conflitos. Revista Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB-PR, ano 2, nº 2, ago. de 2017.
Disponível em: http://revistajuridica.esa.oabpr.org.br/wp-content/uploads/2017/08/10.pdf. Acesso em 12 de agosto de 2026) para verificar o efetivo risco de colidência marcária. Esse teste decorre de valioso esforço de sistematização da jurisprudência dominante sobre o tema. Os critérios de avaliação devem ser globalmente avaliados pelo observador do potencial conflito marcário, sem qualquer hierarquia ou preponderância entre eles.
São os quanto seguem: a-) grau de distintividade intrínseca das marcas; b-) grau de semelhança das marcas; c-) legitimidade e fama do suposto infrator; d-) tempo de convivência das marcas no mercado; e-) espécie dos produtos em cotejo; f-) especialização do público alvo; g-) diluição. Os dois primeiros critérios impõem a observação das marcas em perspectiva, apurando-se eventuais pontos de identidade, distinção, semelhança e dessemelhança.
São as marcas avaliadas do ponto de vista gráfico, fonético e ideológico. Marcas dotadas de maior distintividade intrínseca são merecedoras de maior proteção quando comparadas com aquelas tidas como "fracas" ou "evocativas", representativas de sinais gerais, necessários, ou de uso comum. Por sua vez, o critério concernente à "legitimidade e fama do suposto infrator" reclama investigação porque, em tese, quanto maior a fama e notoriedade da pessoa jurídica tida como infratora, menor a possibilidade de confusão por parte do consumidor, haja vista que já estabelecido conhecimento público a respeito da sua existência e marcas de produtos e serviços relacionados.
O tempo de convivência das marcas no mercado também é fator que deve ser ponderado. Hiatos temporais significativos são reveladores não apenas da ausência de concreto prejuízo aos respectivos titulares das marcas, mas, também, indicam inexistência de confusão indutora de potencial prejuízo ao consumidor. De outra parte, a verificação da espécie dos produtos e serviços é também critério de aferição do risco de confusão marcária, sendo possível a convivência de marcas compreendidas até em mesma classe de registro.
Também a especialização do público alvo deve ser avaliada pelo intérprete para apuração de potencial confusão marcária. Produtos ou serviços, em regra, adquiridos por consumidores especializados ou após processos de escolhas normalmente mais complexos, diminuem os riscos de confusão. Produtos de baixo custo, destinados ao público geral e submetidos a processos de escolha pouco sofisticados e exigentes de menor reflexão prévia por parte do consumidor, possuem maior chance de serem objeto de confusão de marcas.
Por derradeiro a avaliação da diluição de uma marca em favor de outra reclama criteriosa avaliação acerca do denominado "parasitismo marcário", fenômeno consistente no ilícito aproveitamento do renome de marca pré-existente em virtude de associação mental realizada pelos consumidores quando postos diante das marcas. Pois bem. CASO CONCRETO É incontroverso que a autora YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA é titular do registro marcário nº 918040094, relativo à marca "YUCARD" (apresentação mista, Classe NCL 36), depositado em 23/08/2019, com concessão em 05/05/2020, em vigor até 05/05/2030 (ID 462745554).
Trata-se de registro válido e anterior ao depósito da marca "YUO" pela ré NUTRICASH SERVICOS LTDA (22/10/2021) (ID 462745559). O ponto central da controvérsia reside na existência, ou não, de reprodução ou imitação entre as marcas "YUCARD" e "YUO". Com base em análise pela impressão global, verifica-se que as marcas em confronto apresentam diferenças substanciais nos três planos relevantes, conforme a seguir demonstrado.
No plano gráfico e visual, verifica-se que a marca da autora, "YUCARD", é uma marca mista, composta pelo elemento nominativo "YUCARD" acrescido de elementos figurativos (grafismo especial das letras; classificação de Viena: códigos 29.1.3, 26.13.25 e 27.5.1, com presença de cor verde), conforme ID 462745554. Por sua vez, a marca da ré, "YUO", é uma marca nominativa, composta exclusivamente pelo conjunto de três letras "Y", "U" e "O" (ID 462745559).
A diferença visual entre os sinais é flagrante, conforme a extensão do sinal ("YUCARD" possui seis letras; "YUO" possui apenas três), a presença de sufixo característico "CARD" na marca da autora, a existência de elementos figurativos e cromáticos exclusivos da marca anterior e a ausência de qualquer elemento gráfico adicional na marca posterior tornam as composições visuais nitidamente distintas. No plano fonético, a pronúncia dos sinais também é distinta.
"YUCARD" é pronunciado em duas sílabas ("YU-CARD"), com a sílaba final "CARD" constituindo elemento sonoro relevante, marcante e inconfundível. "YUO" é pronunciado de forma distinta - seja como monossílabo, seja de forma trissílaba ("YU-O") - , com sonoridade diversa e sem a terminação característica "CARD". O consumidor médio, ao ouvir ou pronunciar as marcas, não as confundirá foneticamente, dada a diferença na extensão, na estrutura silábica e na sonoridade final dos sinais.
Por fim, no plano semântico e ideológico, nenhum dos dois sinais possui significado léxico próprio em língua portuguesa para o consumidor médio brasileiro. Todavia, o sufixo "CARD" presente na marca da autora é amplamente associado, no mercado brasileiro, ao segmento de cartões (card, em inglês), conferindo ao conjunto "YUCARD" uma conotação evocativa do setor de cartões e benefícios que o sinal "YUO" não possui.
"YUO", por sua vez, não evoca qualquer conceito específico que o aproxime semanticamente de "YUCARD". A esse respeito, a manifestação técnica conclusiva do INPI (ID 575805437) e os subsídios técnicos elaborados pela Divisão de Exame Técnico de Marcas II (ID 575805438) concluíram, após análise comparativa detalhada, que “ainda que haja proximidade entre os elementos nominativos ‘YUO’ e ‘YU’, é flagrante a diferença entre as respectivas impressões de conjunto das marcas - considerando, inclusive, que a marca anterior não se limita a ‘YU’, mas ao conjunto ‘YUCARD’”.
A conclusão do INPI, diante da carga argumentativa apresentada e dos documentos colacionados, vai ao encontro do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1773244, verbis: "RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. QUEBRA DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA. SECONDARY MEANING, SIGNIFICAÇÃO SECUNDÁRIA OU DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA. FENÔMENO QUE NÃO POSSUI O ALCANCE PROPUGNADO PELA RECORRENTE. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA EVOCATIVA. SINAL DE USO COMUM.
EMPRESAS QUE PRATICAM ATIVIDADES DISTINTAS. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
1. Ação ajuizada em 7/1/2008. Recurso especial interposto em 18/7/2014 e concluso à Relatora em 14/3/2018.
2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca nominativa AMERICA AIR, na classe que assinala serviços de transporte aéreo, à empresa recorrida.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional.
4. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente.
5. A concessão do registro marcário pelo órgão administrativo competente não constitui circunstância apta a criar na recorrente a legítima expectativa de que o INPI não iria deferir quaisquer outros pedidos de registro de sinais que, segundo a percepção particular do detentor do direito marcário, conflitaria com o seu. Hipótese em que não se verifica a ocorrência de quebra de confiança legítima, insegurança jurídica ou de má-fé dos recorridos.
6. Como regra, a utilização de sinal marcário obtido regularmente junto ao INPI não pode ser entendido como conduta fraudulenta ou desonesta praticada com o intuito de angariar ou desviar, ilicitamente, a clientela de terceiros. O sucesso de pretensão deduzida nesse sentido, na medida em que implica grave restrição ao direito titulado pelo proprietário da marca impugnada, exigiria comprovação da prática de conduta fraudulenta ou de sua má-fé ao requerer o registro, circunstâncias cujo exame, consoante entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ, é defeso em sede de recurso especial.
7. Tratando-se de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que apresentam baixo grau de distintividade, por se constituírem a partir de expressões que remetem à finalidade, natureza ou características do produto ou serviço por elas identificado, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes.
Precedentes.
8. O fenômeno da distintividade adquirida (significação secundária ou secondary meaning) ocorre em relação a algum signo de caráter comum, descritivo ou evocativo que, dada a perspectiva criada no consumidor ao longo de um largo tempo de uso, passa a adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca.
9. A exclusividade de uso pretendida nesta demanda, todavia, não constitui decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento da aquisição de distintividade. Deve-se ter em consideração as circunstâncias usualmente analisadas para decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre marcas em aparente conflito.
10. Em se tratando de marcas fracas, descritivas ou evocativas, afigura-se descabida qualquer alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedente.
11. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.
12. No particular, diante do fato de a denominação impugnada tratar-se de expressão evocativa/sugestiva e de ambas as empresas prestarem serviços distintos - não tendo sido constatada a possibilidade de confusão junto ao público - inexiste, a partir da interpretação da lei de regência e do quanto consolidado pela jurisprudência do STJ, qualquer razão jurídica apta a ensejar a declaração de nulidade do registro marcário da recorrida.
13. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO". (STJ - REsp 1773244/RJ - 3ª Turma - Relator: Ministra Nancy Andrighi – Publicado no DJe de 05/04/2019), Segundo entendimento do mesmo Superior Tribunal de Justiça, dessa vez no REsp 949.514/RJ, os requisitos para o não registro da marca, de acordo com vedação prevista na lei n° 9.279/96, são: imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor.
Segue a ementa deste julgado: "PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. 'MOÇA FIESTA' E 'FIESTA'. POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). - Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas." (grifei). (STJ - REsp 949.514/RJ - 3ª Turma - Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros - Publicado no DJ de 22/10/2007) Ademais, as marcas estão, portanto, registradas em classes distintas da Classificação Internacional de Nice - a autora na Classe 36 (serviços financeiros, seguros e negócios imobiliários) e a ré na Classe 35 (publicidade, gestão de negócios e administração comercial).
Embora a Classificação Internacional de Nice não seja determinante absoluta para fins de análise de colidência, sendo possível, em tese, reconhecer afinidade mercadológica entre serviços de classes distintas, a diferença de classes é indicativo relevante da distinção entre os nichos de atuação. No caso, a especificação da marca "YUO" apresenta características que a distinguem do portfólio da autora: a intermediação de documentos para gerenciamento de frotas através de cartões magnéticos é serviço de natureza eminentemente logística e de gestão operacional empresarial, distinto dos serviços financeiros e de benefícios corporativos (vales-alimentação, vales-transporte, cartões de crédito) prestados pela autora.
Não merece prosperar, pois, o argumento da parte autora. Conforme visto, os signos/sinais utilizados pelas pessoas jurídicas são diferentes, os serviços prestados são distintos, não havendo afinidade mercadológica. Não há risco de confusão para o consumidor, razão pela qual é plenamente possível a convivência das duas marcas, sem ofensa ao inciso XIX, do Art. 124, da Lei nº 9.279/96. Por fim, trago à fundamentação julgado do Tribunal Regional Federal desta Região, cujos termos também adoto como razões de decidir: "APELAÇÃO.
LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais.
2. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade.
3. Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada (REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor.
4. Narra o autor que protocolou “Pedido de Registro de Marca de Produto (Mista)” em 10/10/2014 perante o INPI, nº 908423560, objetivando o registro de sua marca “MAGNO ALIMENTOS”, na Classe 29, para identificação dos seguintes produtos: “azeitonas em conserva; cebolas em conserva; cogumelos em conserva; ervilhas em conserva; frutas, legumes e verduras em conserva; pepinos em conserva; picles; picles de legumes cortados em pequenos pedaços; cenoura em conserva; legume em conserva; palmito (em conserva); seleta de legumes em conserva; tomate em conserva; tomate seco; vegetal em conserva”.
5. Houve o indeferimento do mesmo, sob a alegação de que a marca reproduz ou imita registro de terceiros, sendo irregistrável, conforme inciso XIX, do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial, tendo sido apontada como suposta anterioridade impeditiva, os processos n. 828.057.184, 186.924.945 e 815.207.492, nas classes 29; e 35/10.20.30 e 33/10, todos referentes a marca “MAGNUM”, para identificar “leite e produtos derivados do leite; bebidas e doces em geral”, pertencente a UNILEVER.
6. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior, para que se configure violação ao registro de marca, faz-se necessário que haja possibilidade que os sinais marcários sejam confundidos pelo público consumidor ou, ainda, que possa haver associação errônea em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida (REsp 1799164/RJ; AgInt nos EDcl no AREsp 936.937/PR).
7. Como se infere da legislação de regência e da jurisprudência, a semelhança fonética e gráfica entre os sinais não são bastantes por si sós para configurar a impossibilidade de registro, é imprescindível que as semelhanças sejam capazes de gerar confusão ou associação indevida, corolários da proteção à concorrência desleal, no intuito de tornar impraticável que a marca de uma empresa seja utilizada por outra na intenção de promover a aquisição de seu produto pela associação com um anterior já conhecido.
8. Embora inafastável a colidência de parte das letras dos vocábulos das marcas confrontadas, considero irrazoável o indeferimento da marca “MAGNO ALIMENTOS” com fundamento no registro anterior da marca “MAGNUM”, posto a insuscetibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96.
9. Apelação não provida. Honorários recursais arbitrados com espeque no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC." (grifei). (TRF3 - ApCiv 5000699-73.2018.4.03.6136 - 1ª Turma - Relator: Desembargador Federal Hélio Nogueira - Publicado no DJEN de 23/02/2021)
Registre-se, por fim, que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Em sede de ação de nulidade de registro marcário fundada no art. 124, XIX, da LPI, cabe à parte autora demonstrar não apenas a semelhança entre os sinais, que, como visto, não se verifica no cotejo dos conjuntos marcários, mas também a efetiva suscetibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor.
Aplicação do art. 373, inciso I, do CPC.
DISPOSITIVO
Diante do acima exposto, procedo ao julgamento da seguinte forma. a) Resolvo as questões prévias conforme o acima fundamentado; b) Rejeito o pedido formulado YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS em face de NUTRICASH SERVICOS LTDA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, conforme artigo 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 2º, do CPC.
Custas processuais pela parte autora. Sentença não sujeita a reexame necessário. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se mediante as anotações de estilo. Intimem-se. Barueri, data da assinatura eletrônica. RODRIGO BERSOT BARBOSA DE GOIS Juiz Federal Substituto
