5022489-85.2022.4.03.6100

Órgão

Rede de Apoio 4.0 - Plano 29

Classe

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Destinatário

BIG SUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA

Advogados

ANTONIO FERRO RICCI (OAB 67143/SP), DANIEL ADENSOHN DE SOUZA (OAB 200120/SP), LUIZ GUSTAVO MIRA DE OLIVEIRA (OAB 378205/SP), PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE (OAB 299714/SP), CARLOS DA ROSA TORRET (OAB 57672/SC)

Órgão

19ª Vara Cível Federal de São Paulo

Classe

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Destinatário

INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA

Advogados

ANTONIO FERRO RICCI (OAB 67143/SP), DANIEL ADENSOHN DE SOUZA (OAB 200120/SP), LUIZ GUSTAVO MIRA DE OLIVEIRA (OAB 378205/SP), PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE (OAB 299714/SP)

Órgão

19ª Vara Cível Federal de São Paulo

Classe

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Destinatário

BIG SUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA

Advogados

ANTONIO FERRO RICCI (OAB 67143/SP), DANIEL ADENSOHN DE SOUZA (OAB 200120/SP), LUIZ GUSTAVO MIRA DE OLIVEIRA (OAB 378205/SP), PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE (OAB 299714/SP), CARLOS DA ROSA TORRET (OAB 57672/SC)

As autoras apresentaram réplica (id. 301442993).

É o relatório.

Fundamento e decido. Sobre a posição processual do INPI, a presente ação visa à nulidade de atos administrativos praticados pela autarquia, de modo que ela é parte integrante da relação jurídica, sendo sua presença no polo passivo obrigatória, na condição de litisconsorte passivo necessário. Nesse sentido: “(...) O INPI é entidade legitima para compor o polo passivo da demanda. Os tribunais superiores e este E.

TRF-3ª Região possuem entendimento no sentido de que a autarquia federal, nas ações de nulidade de registro de marca, só pode ser considerada como um interventor sui generis de natureza semelhante à do amicus curiae, caso não ofereça resistência direta à pretensão - No caso em análise, a causa de pedir da parte autora, ora apelada, diz respeito à concessão de registro de marca, ato de competência do INPI, sendo patente a legitimidade da autarquia para figurar na ação (...)” (TRF-3 - ApCiv: 50119749320194036100, Relator.: Desembargador Federal Renata Andrade Lotufo, Data de Julgamento: 11/08/2024, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 15/08/2024) O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A matéria controvertida é de direito e os fatos relevantes estão suficientemente demonstrados pela prova documental, sendo desnecessária a dilação probatória. A questão central a ser analisada é se os registros das marcas "NATURATTY SUCOS" e "NATURATTY" são nulos por colidirem com os direitos da marca "NATURA", a qual possui a proteção especial de alto renome. A proteção conferida à marca de alto renome pelo art. 125 da LPI é uma exceção ao princípio da especialidade e visa proteger o titular contra o aproveitamento parasitário e a diluição da força distintiva de seu sinal.

Tal proteção, contudo, não é absoluta a ponto de conferir ao titular um monopólio sobre termos de uso comum ou radicais de caráter evocativo. O elemento comum entre as marcas em conflito é o radical "natur", derivado do termo "natura", que é dicionarizado e de uso corrente, relacionando-se a ideias de “natureza” ou “natural”. Em razão de seu caráter evocativo, especialmente em segmentos como o de alimentos e bebidas, o radical possui baixa distintividade inerente, o que autoriza a coexistência com outros sinais que o contenham, desde que o conjunto apresente suficiente diferenciação.

A análise de colidência entre marcas deve considerar a impressão de conjunto dos sinais. Ao se comparar "NATURA" e "NATURATTY", nota-se que o acréscimo do sufixo "TTY" resulta em distinção fonética e gráfica relevante. A estrutura silábica e a sonoridade final das palavras diferem, o que é suficiente para afastar a alegação de reprodução ou imitação servil capaz de induzir o consumidor médio a erro.

Além disso, não houve nenhuma demonstração efetiva de que a presença dos produtos da ré no mercado possa causar prejuízo, desvio de clientela ou enfraquecimento do prestígio da marca "NATURA". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a proteção da marca, ainda que de alto renome, é limitada a situações em que se verifique um risco efetivo de confusão ou associação indevida. Nesse sentido, os julgados abaixo, que inclusive tratam de casos sobre a marca nominativa "Natura": “RECURSO ESPECIAL.

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOMINATIVA . NATURA. ALTO RENOME. MARCA MISTA. NATURASOL PRODUTOS NATURAIS . REGISTRO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES . ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DESVIO DE CLIENTELA. AUSÊNCIA.

1 . A controvérsia consiste em analisar se é valido o registro referente à marca mista constituída da expressão "Naturasol Produtos Naturais" ou se a marca nominativa "Natura", reconhecida como de alto renome pelo INPI, impede tal registro.

2. A aquisição da marca de alto renome por meio do registro validamente expedido assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, bem como a proteção especial, em todos os ramos de atividade. Tal espécie de signo tem prestígio, tradição e confiança construídos ao longo do tempo, associados à qualidade dos seus produtos ou serviços, e representa uma exceção ao princípio da especialidade .

3. No caso concreto, embora reconhecido o alto renome da marca nominativa de titularidade das recorrentes, a expressão "natura" encontra-se dicionarizada na língua portuguesa como sinônimo de "natureza", além de remeter, de forma intuitiva, ao que é "natural" ou derivado de "elementos da natureza".

4. Nessas circunstâncias, verifica-se que o vocábulo em questão carece de ineditismo e assume nítido caráter descritivo ou evocativo no âmbito das atividades desempenhadas tanto pelas recorrentes quanto pela recorrida, porquanto estabelece referência direta às características dos bens ou serviços que visam assinalar, notadamente no que concerne à sua qualidade .

5. Os efeitos do reconhecimento da qualidade de alto renome iniciam-se a partir do momento em que o INPI reconhece tal condição e sua vigência se dá estritamente pelo prazo previsto na regulamentação. O fato de uma marca ser reconhecida como de alto renome lhe confere proteção em todos os ramos de atividade, mas não lhe confere proteção por tempo indeterminado, motivo pelo qual o pedido deve ser constantemente renovado.

6 . O direito inerente ao registro da marca "Naturasol Produtos Naturais", não obstante tenha sido concedido apenas em 7/1/2020, tem os seus efeitos reconhecidos desde a data do seu depósito no INPI, ocorrido em 11/9/2015, quando não vigorava a anotação referente ao alto renome da marca nominativa "Natura".

7. O art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não assegura ao titular da marca registrada de alto renome uma proteção absoluta, mas tão somente uma tutela restrita às hipóteses em que se verifique risco de confusão ou de associação indevida decorrente da utilização de sinais idênticos ou semelhantes para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins .8. A análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados.9.

A aglutinação da palavra "sol" ao vocábulo "natura", bem como a análise do conjunto-imagem (trade dress) da marca "Naturasol Produtos Naturais", é mais do que suficiente para afastar qualquer receio de confusão ou associação indevida, desvio de clientela ou concorrência desleal .10. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 00000000000002225572 RJ 2024/0178807-9, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,T3 - Terceira Turma, DJEN 19/12/2025) "RECURSO ESPECIAL.

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA 'NATURAÇO' EM RAZÃO DO REGISTRO PRÉVIO DA MARCA 'NATURA', DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV E 1.022, I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME ÀS MARCAS JÁ DEPOSITADAS QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO.

ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 129 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE AS MARCAS. MARCA ANTERIOR QUE NÃO FOI REPRODUZIDA. PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Inocorrência de violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o acórdão recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e suficiente e explicitando suas razões, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal apenas deixa de se manifestar sobre argumentos manifestamente irrelevantes para a solução da controvérsia.

2. A decisão administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma marca, tem apenas efeitos prospectivos, segundo entendimento reiterado desta Terceira Turma.

3. O alto renome de uma marca não tem o condão de atingir as marcas já depositadas à data em que publicada a decisão administrativa que o reconheceu, salvo se o depositante tiver agido de má-fé.

4. A regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins.

5. Caso concreto em que o Tribunal de origem entendeu não ter ocorrido reprodução de marca anteriormente registrada, sendo diferentes os produtos e serviços identificados pelas marcas em questão e, consequentemente, não havendo risco de confusão ou de associação.

6. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO" (STJ, REsp n° 1.893.426/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 08/06/2021, DJe: 15/06/2021). Dessa forma, considerando a distintividade suficiente do conjunto das marcas da ré, o caráter evocativo do radical comum e a ausência de prova de risco concreto de confusão ou associação, não se vislumbra ilegalidade nos atos administrativos do INPI que concederam os registros.

No que tange à condenação das autoras ao pagamento dos honorários advocatícios, importante salientar que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85 do CPC). Havendo pluralidade de vencedores, a verba honorária lhes é devida. Ainda que este juízo tenha enquadrado o INPI como litisconsorte passivo necessário, vale ressaltar que, mesmo se fosse considerado assistente litisconsorcial, a conclusão sobre sua sucumbência seria a mesma.

De acordo com o art. 124 do CPC, considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. O assistente se equipara a um litisconsorte e sua atuação é diretamente afetada pela decisão judicial. Desse modo, o assistente litisconsorcial também fica sujeito à coisa julgada e, consequentemente, aos efeitos da decisão final, assim como as partes originais.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o assistente litisconsorcial, por ser considerado como verdadeiro litisconsorte, sujeita-se às regras de sucumbência destinadas às partes principais. Logo, a verba honorária deverá ser partilhada entre os vencedores (REsp n. 1.415.876/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 1/7/2015). Assim, julgada improcedente a demanda, as autoras devem arcar com os honorários de sucumbência em favor de ambos os réus.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno as autoras, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 80.000,00), a serem divididos em partes iguais entre os patronos da ré BIG SUCO e a representação judicial do INPI, nos termos do art. 85, § 2º, e art. 87 do CPC.

Se interposto recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Com o trânsito em julgado, dê-se vista às partes. Nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se.

Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Rede de Apoio 4.0, data da assinatura eletrônica. BRUNO BRANCALIONE GONCALVES Juiz Federal Substituto

Em caso de discordância em relação à remessa dos autos à Rede 4.0, o interessado deverá requerer, de forma fundamentada e no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a permanência do feito neste juízo, de forma vinculativa e irretratável (art. 20, § 2º, do Provimento CJF3 nº 103/2024), sob pena de preclusão. Intimem-se.

Cumpra-se. São Paulo, data da assinatura eletrônica.

Em caso de discordância em relação à remessa dos autos à Rede 4.0, o interessado deverá requerer, de forma fundamentada e no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a permanência do feito neste juízo, de forma vinculativa e irretratável (art. 20, § 2º, do Provimento CJF3 nº 103/2024), sob pena de preclusão. Intimem-se.

Cumpra-se. São Paulo, data da assinatura eletrônica.