Publicacao/Comunicacao
Intimação - Sentença
SENTENÇA
AUTOR: SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA. Advogado do(a)
AUTOR: LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO - SP315367
REU: DEUMEX DO BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a)
REU: NILTON NEDES LOPES - SP155553 S E N T E N Ç A
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5018404-90.2021.4.03.6100 / 8ª Vara Cível Federal de São Paulo
Trata-se de ação ajuizada por SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA em face de DEUMEX DO BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL com o objetivo de que seja declarada a nulidade dos registros concedidos por meio dos Processos Administrativos nºs. 909462542 e 910195960, ambos relativos à marca ARAMINOX. Narra a parte autora, em síntese, que, em 31.12.2015, realizou a incorporação da empresa Frohn Brasil - Granalhas Industriais Ltda, sendo esta última utente da marca ARAMINOX, destinada a designar o produto granalha de arame de aço inoxidável. Relata que o uso da referida marca pela empresa Frohn ocorria desde 06.2013, conforme registro de domínio perante o Registro.br (www.araminox.com.br), de 07.06.2013, e notas fiscais do período. Esclarece, porém, que, em 18.11.2015, ao promover o depósito dos registros no INPI, tomou conhecimento de que a ré DEUMEX DO BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME estaria fazendo uso desautorizado do nome, cujo registro perante o INPI ocorrera em 01.06.2015. Nesse contexto, sustenta a autora que a má-fé estaria, em tese, caracterizada pelo fato de que Mário Di Caterina, sócio fundador da empresa ré, possuiria informações comerciais e estratégicas da empresa, inclusive em relação à marca ARAMINOX, haja vista ter exercido o cargo de Diretor de Vendas da Frohn entre 07.2008 a 01.2015, e, após sua demissão, atuado como representante comercial da autora durante os meses de 02.2015 a 06.2015. Aduz ainda que a ré manteve o uso indevido da marca mesmo depois de notificada extrajudicialmente para que desistisse dos pedidos de registro em qualquer classe, situação que, por conseguinte, deu ensejo ao pedido de nulidade administrativa da concessão do registro no NCL 35 (Protocolo nº 850180008567), o qual foi indeferido pelo INPI. Ressalta a demandante, entretanto, que a proteção à marca não decorreria apenas do seu registro no INPI, mas também do assegurado o direito de preferência nos termos do art. 129, §1º, da Lei nº 9.279/96. Afirma que a parte ré, agindo de maneira desleal, teria omitido ao INPI circunstância que obstaria o registro, conforme art. 124, XXIII, da mencionada lei. A petição inicial instruída com documentos. Citada, a ré apresentou contestação. Afirma, resumidamente, que a sentença proferida na Ação nº 1004706-55.2018.8.26.0009, proposta pela DEUMEX contra a SINTO BRASIL, teria confirmado a proibição do uso da marca ARAMINOX pela autora. Esclarece que o produto comercializado sob aquela marca não era fabricado pela Frohn, mas importado da República Popular da China, além de não demandar muita tecnologia nem representar receita preponderante no faturamento SINTO BRASIL. Aduz também que a autora teria omitido em sua inicial que a queixa-crime oferecida contra os representantes legais da ré teria sido rejeitada por falta de justa causa, e que a despedida do então empregado Mario Di Caterina teria sido sucedida de negociação para a compra de bens de propriedade da Frohn (inclusive o estoque do produto ARAMINOX), uma vez que essa atravessava séria crise financeira que lhe impossibilitava a quitação dos créditos trabalhistas. No que tange à denominação da marca, aduz que teria sido Mário Di Caterina, enquanto empregado da Frohn, quem criou o termo ARAMINOX nas granalhas de arame de inox, mas que a medida, num primeiro momento, não teria sido bem recebida por sua empresa nem pela clientela, o que confirmaria a falta de interesse em registrar a marca perante o INPI. Argumenta que a autora jamais foi proprietária da marca ARAMINOX pois, apesar de fazer uso do sinal durante mais de dois anos, nunca teve interesse em registrar a marca. Ressalta que a empresa Frohn teria assumido o risco de utilizar tal designação sem nunca ter realizado o registro, em razão de desinteresse econômico e comercial, hipótese que, segundo sustenta, não permitiria a aplicação do art. 124, XXIII, da LPI. Por fim, ressalta que o direito de preferência previsto na lei de propriedade industrial deve ser interpretado restritivamente, isto é, suscitado no curso do processo administrativo de concessão do registro impugnado. Com isso, por não ter requerido o registro da marca ARAMINOX perante o INPI nem apresentado oposição tempestiva ao pedido de registro formulado, conclui a ré não prosperar o pedido de nulidade (ID 130575281). Proferida decisão que afastou a alegada intempestividade da contestação, bem como determinou a permanência do INPI na condição de corréu deste feito (ID 239869280). O INPI apresentou contestação que dispôs sobre o mérito dos registros objeto de anulação (ID 243637219). Réplica (ID 246742335). Inexistindo pedido para produção de outras provas, retornaram os autos conclusos para sentença. É o necessário. Decido. Inicialmente, ressalto que a tese relativa à posição a ser ocupada pelo INPI na presente demanda, nos termos suscitados em contestação, já foi objeto de análise na decisão ID 239869280. Ausentes preliminares ou outras questões processuais, passo ao exame do mérito. Insurge-se a autora contra o registro, pelo INPI, da marca “ARAMINOX” de titularidade da ré DEUMEX DO BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME, argumentando que seu representante legal, Mário Di Caterina, agindo com evidente má-fé, efetuou o registro da marca mencionada com plena ciência de que já era utilizada há muito tempo. Por decorrência, sustenta a demandante que tem direito de precedência sobre referida marca, o que torna legítimo seu pleito de anulação. Consta dos autos que a empresa Frohn, incorporada pela autora, promoveu, em 18.11.2015, o depósito dos pedidos de registro da marca “ARAMINOX” nºs. 910288372 e 910288593, sob as Classes 06 e 35, respectivamente, da Classificação Internacional (NICE), pedidos, todavia, indeferidos sob o seguinte argumento: “A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 910195960 (ARAMINOX)” (ID 57599806). Além disso, consta a existência de pedido de nulidade administrativa da concessão de registro relativo ao NCL 35 (Protocolo nº nº850180008567), além de oposição ao pedido de registro da marca no NCL 06 (Protocolo nº 850160001871), ambos igualmente indeferidos. A proteção à propriedade das marcas possui assento constitucional nos seguintes termos: Art. 5º. XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; Regulamentando o disposto na Constituição, sobreveio a Lei nº. 9.279/1996, que trata dos direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial: Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. As normas de proteção às marcas visam proteger interesses (públicos e privados), tendo como finalidade distinguir produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, proporcionando ao consumidor a identificação do produto de sua preferência, bem como garantindo ao seu titular a propriedade da marca e o seu uso exclusivo. No Brasil, não vigora o sistema denominado declarativo, em que o simples uso dá direito à propriedade da marca, valendo o registro apenas como uma mera formalidade. Vigora, aqui, o sistema atributivo, em que é seguido todo um processo formal de registro, sem o qual o mero usuário não terá direito ao uso exclusivo da marca. Conforme se extrai do dispositivo acima transcrito, é a partir do registro da marca que o seu titular adquire a sua propriedade, o que, em consequência, lhe garante o direito ao uso exclusivo, bem como ao de zelar pela sua integridade material ou reputação, registro este que, todavia, poderá ser declarado nulo, caso concedido em desacordo com a lei. Sob essa perspectiva, portanto, a autora não teria legitimidade para pleitear a nulidade dos registros, pois não é a titular (proprietária) da marca ora questionada, pertencentes a DEUMEX DO BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME. Não obstante, a própria Lei nº. 9.279/96, consagra uma exceção à regra prevista no “caput” do art. 129, nos seguintes termos: Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. Disso se verifica que, muito embora a propriedade da marca seja adquirida a partir do registro, a lei confere direito de precedência àqueles que, de boa-fé, já faziam uso dela há pelo menos 6 (seis) meses. Nesse ponto, argumentou o INPI que ocorreu a preclusão do direito da autora, dado o limite temporal definido em sede administrativa para o exercício deste direito. Isso porque não teria havido oposição até a data dos registros das marcas. Ocorre que a jurisprudência do C. STJ já se manifestou em diversas oportunidades no sentido de que é possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1- Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso especial interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o registro da marca PADRÃO GRAFIA deve ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado pela recorrida. 3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5- Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, a irresignação não pode ser conhecida. 6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996). 7- A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro. 8- Hipótese em que os juízos de origem - soberanos no exame do acervo probatório - concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada. 9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1464975/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016). RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA. 1. A definição da qualidade da intervenção do INPI na ação de nulidade de registro de marca perpassa pela análise da causa de pedir, sempre levando em conta que a pretensão em comento encarta, principalmente, o interesse público, impessoal, de fiscalização e regulação da propriedade industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, assegurando-se a livre iniciativa, a observância da função social da propriedade e a proteção do mercado consumidor. Precedente: REsp 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 09.08.2016. Hipótese em que a atuação processual autárquica deu-se a título de intervenção sui generis, de assistente especial (ou até como amicus curiae), inclusive por se dar de forma obrigatória e tendo a presunção absoluta de interesse na causa. Não caracterizado o litisconsórcio passivo necessário apontado pelo Tribunal de origem. 2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129. 3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor (REsp 1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016). 4. A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor. 5. Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se confundem. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil). 6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96). 7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. 8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do Código Civil), além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor). 9. No presente caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as partes atuam no mesmo segmento de mercado - prestação de serviços de construção e engenharia -, malgrado tenham sede em regiões diferentes do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo - SP); (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.) tenha se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994; (c) somente nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação. 10. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em Brasília - DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida. 11. Recurso especial não provido. (REsp 1494306/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/12/2019). Extrai-se pelos documentos juntados nos autos que há muito, isto é, ao menos desde o ano de 2013, o uso da marca “ARAMINOX” era feito pela Frohn Brasil (incorporada pela autora), consoante registro na rede mundial de computadores (Registro.br), de 07/06/2013 (ID 57599544), além de notas fiscais que comprovam a venda de produtos identificados como “Granalha Araminox” (ID 57599542). Dessa forma, resta comprovado o uso público, pela autora, do termo “ARAMINOX” para identificar parte de seus produtos comercializados. No que tange ao efetivo conhecimento daquela utilização, insta salientar que o presente caso apresenta circunstâncias peculiares que devem ser consideradas por evidenciarem a apropriação indevida do nome em discussão. Os registros em nome de DEUMEX DO BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME foram depositados em 01.06.2015, portanto muito tempo depois do uso pela autora. Além disso, conforme restou comprovado nos autos, o representante legal da referida ré, Mário Di Caterina, atuava, na data do depósito, como representante legal da empresa SINTO BRASIL (ID 57599549), fato que atesta ter aquele se valido do nome “ARAMINOX”, embora ciente acerca quanto à titularidade e utilização, mesmo que em potencial, pela autora. Em relação aos pleitos de anulação indeferidos no âmbito administrativo, sem desconhecer o regular trâmite daqueles, destaco que a análise de atuação por má-fé e concorrência desleal deve estar submetida à apreciação do Poder Judiciário, conforme arestos acima transcritos e reconhecido na contestação apresentada pelo INPI. Sobre a relação entre o nome registrado o material submetido à análise, em que pese o exame de afinidade mercadológica realizado pela autarquia, constato não haver qualquer discussão sobre o interesse de ambas as partes em realizar o registro do mesmo nome, produto e classificação, o que dispensa a apreciação pormenorizada de seu resultado. Apesar disso, há nos autos elementos suficientes que demonstram ter a corré DEUMEX pleiteado o registro de idêntico material que Mário Di Caterina tinha à disposição por ter sido Diretor de Vendas da Frohn e representante legal da autora. No que diz respeito à ação proposta na justiça estadual, mencionada na contestação, vislumbro que a sentença proferida por aquele Juízo reconheceu apenas a necessidade de manter o uso marca enquanto vigente o registro, salientando, por outro lado, a existência de indícios de má-fé – que, por sinal, afastou o pleito de indenização por danos morais e materiais – além da impossibilidade de aquele Juízo rever o mérito do processo administrativo de nulidade. Em acréscimo, sublinho que arquivamento por falta de justa causa da queixa-crime oferecida pela Frohn contra os representantes legais da DEUMEX não invalidam as conclusões acima expostas, sobretudo por tal resultado não interferir diretamente nos aspectos civis/administrativos discutidos nesta ação. Ademais, questões relacionadas à suposta origem do nome, além de inexistir prova suficiente sobre quem, de fato, tenha atribuído, não repercutem decisivamente no caso, vez que a titularidade, como sabido por todos os envolvidos, sempre esteve à disposição para uso da autora. Dessa forma, apesar da ausência de prévio registro da marca “ARAMINOX” pela demandante, o que afasta a aplicação de uma das causas previstas no art. 124 da LPI, reputo que a ausência de comunicação antecipada dos representantes legais da ré DEUMEX com a empresa SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA para demonstrar o interesse no registro do nome, bem como as circunstâncias fáticas que evidenciam nítido interesse em utilizar a designação para a mesma finalidade já adotada pela autora, são fatores que justificam adequadamente o pedido de anulação do registro. Portanto, merece acolhimento o pleito autoral.
Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido que consta da exordial para ANULAR os registros de marca de titularidade do réu DEUMEX DO BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME “ARAMINOX” de nº 909462542 e nº 910195960, concedidos em 03.10.2017 e 24.11.2020, respectivamente, e determinar ao INPI que adote as providências necessárias para invalidar os registros em questão, observada a devida publicidade. CONDENO os réus ao ressarcimento das custas à autora e ao pagamento de honorários advocatícios, respondendo cada um pela metade das despesas e honorários, estes ora fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, corrigidos monetariamente quando do efetivo pagamento pelos índices da tabela das ações condenatórias em geral, sem a Selic, previstos em Resolução do Conselho da Justiça Federal. A referida publicação pelo INPI somente deverá ser feita após o trânsito em julgado desta sentença. Sentença não sujeita à remessa necessária. Certificado o trânsito e ausentes requerimentos, arquive-se. P. I. São Paulo, data da assinatura eletrônica.