Publicacao/Comunicacao
Intimação - sentença
SENTENÇA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
APELADO: PRESTON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Advogado do(a)
APELADO: FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - SP168547-A OUTROS PARTICIPANTES: ASSISTENTE: LOJAS RENNER S.A. ADVOGADO do(a) ASSISTENTE: FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS43608-A PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5027751-89.2017.4.03.6100 RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
APELADO: PRESTON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Advogado do(a)
APELADO: FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - SP168547-A OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
APELADO: PRESTON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Advogado do(a)
APELADO: FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - SP168547-A OUTROS PARTICIPANTES: V O T O A controvérsia dos autos consiste em apurar se é devido o registro da marca "PRESTON JEANS" na classe 25 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, perante o INPI, requerido pela parte autora, diante da existência anterior de marca registrada "PRESTON FIELD", por outra empresa, na mesma classe. Analisando-se os elementos de cada marca, verifica-se que, exceto pelo termo "PRESTON" em comum, há visível distintividade entre as marcas, não havendo possibilidade de causar confusão ou associação entre as marcas aos consumidores na hora da compra dos produtos. Desta forma, a marca da parte autora é registrável, não se enquadrando na hipótese estabelecida no artigo 124, inciso XIX, da Lei n. 9.279/1996 (reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia registrada anteriormente): "Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; [...]" Nesse sentido, reputa-se correto o entendimento exarado na r. sentença, cujo trecho transcrevemos: "Como se sabe, a função da marca é identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com os serviços oferecidos pela concorrência. Assim, é necessário analisar se referida marca contêm similaridade suficiente, não somente em termos gráficos e fonéticos, mas em seu aspecto de conjunto, a ponto de propiciar associação indevida ou risco de confusão para o consumidor, o que afrontaria o disposto no art. 124, XIX, da Lei 9.279/96: [...] Neste sentido, comparando as marcas figurativas das mencionadas empresas (Ids ns.º 9846762 – Pág. 5 e 16345583 – Pág.7), observo que as marcas em tela não se assemelham entre si podendo conviver pacificamente no mercado sem gerar dúvida ou confusão para o consumidor. Por fim, é de se levar em conta que o signo “PRESTON” não se revela uma marca criativa ou de uso exclusivo pela corré Lojas Rennes S.A, pelo contrário,
Acórdão - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5027751-89.2017.4.03.6100 RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Trata-se de apelação interposta por INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para "declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro referente à marca “PRESTON JEANS” – processo n.º 904.318.621". Ademais, condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação. Em suas razões, a parte apelante sustenta, em síntese, que a marca que se pretende registrar pode induzir o consumidor a erro, sendo indevido o registro da marca "PRESTON JEANS". Com contrarrazões. É o relatório. PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5027751-89.2017.4.03.6100 RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
trata-se de uma expressão de uso comum, eis que se trata do nome de uma cidade da Inglaterra."
Diante do exposto, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima. É o voto. Desembargador Federal Wilson Zauhy: Peço vênia ao Relator para divergir de seu voto, pelas razões que passo a expor: PRESTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ajuizou a presente ação pelo procedimento comum em face do INPI objetivando a anulação do ato de indeferimento do registro da marca “Preston Jeans”, sob a motivação de que seria colidente com a marca “Preston Field”, anteriormente registrada. Em sentença prolatada em 21/10/2021, o Juízo de Origem julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro referente à marca “Preston Jeans” – processo n.º 904.318.621. Condenou a ré “na verba honorária a ser fixada com base nas previsões do art. 85, §§3º e 5º, do CPC, conforme vier a ser apurado em futura liquidação” (ID 264586704). Na presente oportunidade, o INPI apela alegando, em síntese, que a marca em questão colide com a marca anteriormente registrada (ID 264586707). O exame da sentença revela que seus fundamentos foram, precipuamente, (i) uma análise comparativa das marcas em questão e (ii) o fato de “Preston” não ser criação de nenhuma das partes, mas nome de uma cidade na Inglaterra e, portanto, termo comum. Com as devidas vênias, entendo que ambos os fundamentos não se sustentam. Com efeito, como bem constou da sentença, os elementos figurativos das marcas em comento são bastante diversos um do outro. Nada obstante, é evidente a colidência entre os seus elementos nominativos, a saber: “Preston Jeans” e “Preston Field”. Os termos principais dos elementos nominativos de uma e de outra marca, portanto, são o mesmo: “Preston”. Além disso, evidencia-se que tanto a autora quanto à titular da marca “Preston Field” atuam no ramo do vestuário, sendo certo que a requerente desenvolve suas atividades na região do Brás, importante e conhecida região de compras de roupas em varejo e atacado desta Capital - sendo certo que ali aportam pessoas de todo o país para fazer grandes compras para fins de revenda, como se sabe por máxima de experiência -, enquanto a titular da marca “Preston Field”, a Lojas Renner S/A, é uma grande rede de lojas varejistas de roupas, com atuação também nesta Capital. Prosseguindo, entendo que o fato de o termo “Preston” referir-se a uma cidade pouco conhecida da Inglaterra não o torna, por si só, comum e inapropriável, seja porque poucos consumidores conhecem esse fato, seja porque é pouco conhecido o fato de que esse lugar tem uma ligação histórica com as primeiras fábricas de algodão. Esta Corte já afastou a exclusividade de uso de nomes de lugares, mas isso quando se tratava de localidades presumivelmente conhecidas do público consumidor, como, por exemplo, Ribeirão Preto/SP (TRF da 3ª Região, Apelação Cível n° 0001875-66.2007.4.03.6102/SP, Rel. Juíza Federal Convocada Taís Ferracini, Quinta Turma, e-DJF3: 20/10/2017). Nomes de municípios estrangeiros, pouco conhecidos no Brasil, não podem ser tidos como termos vulgares para fins de registro de marca. Tenho, portanto, que o termo é suficientemente distintivo para receber tutela contra reproduções. Embora essas razões fossem suficientes para o acolhimento do recurso, acrescento que “Preston” também integra o nome empresarial da parte autora, mas que isso não reforça a sua tese, no caso concreto. Cumpre registrar que a proteção ao nome empresarial justifica-se não como mera preservação do nome em si, mas como instrumento de tutela da identificação do empresário, seja ele empresário individual ou a sociedade empresária, da clientela, do crédito empresarial e, ainda, de preservação dos consumidores contra equívocos que possam decorrer de uma confusão entre empresas. Desta forma, a Jurisprudência tem mitigado o critério de anterioridade do registro do nome empresarial para que sejam prestigiados, também, os critérios da territorialidade e da especialidade, como exemplificam os seguintes precedentes: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 - Conflito em torno da utilização da marca "Vera Cruz" entre a empresa sediada em São Paulo que a registrou no INPI em 1986 e a sociedade civil que utiliza essa denominação em seu nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará desde 1957. 2 - Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente. 3 - Aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no INPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade. 4 - Precedentes específicos desta Corte, especialmente o acórdão no Recurso Especial nº 1.232.658/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012): "Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários". 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (destaquei). (STJ - REsp 1.191.612/PA, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013). “DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NOME EMPRESARIAL. COLIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE, TERRITORIALIDADE E ESPECIALIDADE. CORRETA A ANULAÇÃO DO REGISTRO DE MARCA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A Lei n° 9.279/1996 veda expressamente o registro de marca que consista em "reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos" (art. 124, V), sendo certo que é neste dispositivo legal que se funda o pedido de anulação do registro de marca deduzido pela autora. 2. A proteção ao nome empresarial justifica-se não como mera preservação do nome em si, mas como instrumento de tutela da identificação do empresário, seja ele empresário individual ou a sociedade empresária, da clientela, do crédito empresarial e, ainda, de preservação dos consumidores contra equívocos que possam decorrer de uma confusão entre empresas. Desta forma, a Jurisprudência tem mitigado o critério de anterioridade do registro do nome empresarial para que sejam prestigiados, também, os critérios da territorialidade e da especialidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 3. Demonstrada nos autos a colidência entre o elemento nominativo da marca em questão e o nome empresarial da empresa autora, que fazia uso dele anteriormente, e que autora e ré atuam no mesmo ramo do comércio e na mesma região, com evidente possibilidade de confusão, pelo público consumidor, entre a marca de uma e o nome da outra, correta a sentença de procedência do pedido de anulação da marca em questão, devendo ser mantida. 4. Apelação não provida” (destaquei). (TRF da 3ª Região, Apelação Cível n° 0026883-90.2003.4.03.6100/SP, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy, Primeira Turma, julgamento em 14/09/2020, e-DJF3: 22/09/2020). Nada obstante, no caso concreto, verifica-se que a marca de titularidade das Lojas Renner S/A teve seu primeiro registro em 1998, enquanto a autora veio a ser constituída em 2005 (ID 264586306 - pág. 05). O fato de a empresa autora ter sido constituída após o pedido de registro da marca colidente vem a ser um motivo a mais para a rejeição do pedido. Desta forma, diante da colidência entre os elementos nominativos das marcas em questão, da possibilidade concreta de associação indevida entre elas pelo público consumidor e da distintividade do termo “Preston”, correto o indeferimento do registro de marca pelo INPI, porque validamente fundado no artigo 124, XIX, da LPI. Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação para julgar improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. E M E N T A APELAÇÃO. MARCA. REGISTRO DEVIDO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES. DISTINTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos consiste em apurar se é devido o registro da marca "PRESTON JEANS" na classe 25 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, perante o INPI, requerido pela parte autora, diante da existência anterior de marca registrada "PRESTON FIELD", por outra empresa, na mesma classe. 2. Analisando-se os elementos de cada marca, verifica-se que, exceto pelo termo "PRESTON" em comum, há visível distintividade entre as marcas, não havendo possibilidade de causar confusão ou associação entre as marcas aos consumidores na hora da compra dos produtos. 3. Desta forma, a marca da parte autora é registrável, não se enquadrando na hipótese estabelecida no artigo 124, inciso XIX, da Lei n. 9.279/1996 (reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia registrada anteriormente). 4. Apelação não provida. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento à apelação, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal relator Valdeci dos Santos, acompanhado pelos votos dos senhores Juízes Federais Convocados Alexandre Saliba e Audrey Gasparini; vencidos os senhores Desembargador Federal Wilson Zauhy e Juiz Federal Convocado Alessandro Diaferia, que lhes davam provimento para julgar improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.