Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
AREsp 2135186/SP (2022/0154384-0)
RELATOR: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE: BRF S.A.
ADVOGADOS: RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO: CARLOS GUSTAVO POMI DE CASTRO - MG102750
AGRAVADO: QUALY DISTRIBUIDORA DE CESTAS DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO: RUBENS CLEISON BAPTISTA - SP160556
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO: CARLOS GUSTAVO POMI DE CASTRO - MG102750
DECISÃO Cuida-se de agravo (art. 1.042 do CPC/15) interposto por INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, em face de decisão que não admitiu recurso especial da parte ora insurgente. O apelo extremo, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 599, e-STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS PARA AUTORIZAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A r. decisão impugnada foi proferida em consonância com o disposto no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil. 2. A parte agravante não apresenta argumentos relevantes que autorizem ou justifiquem a reforma da r. decisão agravada. 3. O escopo do agravo previsto no art. 557 do Código de Processo Civil/73 não permite seu manejo para a repetição das alegações suscitadas ao longo do processo. 4. O recurso deve demonstrar a errônea aplicação do precedente ou a inexistência dos pressupostos de incidência do art. 557 do CPC, de modo que a irresignação a partir das razões sobre as quais a decisão exaustivamente se manifestou não é motivo para a sua interposição. 5. Agravos legais desprovidos. Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados, nos termos da ementa a seguir (fl. 641, e-STJ): PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO LEGAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE MARCA. ARTIGOS 124, XIX, 125 E 130, DA LEI Nº 9.279/96. FATO NOVO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. - O reconhecimento, pelo INPI, da marca QUALY como sendo de “alto renome” deu-se após a prolação da sentença e da decisão monocrática, sendo posterior, inclusive, à interposição dos agravos legais, constituindo fato novo. - O argumento noticiado não tem o condão, por si só, de alterar a conclusão do v. acórdão embargado, no sentido de que o registro anterior da marca “Qualy” (margarina) pela Sadia S.A e o fato de as empresas atuarem no mesmo ramo de atividade (setor de alimentos) não afigura explícito potencial risco de causar confusão e associação indevida à marca alheia, notadamente levando em consideração que o INPI é co-réu nesta ação e que o ato administrativo que se buscou anular foi por ele proferido. - Agasalhado o v. acórdão recorrido em fundamento consistente, não se encontra o magistrado obrigado a exaustivamente responder a todas as alegações das partes, nem tampouco ater-se aos fundamentos por elas indicados ou, ainda, a explanar acerca de todos os textos normativos propostos, não havendo, portanto, qualquer violação ao artigo 1.022 do CPC. - O Recurso de embargos de declaração não é meio hábil ao reexame da causa. A explanação de matérias com finalidade única de estabelecer prequestionamento a justificar cabimento de eventual recurso não elide a inadmissibilidade dos embargos declaratórios quando ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC. - Embargos de declaração improvidos. Nas razões do recurso especial (fls. 653-663, e-STJ), a parte insurgente apontou violação aos artigos 124, XIX, 165 e 168, da Lei 9.279/96, sustentando que a marca “QUALY CESTAS” reproduz, em parte, sinal distintivo “QUALY”, previamente registrado, para distinguir serviços afins no mesmo segmento de alimentos, sendo suscetível de causar confusão ou associação indevida, o que imporia a manutenção do ato administrativo que extinguiu o registro da autora. Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao reclamo (fls. 767-772, e-STJ), dando ensejo à interposição do presente agravo (fls. 794-802, e-STJ), visando destrancar aquela insurgência. Contraminuta às fls. 825-827, e-STJ. É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. 1. De início, a parte insurgente alega violação aos artigos 124, XIX, 165 e 168, da Lei 9.279/96, sustentando que a marca “QUALY CESTAS” reproduz, em parte, sinal distintivo “QUALY”, previamente registrado, para distinguir serviços afins no mesmo segmento de alimentos, sendo suscetível de causar confusão ou associação indevida, o que imporia a manutenção do ato administrativo que extinguiu o registro da autora (fls. 655-660, e-STJ). Sustenta, em síntese, que o INPI procedeu ao cotejo das marcas e concluiu pela identidade do elemento característico “QUALY”, com coincidência de segmento mercadológico e público consumidor, amoldando-se ao impedimento do art. 124, XIX, da LPI (fls. 656-659, e-STJ). Acerca da controvérsia, o Tribunal local assim decidiu (fls. 639-640, e-STJ): Inicialmente observo que o reconhecimento, pelo INPI, da marca QUALY como sendo de “alto renome” deu-se após a prolação da sentença e da decisão monocrática, sendo posterior, inclusive, à interposição dos agravos legais, constituindo fato novo. As marcas de alto renome, por terem reconhecimento, prestígio e reputação positiva perante o público, são protegidas contra qualquer tipo de cópia em todos os ramos de atividade, conforme art. 125 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279 / 96). A proteção especial conferida pelo legislador buscou coibir a tentativa de terceiros de registrar sinal que a imite ou reproduza, ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou serviços aos quais as marcas se destinam, evitando, com isso, a diluição de sua capacidade distintiva ou seu aproveitamento parasitário. Todavia, o argumento noticiado não tem o condão, por si só, de alterar a conclusão do v. acórdão embargado, no sentido de que o registro anterior da marca “Qualy” (margarina) pela Sadia S.A e o fato de as empresas atuarem no mesmo ramo de atividade (setor de alimentos) não afigura explícito potencial risco de causar confusão e associação indevida à marca alheia, notadamente levando em consideração que o INPI é co-réu nesta ação e que o ato administrativo que se buscou anular foi por ele proferido. Constou expressamente do decisum: Há, de fato, uso comum da palavra “qualy” como elemento identificador das marcas “Qualy” e ” Qualy Distribuidora de Cestas de Alimentos Ltda.”, mas, ainda que as empresas autora e ré participem do mesmo ramo de produtos alimentícios, a utilização da marca é de uso totalmente distinto e que não enseja nem sequer risco de associação ou confusão entre elas pelo consumidor. A palavra “qualy”, a qual se busca manter a vigência de seu registro, vem acompanhada da palavra “cestas” e sem ela não é veiculada pela empresa autora, enquanto a marca “qualy” registrada pela empresa ré é sempre relacionada ao produto margarina, não havendo, pois, qualquer identificação entre as marcas, exceto o elemento comum mencionado. Assim, ainda que as marcas tenham tal elemento comum, são associadas a produtos diversos, acompanhada de palavra que especifica o produto comercializado pela parte autora, com insígnias distintas, o que inegavelmente afasta qualquer possibilidade confusão entre as marcas ou assimilação que sejam do mesmo grupo, pelo consumidor. O registro anterior pela Sadia S.A e o fato de atuarem as empresas no mesmo ramo de atividade, o setor de alimentos, por si só não afiguram explícito potencial risco de causar confusão e associação indevida à marca alheia. Tanto é assim que se vê, às fis. 67/86, centenas de registro de marcas com o mesmo elemento comum, que igualmente não geram prejuízo algum para a recorrida, o que se vê, ainda, no deferimento de marca de fis. 395/398, permitido pelo INPI e em situação idêntica a qual se encontra a apelante. Realmente, inconteste que a coexistência das marcas, com insígnias e utilização distintas no segmento mercadológico de alimentos, é fator suficiente a afastar a alegada confusão ao consumidor, além de ser de notório conhecimento ao público que a marca “Qualy” utilizada para divulgação do produto margarina não é confundível com a marca de cestas básicas de alimentos e de Natal. Sobre o tema acima, o órgão julgador, amparado nas peculiaridades do caso concreto e nas provas acostadas aos autos, concluiu pela inexistência de risco de confusão ou associação indevida entre as marcas “QUALY” (margarina) e “QUALY CESTAS” (cestas básicas e natalinas), assentando que, embora haja elemento comum “qualy”, os sinais são utilizados para produtos diversos, com insígnias distintas, e que a expressão “qualy” na marca da autora vem acompanhada de “cestas”, o que afasta a confundibilidade pelo consumidor; ademais, o reconhecimento de “alto renome” foi considerado fato novo e, por si só, não alterou tal conclusão, mantendo-se, assim, a decisão que anulou o ato administrativo de extinção do registro da autora. Para alterar tais conclusões, na forma como posta nas razões do apelo extremo, seria necessário o revolvimento de aspectos fáticos e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. Nesse sentido, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL À LUZ DOS ÓBICES DAS SÚMULAS E DA AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por dissociação das razões recursais, incidência da Súmula n. 7 do STJ, harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência sobre conversão em perdas e danos (Súmula n. 83 do STJ), ausência de similitude fática e de cotejo analítico e deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF). 2. A controvérsia diz respeito a ação de procedimento comum que busca anular o ato do INPI que indeferiu o registro da marca nominativa "Rainha das Piscinas" e constituir o registro, com pedidos sucessivos de limitação por especialidade. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a invalidade do indeferimento, converteu a obrigação em perdas e danos a apurar em liquidação, condenou o INPI ao pagamento de honorários na liquidação e fixou honorários em favor do corréu, com suspensão pela gratuidade. 4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários recursais em 20%; embargos de declaração rejeitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissões quanto ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 e à posição processual do INPI; (ii) saber se a conversão em perdas e danos configurou julgamento extra petita em afronta aos arts. 141, 324 e 492 do CPC; (iii) saber se o INPI deve ser reconhecido como interveniente especial/litisconsorte sui generis, sem condenação em honorários e perdas e danos, à luz dos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/1996; (iv) saber se houve violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 por admitir convivência suscetível de confusão com marca anterior; (v) saber se foram violados os arts. 5º, 276 e 278 do CPC por comportamento contraditório e regras de nulidade e preclusão; (vi) saber se não se observou o art. 129, caput e § 1º, da Lei n. 9.279/1996 quanto à atributividade e direito de precedência; e (vii) saber se houve divergência jurisprudencial sem cotejo analítico e sem similitude fática. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo claro e objetivo as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. 7. A conversão da obrigação em perdas e danos é possível quando inviável a tutela específica, à luz do art. 499 do CPC, e o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte; incide a Súmula n. 83 do STJ. 8. A revisão das conclusões sobre distintividade, especialidade e inexistência de confusão com marca anterior demanda reexame de provas; incide a Súmula n. 7 do STJ. 9. As teses sobre interveniência do INPI e sobre boa-fé/venire contra factum proprium carecem de fundamentação suficiente; incide a Súmula n. 284 do STF. 10. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de cotejo analítico e de similitude fática, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ; de todo modo, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se alinha ao entendimento desta Corte sobre a conversão da obrigação em perdas e danos à luz do art. 499 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório sobre distintividade, especialidade e ausência de confusão marcária. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a irresignação apresenta fundamentação deficiente quanto à interveniência do INPI e às alegadas nulidades por venire contra factum proprium. 4. A comprovação do dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e similitude fática, conforme art. 1.029, § 1º, do CPC e art. 255, § 1º, do RISTJ." (AREsp n. 2.684.756/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.) DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. INAPLICABILIDADE DE EXCLUSIVIDADE AO RADICAL BRIL E AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA MARCÁRIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência, com majoração dos honorários, e que rejeitou embargos de declaração; aplicados os óbices das Súmulas n. 7 e n. 211 do STJ. 2. A controvérsia diz respeito à ação de nulidade de registro de marca para invalidar ROTIBRIL PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA e impedir o uso do radical BRIL em marcas e designações empresariais no ramo de higiene e limpeza. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconheceu o caráter evocativo de BRIL, afastou confusão ou associação indevida e fixou honorários. 4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à apelação e majorou honorários em 1%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao 129 da Lei n. 9.279/1996, por suposta exclusividade sobre o radical BRIL; (ii) saber se houve violação aos 125 e 126 da Lei n. 9.279/1996, por proteção especial da marca de alto renome BOM BRIL e marca notoriamente conhecida; (iii) saber se houve violação aos 122 e 124, XIX, XXIII, da Lei n. 9.279/1996, por alegada reprodução ou imitação capaz de gerar confusão ou associação indevida; (iv) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ; e (v) saber se há prequestionamento suficiente, à luz da Súmula n. 211 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento das teses demanda reexame do conjunto fático-probatório, notadamente quanto ao caráter evocativo do termo BRIL e à distintividade gráfica e mercadológica das marcas. Aplica-se, ainda, a Súmula n. 211 do STJ, porque os 129, 126 e 122 da Lei n. 9.279/1996 não foram apreciados pelo Tribunal de origem, mesmo após embargos de declaração. No mérito, o radical BRIL é evocativo no segmento de limpeza, com exclusividade mitigada; a proteção de alto renome recai sobre o conjunto BOM BRIL, não sobre elementos isolados; não se verifica colidência marcária, em razão de segmentos distintos e suficiente diferenciação gráfica, concluindo-se pela ausência de confusão ou associação indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso especial não conhecido. Tese de julgamento: Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões do acórdão recorrido exigiria reexame de matéria fática e probatória. Incide a Súmula n. 211 do STJ, por ausência de prequestionamento dos 129, 126 e 122 da Lei n. 9.279/1996. Marcas evocativas têm exclusividade mitigada, impondo ao titular o ônus de convivência com sinais assemelhados desde que suficientemente distintivos. A proteção de alto renome alcança o conjunto BOM BRIL, não os elementos isolados BRIL ou BOM. Ausente risco de confusão ou associação indevida, é possível a coexistência das marcas. (REsp n. 2.118.464/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.) RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. SINAL "EXTRA". UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO "EXTRA CELULARES" POR TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REPRODUÇÃO DE MARCA COM ACRÉSCIMO DE TERMO DESCRITIVO. ATIVIDADES EM SEGMENTOS DISTINTOS. RISCO DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA NÃO CARACTERIZADO. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Não se configura a negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem se manifesta, de forma clara e fundamentada, sobre os pontos essenciais à controvérsia, mesmo que o resultado do julgamento seja desfavorável à parte. A mera insatisfação com a decisão ou a divergência de entendimento não caracterizam omissão, contradição ou obscuridade, e a ausência de menção expressa a precedente invocado não enseja nulidade quando a fundamentação do julgado, por si só, demonstra a distinção ou superação implícita. 2. O registro de uma marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial confere ao seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96. 3. Apenas as marcas de alto renome, porém, têm assegurada, nos termos do art. 125 do mesmo diploma, proteção em todos os ramos de atividade. 4. No caso dos autos, o Tribunal local afirmou que a empresa demandada atuava em seguimento de mercado análogo mas não coincidente, inexistindo, portanto, risco de confusão aos consumidores, desvio de clientela ou diluição de marca. 5. Impossível, assim, acolher a pretensão recursal sem revolver fatos e provas, o que veda a Súmula n. 7 do STJ. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.031.960/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.) Desta forma, para alterar o entendimento do Tribunal local, na forma como posta, seria necessário novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme previsto na Súmula 7/STJ. 2. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, conhece-se do agravo para não se conhecer do recurso especial. Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observado, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Relator
LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)