Publicacao/Comunicacao
Intimação - sentença
SENTENÇA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PARTE RE: SINGELLO BRIGADEIRO CONFEITARIA LTDA
APELADO: SINGELA SORVETES ARTESANAIS E CAFE LTDA Advogado do(a)
APELADO: MATEUS DOS SANTOS PADUA - SP397752-A Advogado do(a) PARTE RE: GUILHERME RODRIGUES DA COSTA - SP173884-A OUTROS PARTICIPANTES: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5028947-55.2021.4.03.6100 RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PARTE RE: SINGELLO BRIGADEIRO CONFEITARIA LTDA
APELADO: SINGELA SORVETES ARTESANAIS E CAFE LTDA Advogado do(a)
APELADO: MATEUS DOS SANTOS PADUA - SP397752-A Advogado do(a) PARTE RE: GUILHERME RODRIGUES DA COSTA - SP173884-A OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator):
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PARTE RE: SINGELLO BRIGADEIRO CONFEITARIA LTDA
APELADO: SINGELA SORVETES ARTESANAIS E CAFE LTDA Advogado do(a)
APELADO: MATEUS DOS SANTOS PADUA - SP397752-A Advogado do(a) PARTE RE: GUILHERME RODRIGUES DA COSTA - SP173884-A OUTROS PARTICIPANTES: V O T O O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Cumpre afastar, de plano, a alegação trazida pela parte apelante no sentido de que o Poder Judiciário não poderia interferir na decisão administrativa do INPI que conclui pelo deferimento ou não do pedido de registro de marca, por se tratar de avaliação técnica cuja complexidade demandaria análise restrita de profissionais capacitados. Embora o acesso à prestação jurisdicional tenha conteúdo de garantia fundamental (art. 5º, XXXV, da Constituição), permitindo a judicialização de controvérsias envolvendo atos da administração pública, a separação de poderes e as legítimas competências conferidas às autoridades administrativas impõem limites à apreciação judicial. O Poder Judiciário deve analisar a validade jurídica de aspectos formais (notadamente as garantias do devido processo legal) de feitos administrativos, mas o mérito de decisões administrativas somente pode ser controlado se houver violação ao postulado da proporcionalidade (ou da razoabilidade), ou se o julgamento administrativo transgredir os parâmetros da legalidade de modo claro, objetivo ou manifesto. Se a decisão administrativa for compatível com o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional, e congruente com as provas dos autos, o magistrado deve respeitar as interpretações e as avaliações feitas pela autoridade administrativa competente. No caso dos autos, o que se pretende é o reconhecimento de que o ato administrativo que indeferiu o pedido de registro de marca não encontra amparo nos dispositivos previstos na Lei de Propriedade Industria que estabelecem as hipóteses de irregistrabilidade, mais precisamente no art. 124, da Lei nº 9.279/1996. Tratando-se, portanto, de controle dos parâmetros da legalidade do ato administrativo, não há que se falar em ofensa à dependência harmônica dos poderes. Sobre o tema, oportuna a transcrição dos julgados a seguir colacionados: "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não cabe em recurso extraordinário rever a conclusão do Tribunal de origem quando a decisão está amparada nas provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Esta Corte já assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes. 3. Agravo regimental que se nega provimento." (ARE 866620 AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe-04/05/2016) APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU REGISTRO DE MARCA. INDEPENDÊNCIA HARMÔNICA ENTRE OS PODERES DA REPÚBLICA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS. CONJUNTO MARCÁRIO. GRAFIA E FONÉTICA. DISTINTIVIDADE SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR CONFUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ofende à independência harmônica dos poderes da República a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade do ato administrativo que indeferiu registro de marca, com fundamento nas situações de irregistrabilidade previstas no art. 124 da Lei nº 9.279/96. (...) (ApCiv nº 5000477-19.2018.4.03.6100, Relator: Des. Federal Cotrim Guimarães, Segunda Turma, TRF, v.u., Data do julgamento: 27/09/2021, DJEN: 29/09/2021) " Dito isso, cumpre assinalar que em vista do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, a Constituição Federal em seu artigo 5º, XXIX, estabelece que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à proteção das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos”. A lei nº 9.279/1996, em consonância com a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), da qual o Brasil é signatário, regula o Sistema de Propriedade Industrial, garantindo proteção aos direitos relativos à propriedade industrial por meio de concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. No que concerne especificamente à proteção conferida às marcas, sua efetivação se dá por meio do registro (sistema atributivo) junto ao órgão competente (Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI) e da garantia de exclusividade, e se justifica em razão da relevância econômica que esse bem imaterial possui, capaz de agregar ao valor objetivo de um determinado produto ou serviço aspectos sociais e emocionais, provenientes de sua identificação com o consumidor ao longo do tempo. Portanto, a marca não se restringe ao signo que a identifica, mas à sua efetiva capacidade de singularizar um produto ou serviço a ela associado, sendo esse o fundamento a justificar sua proteção, que será conferida àquele que primeiro efetuar o depósito do pedido de registro junto ao INPI (princípio da anterioridade). Vale destacar que a rigidez do sistema atributivo não faz com que as marcas não registradas (“marcas de fato”) estejam completamente desprovidas de proteção. Nesse sentido, há dispositivos legais que resguardam direitos ao usuário de marca de fato tanto no procedimento de aquisição do registro - como é o caso do art. 129, §1º, da Lei nº 9.279/1996, que garante o direito à precedência do registro ao terceiro de boa-fé que, na data do depósito, usava no país, há pelo menos 6 meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico ou semelhante – quanto na repressão à concorrência desleal (artigos 129, §1º, 195, III, e 209, da Lei nº 9.279/1996, entre outros). A exclusividade para uso da marca ficará restrita ao âmbito do segmento econômico de atuação do requerente (princípio da especialidade). Para tanto, o INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), que atualmente subdivide produtos e serviços em 45 classes (1 a 34 para produtos, e 35 a 45 para serviços), conforme suas características. Será possível a coexistência de marcas idênticas, desde que os produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades distintas. Exceção a esse princípio é a denominada “marca de alto renome”, assim considerada a marca registrada cujo status, decorrente da elevada reputação junto ao mercado, autoriza sua proteção em todas as classes (art. 125, da Lei nº. 9.279/1996). À semelhança das marcas, ainda que o registro ocorra em classes diversas, a correlação entre os produtos e serviços previstos nessas classes, bem como a atuação das empresas em áreas afins, imporiam a proteção da empresa detentora do primeiro registro. A garantia de proteção da marca se estende por todo o território do país em que houve a solicitação do registro (princípio da territorialidade), exceto quando se tratar de “marca notoriamente conhecida”. Nessa hipótese, o titular da marca poderá pleitear proteção dentro do segmento em que atue, independentemente de registro no país, mas desde que possua registro em um dos países signatários da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (art. 126, da Lei nº. 9.279/1996). Embora seja possível a utilização de qualquer sinal (nomes, desenhos, palavras, numerais, letras, etc.) para identificação de produtos ou serviços, a legislação brasileira confere proteção apenas aos sinais distintivos visualmente perceptíveis (art. 122, da Lei nº. 9.279/1996), sendo estes, portanto, suscetíveis de registro como marca. Logo, diferentemente do que ocorre em outros países, não se admite o registro de sinais sonoros, olfativos ou gustativos. De outro lado, a mesma Lei 9.279/1996 elenca em seu art. 124, sinais que não serão passíveis de registro, seja por razões voltadas à proteção do interesse público, seja para a preservação do interesse de terceiros. Dada a relevância do referido dispositivo, eis a íntegra de sua redação: "Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia." Considerados os elementos que formam a marca, ela poderá ser apresentada nas formas (i) “nominativa”, quando se constituir apenas por expressão escrita, textual, com palavras ou combinação de letras e algarismos, sem vinculação a elementos gráficos (fonte, cor, estilo, etc.), (ii) “figurativa”, apresentando exclusivamente símbolo ou imagem tratada graficamente, (iii) “mista”, composta pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou ainda (iv) “tridimensional”, constituída pelo formato do objeto (forma plástica), desde que distinto da forma inerente à sua própria natureza. Outra classificação relevante diz respeito ao grau de distintividade da marca, ou à capacidade de se diferenciar, do ponto de vista fonético, gráfico e ideológico, de outras marcas que identifiquem produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, afastando a possibilidade de confusão ou associação equivocada pelo consumidor. O direito à exclusividade de uso só será garantido às marcas capazes de individualizar um serviço ou produto de outros de natureza idêntica, sem que haja colidência entre termos ou signos já registrados. Pode-se dizer que a distintividade se apresenta como uma escala que definirá o alcance da proteção conferida à marca e, portanto, a possibilidade de coexistência ou não de marcas semelhantes. Partindo da ausência completa de distintividade – hipótese em que o registro sequer se mostrará viável -, essa escala evolui para graus em que a distintividade vai se tornando cada vez mais acentuada. Nesse aspecto, os sinais utilizados para a caracterização da marca podem ser classificados, numa escala crescente de força distintiva, em “não distintivos/de uso comum” (imagens ou expressões que apresentam apenas o produto ou serviço, não sendo percebidos propriamente como marca), “evocativos/sugestivos” (combinação de termos comuns sugerindo características do produto ou serviço; ainda que passíveis de registro, tendem a um escopo mais reduzido de proteção, já que admitida a coexistência com marcas que explorem também essas características com alguma proximidade), “arbitrários” (palavras existentes no vocabulário, mas que não guardam relação conceitual com o produto ou serviço a ela vinculado), e “fantasiosos” (termos não retirados do vernáculo, sem significado conhecido; por exigirem um processo mais trabalhoso e demorado até que sua associação a um produto ou serviço pelos consumidores esteja consolidada, são merecedores do grau mais elevado de proteção. Assim, são consideradas fracas (menor grau de distintividade) as marcas evocativas/sugestivas, admitindo a coexistência de outras marcas semelhantes; por outro lado, são consideradas fortes as marcas arbitrárias e fantasiosas (maior grau de distintividade), inviabilizando o registro de outras que se assemelhem a ela. Sobre a mitigação da exclusividade de uso das marcas evocativas/sugestivas, oportuna a transcrição do seguinte julgado: "COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1315621 2012.00.59168-8, Relatora Ministra Nancy Andrighi, STJ – Terceira Turma, DJE:13/06/2013)" Nos moldes do art. 133 da Lei 9.729/1996, o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, para o que o pedido deve ser formulado durante o último ano de vigência do registro, ou nos 6 meses subsequentes ao término (aí, mediante o pagamento de retribuição adicional). Extingue-se o registro da marca pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia ou pela caducidade (art. 142 da Lei 9.729/1996). Qualquer pessoa poderá requerer a caducidade de marca que não tiver sido colocada em uso no prazo de 5 anos, contado da concessão do registro, ou tiver seu uso interrompido por igual prazo (art. 145 da Lei 9.729/1996). E para bloquear ilegítima usurpação de marca, o art. 168 e seguintes da Lei 9.279/1996 descrevem procedimentos administrativos de nulidade, além da via judicial escorada pelo art. 5º. XXXV da Constituição e pela legislação processual civil. Em 20/09/2018, a ora apelada Singela Sorvetes Artesanatos e Café EIRELI protocolizou pedido de registro da marca mista de produto SINGELA SORVETES perante o INPI (processo administrativo nº 915.926.466), na classe NCL (11) 30, com a seguinte descrição: “Iogurte congelado - Sorvete à base de iogurte; Iogurte gelado - Sorvete à base de iogurte; Sorvetes”. Em 21/05/2019 foi publicada decisão administrativa indeferindo o pedido de registro com fundamento no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, por entender, a autarquia federal, que a marca em questão reproduz ou imita registro de terceiros, mais precisamente o da marca SINGELLO BRIGADEIROS, de titularidade da corré Singello Brigadeiro Confeitaria Ltda, cujo depósito se deu em 25/05/2017, com concessão em 06/11/2018 na mesma classe NCL (11) 30, com a seguinte descrição: “Bolos, Bombons, Chocolate, Cobertura de bolo [glacê], Confeitos, Creme [culinária], Decorações, à base de confeitos, para bolos, Farinha de trigo, Massa para bolo, Bolo, preparado para consumo final, confeitado ou não, Brigadeiro, cajuzinho e quindim, Chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para fabricação de bebidas], Churros [doce], Farinha de trigo, Massa para bolo”. Deu-se então o ajuizamento da presenta ação anulatória buscando a desconstituição da decisão administrativa. Com a tramitação regular do feito, sobreveio sentença julgando procedente o pedido, motivando a interposição do presente recurso pela autarquia ré, em que alega que os sinais SINGELA SORVETES e SINGELLO BRIGADEIRO caracterizam-se como marcas gráfica e foneticamente semelhantes, destinadas a assinalar produtos pertencentes ao mesmo segmento de mercado, que podem levar ao risco de confusão e/ou associação errônea pelo público consumidor. Alega, por fim, que o fato de a parte autora ter obtido o registro da marca SINGELA SORVETES na classe internacional de serviços NCL (11) 43 (serviços de alimentação) não autoriza a extensão do direito em relação à classe internacional de produtos NCL (11) 30, já que o registro prévio da marca SINGELLO BRIGADEIRO nesta mesma classe constitui anterioridade impeditiva ao deferimento do pedido ora sob exame, por configurar conjunto semelhante, além de assinalar produtos mercadologicamente afins. A questão que se coloca, portanto, é a da possibilidade de coexistência das marcas “SINGELA SORVETES” e “SINGELLO BRIGADEIROS”, matéria que deve ser apreciada à luz do já mencionado art. 124, da Lei nº. 9.279/1996, que assim dispõe em seu inciso XIX: “Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (...)” Em outros termos, para que seja negado o pedido de registro de marca com fundamento no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, é necessária a existência dos seguintes pressupostos: a) que tenha sido concedido previamente o registro da marca a outro titular; b) que a nova marca reproduza ou imite, ainda que parcialmente ou com acréscimo, a marca anterior; c) que os produtos ou serviços vinculados às duas marcas sejam idênticos, semelhantes ou afins; e d) que a coexistência das marcas possa confundir o consumidor ou induzir associações equivocadas entre os produtos e serviços correspondentes. Iniciando pela análise de similaridade entre as marcas envolvidas, observo que ambas são apresentadas na forma mista, obtendo proteção tanto em relação ao aspecto nominativo quanto ao aspecto figurativo, o que exige não só a análise da distintividade entre os desenhos/figuras/símbolos, mas também seus elementos verbais e fonéticos. Nesse ponto, a marca apontada como impeditiva ao registro pretendido pela parte autora contempla a junção do elemento principal “SINGELLO” que, quanto ao grau de distintividade, estaria entre um sinal evocativo e um arbitrário, comportando assim alguma possibilidade de coexistência entre marcas próximas, caso não gere confusão, com o elemento secundário “BRIGADEIRO”, esta última meramente descritiva (não distintiva/de uso comum) mas delimitador do produto vinculado à marca. Dessa forma, entendo que a expressão “SINGELA”, associada ao vocábulo “SORVETES” comportaria distintividade suficiente para admitir sua coexistência, sem que os consumidores dos respectivos produtos venham a ser induzidos a erro, mesmo porque, ainda se prestam a identificar produtos de nichos distintos, ainda que dentro do ramo alimentício. Acrescente-se a diferença fonética entre as marcas, que dificilmente levaria a uma associação equivocada entre ambas. Sob o aspecto figurativo, a distinção entre as marcas se torna ainda mais evidente. Enquanto a marca SINGELLO BRIGADEIRO é apresentada por um desenho “clássico”, todo em preto e branco, lembrando uma carruagem antiga em que a parte central seria o próprio brigadeiro, a marca “SINGELA SORVETES” conta com uma apresentação completamente distinta, em que o nome aparece escrito em letras marrons em uma “tabuleta” verde estilizada, sobre um fundo rosa. Assim, não se cogita qualquer confusão entre ambas a partir da apresentação visual. No que concerne ao princípio da especialidade, que restringe a exclusividade de uso da marca ao âmbito do segmento mercadológico de atuação dos litigantes, é preciso lembrar que sua finalidade é impedir a concorrência desleal ou a conduta parasitária, além de evitar que o consumidor seja induzido a erro. Nesse contexto, a jurisprudência tem admitido a coexistência de marcas semelhantes mesmo que dentro de uma mesma classe, quando demonstrada a ausência de prejuízo aos envolvidos. Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados: "SOCIETÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA "SUK FOODS". ANTERIORIDADE REGISTRAL DA MARCA "SOUK HAMBURGUERIA ÁRABE". SIMILARIDADE GRÁFICA E FONÉTICA. CAPACIDADE DE GERAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA PELO PÚBLICO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DIANTE DA AFINIDADE MERCADOLÓGICA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELO IMPROVIDO. - Busca a apelante a reforma da r. sentença, a fim de que seja declarada a nulidade do ato administrativo do INPI consistente no indeferimento do pedido de registro da marca "SUK FOODS" diante da anterioridade registral da marca "SOUK HAMBURGUERIA ÁRABE". - Cinge-se a controvérsia em analisar se o indeferimento do registro da marca da autora pelo INPI seria legítimo diante da conclusão de que o termo "SOUK FOODS" reproduz ou imita o registro de "SOUK HAMBURGUERIA ÁRABE". - Diante de análise sumária dos termos "SOUK" e "SUK", é possível inferir a notória semelhança fonética e gráfica, pois o que diferencia ambas, em termos gráficos, é a letra "O", mas, ao pronunciá-las, não há qualquer diferença que seja capaz de evitar a confusão ou a associação indevida pelo consumidor. - Conforme disposto no Manual de Marcas do INPI, os aludidos termos denominam-se como "arbitrários", os quais não possuem relação conceitual com os produtos ou serviços que visa assinalar, a demonstrar, portanto, que há relevante distintividade passível de gerar, em último caso, confusão ou dúvida pelo público consumidor. - Em decorrência do princípio da especialidade, é possível que marcas semelhantes ou mesmo idênticas sejam registradas por diferentes titulares, em classes diferentes ou até mesmo dentro da mesma classe, desde que destinadas a mercados diferentes e inconfundíveis entre si. - Ambas, além de possuírem grafia e fonética semelhantes, atuam no mesmo ramo, notadamente, o de comércio de alimentos. Ainda que possível o registro de marcas semelhantes ou idênticas por diferentes titulares, a possibilidade se encerra quando, analisado o conjunto fático-probatório, constata-se que ambas as marcas atuam no mesmo segmento, a restar prejudicada a possibilidade de convivência entre elas, uma vez que há a possibilidade de geração potencial de danos ao consumidor-médio diante da afinidade mercadológica. - A apelante procura, por meio do recurso, afastar a condenação em verba sucumbencial sob o fundamento de que está impossibilitada de arcar com a condenação, mas não junta qualquer documentação apta a comprovar a impossibilidade de pagamento do valor sem o prejuízo de seu sustento e o de sua família. - Nos termos da consolidada jurisprudência do C. STJ, a declaração de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, possui presunção relativa de veracidade. Precedentes. - Diante da reiterada não comprovação de incapacidade de arcar com as custas do processo pela agravante, a manutenção da condenação ao pagamento de verba sucumbencial é medida que se impõe. - Em razão da sucumbência recursal, instituída no artigo 85, §11, do CPC/2015, desprovido o apelo, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para R$ 1.500,00, para cada apelado. - Apelo improvido. (ApCiv 5015371-58.2022.4.03.6100, Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, TRF3 - 1ª Turma, DJEN DATA: 18/03/2024)" "DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. TEORIA DA DILUIÇÃO OU DEGENERAÇÃO. 1. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade goza de proteção especial, independentemente de classe, na forma do art. 6º, bis, da Convenção Unionista de Paris. 2. Inexiste óbice à convivência entre a marca MILLER e as marcas da recorrida (MULLER FRANCO e MILER), conquanto sejam da mesma classe, pois comercializam produtos diversos. 3. O princípio da especialidade não se confunde com as divisões de classe operadas pelas convenções de Genebra e Nice, que não servem de critério último para a determinação das esferas de colidência de marcas, em um mesmo mercado relevante. 4. Apelo parcialmente provido, para que os procedimentos administrativos com vistas ao registro da marca MILLER retomem o seu curso normal, reconhecendo-se, contudo, a possibilidade de convivência entre a marca MILLER e as marcas MULLER FRANCO e MILER. (AC - APELAÇÃO CIVEL - 244018 2000.02.01.050245-9..NUM_CNJ:, Desembargador Federal ANDRÉ FONTES - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data::03/04/2006 - Página::218.)" No caso concreto, ainda que as marcas sejam registradas na mesma classe NCL (11) 30, destinam-se à identificação de produtos distintos, sendo que não há coincidência entre aqueles oferecidos pela parte autora (sorvetes) e os que são produzidos pela ré (brigadeiros/doces afins). Portanto, retomando as circunstâncias previstas no art. 129, XIX, da Lei nº. 9.279/1996, que obstam o registro de marca, observo que o sinal cujo registro a parte autora pretende obter é suficientemente diverso daquela que segundo o INPI seria impeditivo do registro, não caracterizando reprodução ou imitação desta última. Ademais, a marca apresentada pela parte autora se destina à identificação de produtos não oferecidos pela ré, de forma que não se antevê qualquer impacto em sua esfera econômica, ou ainda, possibilidade de confusão ou associação indevida com marca alheia por parte do consumidor, sendo perfeitamente possível a coexistência de ambos os sinais marcários.
Acórdão - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5028947-55.2021.4.03.6100 RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI em face de sentença que julgou procedente o pedido inicialmente formulado por Singela Sorvetes Artesanatos e Café EIRELI, voltado à anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca SINGELA SORVETES por considerar que a marca reproduz ou imita a marca SINGELLO BRIGADEIRO, de titularidade da corré Singello Brigadeiro Confeitaria Ltda.. Aduz, a parte apelante, que o magistrado não possui competência funcional para substituir a Administração Pública em matéria de competência discricionária exclusiva, notadamente quando se trata de avaliação técnica cuja complexidade exige que seja realizada por técnicos verdadeiramente capacitados. Reitera a conclusão apresentada anteriormente pela autarquia no sentido de que os sinais SINGELA SORVETES e SINGELLO BRIGADEIRO caracterizam-se como marcas gráfica e foneticamente semelhantes, destinadas a assinalar produtos pertencentes ao mesmo segmento de mercado, que podem levar ao risco de confusão e/ou associação errônea pelo público consumidor, não sendo, portanto, registrável a marca apresentada pela parte autora, conforme preceitua o art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996. Alega, por fim, que o fato de a parte autora ter obtido o registro da marca SINGELA SORVETES na classe internacional de serviços NCL (11) 43 (serviços de alimentação) não autoriza a extensão do direito em relação à classe internacional de produtos NCL (11) 30, já que o registro prévio da marca SINGELLO BRIGADEIRO constitui anterioridade impeditiva ao deferimento do pedido ora sob exame, por configurar conjunto semelhante, além de assinalar produtos mercadologicamente afins. Requer, ao final, a reforma da sentença, a fim de que seja obstado o registro pretendido pela parte autora. Foram apresentadas contrarrazões. É o breve relatório. PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5028947-55.2021.4.03.6100 RELATOR: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Em vista do trabalho adicional desenvolvido na fase recursal e considerando o conteúdo da controvérsia, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição em desfavor do INPI deve ser majorada em 10%, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, É o voto. E M E N T A APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. MARCA MISTA. ASPECTOS GRÁFICOS E FONÉTICOS DISTINTOS DA MARCA APONTADA COMO IMPEDITIVA AO REGISTRO. IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. REGISTRO NA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE ASSOCIAÇÃO COM MARCA ALHEIA. DIREITO AO REGISTRO RECONHECIDO. - Embora o acesso à prestação jurisdicional tenha conteúdo de garantia fundamental (art. 5º, XXXV, da Constituição), permitindo a judicialização de controvérsias envolvendo atos da administração pública, a separação de poderes e as legítimas competências conferidas às autoridades administrativas impõem limites à apreciação judicial. O Poder Judiciário deve analisar a validade jurídica de aspectos formais (notadamente as garantias do devido processo legal) de feitos administrativos, mas o mérito de decisões administrativas somente pode ser controlado se houver violação ao postulado da proporcionalidade (ou da razoabilidade), ou se o julgamento administrativo transgredir os parâmetros da legalidade de modo claro, objetivo ou manifesto. Se a decisão administrativa for compatível com o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional, e congruente com as provas dos autos, o magistrado deve respeitar as interpretações e as avaliações feitas pela autoridade administrativa competente. - A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXIX, estabelece que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à proteção das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos”. A lei nº 9.279/1996, em consonância com a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), da qual o Brasil é signatário, regula o Sistema de Propriedade Industrial, garantindo proteção aos direitos relativos à propriedade industrial por meio de concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. - A efetivação do direito à proteção das marcas se dá por meio do registro (sistema atributivo) junto ao órgão competente (Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI) e da garantia de exclusividade, e se justifica em razão da relevância econômica que esse bem imaterial possui, capaz de agregar ao valor objetivo de um determinado produto ou serviço aspectos sociais e emocionais, provenientes de sua identificação com o consumidor ao longo do tempo. Portanto, a marca não se restringe ao signo que a identifica, mas à sua efetiva capacidade de singularizar um produto ou serviço a ela associado, sendo esse o fundamento a justificar sua proteção, que será conferida àquele que primeiro efetuar o depósito do pedido de registro junto ao INPI (princípio da anterioridade). - A exclusividade para uso da marca ficará restrita, em regra, ao âmbito do segmento econômico de atuação do requerente (princípio da especialidade), observada a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), adotada pelo INPI. - A garantia de proteção da marca se estende por todo o território do país em que houve a solicitação do registro (princípio da territorialidade), exceto quando se tratar de “marca notoriamente conhecida”. - Embora seja possível a utilização de qualquer sinal (nomes, desenhos, palavras, numerais, letras, etc.) para identificação de produtos ou serviços, a legislação brasileira confere proteção apenas aos sinais distintivos visualmente perceptíveis (art. 122, da Lei nº. 9.279/1996), sendo estes, portanto, suscetíveis de registro como marca. De outro lado, a mesma Lei 9.279/1996 elenca em seu art. 124, sinais que não serão passíveis de registro, seja por razões voltadas à proteção do interesse público, seja para a preservação do interesse de terceiros. - Considerados os elementos que formam a marca, ela poderá ser apresentada nas formas (i) “nominativa”, quando se constituir apenas por palavras ou combinação de letras e algarismos, sem vinculação a elementos gráficos (fonte, cor, estilo, etc.), (ii) “figurativa”, apresentando exclusivamente símbolo ou imagem tratada graficamente, (iii) “mista”, composta pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou ainda (iv) “tridimensional”, constituída pelo formato do objeto (forma plástica), desde que distinto da forma inerente à sua própria natureza. - Quanto ao grau de distintividade da marca, ou à capacidade de se diferenciar, do ponto de vista fonético, gráfico e ideológico, de outras marcas que identifiquem produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, afastando a possibilidade de confusão ou associação equivocada pelo consumidor, o direito de exclusividade de uso só será garantido às marcas capazes de individualizar um serviço ou produto de outros de natureza idêntica, sem que haja colidência entre termos ou signos já registrados. - No caso dos autos, a parte autora depositou a marca mista “Singela Sorvetes”, tendo sido indeferido seu pedido de registro pelo INPI com fundamento no art. 124, XIX, da lei nº 9.279/1996, por entender, a autarquia federal, que a marca em questão reproduz ou imita registro antecedente de terceiro (Singello Brigadeiro), razão pela qual foi ajuizada a presente ação de anulação do ato administrativo. - O registro ora reivindicado refere-se a marca diversa nos aspectos gráfico e fonéticos, não havendo que se falar em reprodução ou imitação de outra já existente.
Trata-se de marca destinada à identificação de produtos diferentes, não explorados mutuamente pelo detentor do registro apontado como impeditivo, ainda que dentro da mesma classe, de forma que não se antevê qualquer impacto em sua esfera econômica ou possibilidade de confusão ou associação indevida com marca alheia por parte do consumidor, sendo perfeitamente possível a coexistência de ambos os sinais marcários. -Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. CARLOS FRANCISCO DESEMBARGADOR FEDERAL