Publicacao/Comunicacao
Intimação - Sentença
SENTENÇA
AUTOR: COTIPLAS IND E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA, MUÑECAS PAOLA, S.L. Advogado do(a)
AUTOR: ROGERIO GOMES GIGEL - SP173541 Advogado do(a)
AUTOR: ROGERIO GOMES GIGEL - SP173541
REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Advogados do(a)
REU: SERGIO DE PAULA EMERENCIANO - SP195469, ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP91916 S E N T E N Ç A
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 0023860-19.2015.4.03.6100 / 6ª Vara Cível Federal de São Paulo
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada por COTIPLAS IND E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA e MUÑECAS PAOLA, S.L. em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., objetivando a declaração de nulidade do registro DI nº 6905147-0. Narram ter desenvolvido linhas de bonecas e acessórios, que foram copiadas pela corré, que lançou produtos idênticos, embora não possua o licenciamento necessário para tanto. Afirma que tal fato restou comprovado em ação movida perante a Justiça Estadual. Sustenta, assim, a nulidade do registro concedido em favor da corré. Citado (fl. 149), o INPI apresentou contestação às fls. 151/154, aduzindo que as características do produto das autoras não configuram desenho industrial, não sendo suscetíveis de registro, proteção ou exploração exclusiva. Assim, entende pela manutenção do registro impugnado. Citada por meio de carta precatória (fl. 163), a corré Divertoys apresentou contestação às fls. 164/199, sustentando a inexistência de direito autoral em relação a bonecas do tipo bebê humano. Afirma ter desenvolvido o desenho de suas bonecas de forma independente, não havendo que se falar em cópia dos produtos das autoras, afirmando inclusive diferenças entre elas, não restando caracterizada a concorrência desleal. Alega, ainda, que não foram apresentadas provas do alegado direito autoral. Foi proferida decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência (fls. 267/268), em face da qual a autora interpôs o agravo de instrumento nº 0012109-65.2016.403.0000 (fls. 465/487), ao qual foi negado provimento (ID 18789899). A corré Divertoys peticionou requerendo a produção das seguintes provas: documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal dos criadores de seu produto e das rés, além de seus representantes legais (fls. 271/273). A parte autora apresentou réplica e requereu a expedição de ofício ao INPI, para a juntada de parecer técnico (fls. 274/288 e 299/307). Requereu ainda a admissão das provas produzidas na ação nº 0002274-16.2010.8.26.0315, e, subsidiariamente, a produção de prova pericial (fls. 308/315). Foi deferida a produção da prova pericial, bem como a expedição de ofício ao INPI (fl. 491). As partes apresentaram quesitos às fls. 513/517 e 518/523 O INPI juntou o parecer solicitado às fls. 499/509 e 537/544. Após o arbitramento dos honorários periciais (ID 29125180), foi autorizado o seu parcelamento (ID 33595934), sendo depositadas as prestações aos ID 34560232, 33993229, 38957103 e 41323360. O perito apresentou o laudo ao ID 58012612, sobre o qual as partes se manifestaram ao ID 62826970, 69682383 e 76662561. Foi juntado o comprovante de transferência dos honorários em favor do perito (ID 130670344). É o relatório. Decido. Ausentes as preliminares e presentes as condições da ação e pressupostos processuais, passo à análise do mérito. A Constituição Federal assegura, nos termos da lei, a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (artigo 5º, XXIX, da CF). Para o fim de executar as normas que regulam a propriedade industrial no âmbito nacional, a Lei nº 5.648/70 criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Ainda, a fim de regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial foi editada a Lei nº 9.279/96. Nos termos desta norma, é possível o registro de desenho industrial, entendido como a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial (art. 95). A novidade exige que o desenho industrial não esteja compreendido no estado da técnica, constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio (art. 96, §1º), ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99. Nos termos do artigo 109 da Lei supramencionada, a propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido. No caso em tela, a parte autora afirma que o registro de desenho industrial DI nº 6905147-0, depositado em 14/12/2009 pela corré Divertoys, não atende aos requisitos de novidade e originalidade, sendo uma cópia de desenho anterior de sua titularidade, relativo ao produto “Coleção Los Peques de Paola”. Entretanto, não se mostra possível conceber que, à época do pedido de registro, realizado em 2009, o desenho industrial de uma boneca possa ser considerado como novidade não compreendida no estado da técnica, a ponto de merecer a proteção conferida pelo registro. De modo que, inexistindo configuração visual distintiva em relação ao produto, não se encontra preenchido o requisito previsto pela legislação para a proteção da propriedade industrial. Nesse sentido: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESENHO INDUSTRIAL. MESAS E CADEIRAS DOBRÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO VISUAL DISTINTIVA. ART. 95 E 97 DA LEI N° 9.279/96. REGISTROS NULOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Pretende a parte autora a declaração de nulidade de dois registros de desenho industrial de titularidade do réu, ora apelante. 2. A mera análise visual do objeto destes registros permite afirmar que se tratam de mesas e cadeiras dobráveis comuns, sem qualquer traço visualmente distintivo em relação a outros objetos desta natureza. 3. Correta a conclusão a que chegou o Juízo Sentenciante, no sentido de que "não se observa a necessária configuração visual distintiva, como exige o artigo 97 da Lei nº 9.279/96, ao contrário,
trata-se de objetos amplamente conhecidos do público, os quais, de há muito, são facilmente encontrados para comercialização em diversas lojas físicas, anúncios virtuais ou catálogos de venda". 4. Honorários advocatícios devidos pelo apelante majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa. 5. Apelação não provida. (TRF-3. ApCiv 0000527-34.2017.4.03.6111, 1ª Turma, Rel.: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, DJEN DATA: 10/02/2021). Desta forma, razão assiste à autora, sendo de rigor a anulação do registro de desenho industrial DI nº 6905147-0, depositado em 14/12/2009 pela corré Divertoys, uma vez que não preenchido o requisito relativo à novidade. Por fim, no tocante às alegações de exclusividade de exploração e similaridade entre os produtos, cumpre salientar que a empresa autora moveu duas ações em face da corré Divertoys na Justiça Estadual, processos nº 0002274-16.2010.8.26.0315 e nº 0001035-06.2012.8.26.0315. Analisando aqueles autos, através do sistema eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifica-se que em ambas ações restou reconhecida a semelhança entre os produtos produzidos pela corré e pela autora, bem como a exclusividade de sua exploração pela autora, sendo determinada à empresa corré a cessação da produção e comercialização das bonecas. Afere-se pelo sistema eletrônico da Justiça Estadual o trânsito em julgado do v. acórdão que manteve a sentença proferida no processo nº 0002274-16.2010.8.26.0315, de forma que colaciono as decisões lá proferidas: Sentença – Dispositivo:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por MUNECAS PAOLA, SL e COTIPLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA., nos moldes do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil para condenar a empresa ré DIVERTOYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. a se abster de comercializar o produto denominado ?Miudinhas?, sob pena de busca e apreensão desses produtos, bem como, suas embalagens, sob pena de multa-diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias. Ante a sucumbência e face o princípio da eventualidade, condeno a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 20, parágrafo 4º do CPC. PRIC. Acórdão - EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Medida cautelar de busca e apreensão. Sentença de procedência. Manutenção. Perícia judicial que constata a similitude entre os produtos fabricados pelas autoras e pela ré. Recurso não provido. Em que pese não conste do sistema eletrônico estadual o trânsito em julgado referente ao processo nº 0001035-06.2012.8.26.0315, em consulta aos sítios na internet do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que já houve o julgamento e o trânsito em julgado dos recursos respectivos, sem alteração da sentença no tocante ao reconhecimento da similaridade dos produtos e exclusividade de exploração pela parte autora, consoante trechos transcritos: Sentença -
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por MUNECAS PAOLA, SL e COTIPLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA., nos moldes do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil para: a)condenar a empresa ré DIVERTOYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., confirmando a tutela antecipada de fls. 230/231, a se abster de comercializar o produto denominado ?Miudinhas?, e que os produtos dessa coleção já fabricados e comercializados para terceiros, mas ainda não vendidos por eles, sejam retirados de circulação, no prazo de 20 dias contados da intimação para cumprimento desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias; b) condenar a ré DIVERTOYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA por danos materiais no importe de R$ R$ 475.470,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais), atualizados monetariamente pela tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir desta sentença e juros de mora de um por cento ao mês, contados da citação. Ante a maior sucumbência da empresa ré e face o princípio da causalidade, condeno a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% (Dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros moratórios de 1% ao mês, contados da distribuição da demanda, nos termos do artigo 20, parágrafo 4º do CPC. PRIC. Acórdão TJSP - APELAÇÃO CÍVEL PROPRIEDADE INTELECTUAL - Ação de Abstenção de Uso de Direitos Autorais c.c. Perdas e Danos e pedido de antecipação de tutela - Violação de direitos autorais configurada. Desnecessidade de registro do desenho das bonecas para se configurar o direito de exploração com exclusividade sobre ele. Comprovação das semelhanças entre as bonecas através do laudo pericial. Concorrência desleal - Sentença mantida, com observação Recurso desprovido. Anote-se que foi negado provimento ao Recurso Especial, por decisão monocrática, mantida mesmo após a interposição de agravos internos, embargos de declaração e de divergência pela empresa ré, com trânsito em julgado em 29/06/2021. Por seu turno, o STF negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por decisão monocrática, mantida após agravo regimental, com trânsito em 21/10/2021. Assim, uma vez que as questões relativas à similaridade ou não dos produtos, bem como do direito à exclusividade de exploração já foram objeto de pronunciamento judicial transitado em julgado, não cabe a este Juízo a reabertura de tais discussões, sob pena de violação à coisa julgada. DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade do registro de desenho industrial DI nº 6905147-0, depositado em 14/12/2009 pela corré Divertoys, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais para sua concessão. Condeno a parte ré ao recolhimento das custas processuais devidas e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos na proporção de 50% para cada réu (art. 85, §§ 3º, I e 4º, III e 87, §1º do CPC). P.R.I.C. SãO PAULO, 9 de março de 2022.