Publicacao/Comunicacao
Intimação - sentença
SENTENÇA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, EMILIO SEBE FILHO ADVOGADO do(a)
APELANTE: MARCELO DEPICOLI DIAS - SP195809-A ADVOGADO do(a)
APELANTE: LUIZ REINALDO CAPELETTI - SP287142-A ADVOGADO do(a)
APELADO: LEANDRA COSTA - SP326510-A
APELADO: CLINICA MEDICA CDB EIRELI RELATÓRIO O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO MORIMOTO (RELATOR):
Acórdão - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual APELAÇÃO CÍVEL 198 Nº 5012791-26.2020.4.03.6100 RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo proposta por CLÍNICA MÉDICA CDB EIRELI em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de EMÍLIO SEBE FILHO, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que deferiu o pedido de registro de marca do requerido, ora apelante. Narra a autora, ora apelada, que é empresa brasileira regularmente estabelecida desde o ano de 2012 e atuante no ramo de serviços médicos e análises clínicas. Em 29 de agosto de 2016, a autora efetuou o depósito da marca mista “Vida Homem Saúde Sexual do Homem”, processo n.º 911.549.293, classe NCL (10) 44. Contudo, por ter deixado de comprovar o pagamento da taxa de concessão, tal pedido restou arquivado em 09 de junho de 2016. Assim, ao efetuar novo pedido perante o INPI, tal requerimento restou indeferido com espeque no art. 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial – LPI, tendo sido apontados como anterioridades impeditivas os seguintes registros, de titularidade do apelante Emílio Sebe Filho: processo n.º 91114637 (“Vida Homem”), processo n.º 911146490 (“Vida Homem Saúde Sexual Masculina”), processo n.º 91114592 (“Vida Homem”) e processo n.º 91114606 (“Vida Homem Saúde Sexual Masculina”). Diante do indeferimento na esfera administrativa, a autora compareceu ao Poder Judiciário objetivando a declaração de nulidade dos atos administrativos que registraram as marcas em favor do apelante. A r. sentença (ID 263380836) julgou procedente o pedido autoral com fundamento no direito de precedência previsto no art. 129, §1º da LPI bem como em jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ que reconhece a possibilidade de reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com espeque no direito de precedência. Apelam tanto o INPI quanto Emílio Sebe Filho. Em razões recursais (IDs 264893053 e 264893057), argumentam os apelantes que a autora nunca possuiu as marcas em disputa, porquanto, ao deixar de pagar a taxa de retribuição, o sinal permanecia sendo livremente apropriável. Ponderam que o exercício do direito de precedência preclui após a concessão do registro da marca, caso não tenha sido arguido em sede de oposição administrativa. Sustentam que não incide no caso o art. 124, V da LPI, uma vez que o nome empresarial da autora é “Clínica Médica CDB Eireli”, não coincidindo com o aspecto nominal da marca, qual seja, “Vida Homem” e “Vida Homem Saúde Sexual Masculina”, sendo que apenas nomes empresariais registrados na Junta Comercial gozam da proteção insculpida em tal dispositivo. Apontam que o direito de precedência só incide quando o registro de marca alheia é intentado com má-fé, não sendo esta, supostamente, a hipótese dos autos. Apresentadas contrarrazões (ID 264893059), vieram os autos conclusos. É o relatório. vic VOTO O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO MORIMOTO (RELATOR): Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se reconhecer a nulidade de registro de marca utilizada regularmente por terceiro de boa-fé em período superior aos seis meses previstos no art. 129, §1º da LPI, quando este não tenha exercido seu direito de precedência na esfera administrativa em tempo hábil. Por direito de precedência denomina-se a prerrogativa segundo a qual o “utente de boa-fé pode, sob determinadas condições, fazer prevalecer o uso anterior sobre pedido de registro depositado, impugnando-o com base no uso anterior.” (INSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: editora Renovar. 2005. Página 256) Ao consagrar tal prerrogativa, a LPI mitiga o caráter atributivo do sistema marcário brasileiro, buscando salvaguardar a esfera jurídica do empresário que, por razões diversas, deixa de proceder ao registro de seu sinal distintivo, embora o empregue regularmente na consecução de suas atividades. O exercício de tal prerrogativa, contudo, não se dá sem o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: i) boa-fé, ii) duração do uso da marca; iii) efetividade e exteriorização do uso da marca (LÉLIO DENICOLI SCHMIDT. Marcas - Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos. Rio de Janeiro: editora Lumen Juris. 2023. Páginas 111 a 117). No caso em comento, a empresa apelada preenche todos os requisitos para que lhe seja reconhecido o exercício do direito de precedência. Quanto à boa-fé, a apelada logrou comprovar a utilização dos sinais distintivos “Vida Homem” e “Vida Homem Saúde Sexual Masculina” desde o ano de 2012, conforme fazem prova as capturas de tela da rede social Facebook juntadas à peça inaugural (ID 264892899). No tocante à duração do uso da marca, a LPI exige o interregno mínimo de seis meses anteriores à data do depósito efetuado. Igualmente, resta preenchido tal requisito, vez que há provas de utilização da marca desde 2012, aliadas ao fato de que em duas oportunidades, a apelada intentou registro perante o INPI, consoante o processo administrativo n.º 840047223, protocolado em 07 de março de 2012, e os processos administrativos n.º 911549153, 911549242, 911549293 e 911549366, protocolados em 29 de agosto de 2016. Por fim, resta igualmente preenchido o requisito de efetividade e exteriorização do uso da marca, vez que o sinal distintivo é efetivamente empregado em escala comercial, sendo utilizado nas páginas oficiais do estabelecimento. No que concerne à alegada preclusão do exercício do direito de precedência, tal tese não encontra guarida na jurisprudência do e. STJ. Os precedentes da Corte da Cidadania são no sentido de ser possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor. Por todos, cito: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO NA VIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CONFLITO QUE, TODAVIA, RESULTAM NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1- Ação distribuída em 31/7/2012. Recurso especial interposto em 26/9/2013 e atribuído à Relatora em 21/3/2017. 2- O propósito recursal é definir se os registros da marca FRANZ ALIMENTOS devem ou não ser anulados em virtude do nome empresarial anterior "CHOCOLATES FRANZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME" e em razão do direito de precedência ao registro alegado pela recorrente. 3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 535, II, do CPC/73. 4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5- Para aferição de eventual colidência entre nome empresarial e marca e incidência da proibição legal contida no art. 124, V, da Lei 9.279/96, não se pode restringir-se à análise do critério de anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da especialidade e da territorialidade. Precedentes. 6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, §1º, da Lei 9.279/1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma. 7- Hipótese em que os elementos apurados pelos juízos de origem conduzem à inexistência de má-fé, aproveitamento parasitário e deslealdade concorrencial, assim como de risco de confusão ou associação dos consumidores, impondo a manutenção do acórdão recorrido por fundamento diverso. 8- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, não sendo suficiente a mera transcrição da ementa e de trechos sem que haja a indicação precisa da divergência. 9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp n. 1.673.450/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017.) A jurisprudência desta e. Primeira Turma é no mesmo sentido: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REGISTRO MARCÁRIO ANULADO. PRECEDÊNCIA NO USO DO SINAL DISTINTIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada por Gasparotto Telhados Ltda. visando impedir Alexandro Lima de utilizar a denominação "ECCO TETO", sob alegação de violação de direito marcário, tendo em vista a titularidade do registro da marca "ECO TETO TELHADOS", concedido pelo INPI. Pedido de indenização por uso indevido da marca. 2. Sentença de improcedência fundamentada na anulação judicial do registro da marca da autora em ação conexa (5001248-02.2020.4.03.6108), na qual se reconheceu a anterioridade de uso da expressão pelo réu. II. Questão em discussão 3. Saber se a Gasparotto Telhados Ltda., mesmo com a anulação judicial do registro de sua marca, poderia impedir Alexandro Lima de utilizar a denominação "ECCO TETO". 4. Analisar se há fundamentos para concessão de indenização por danos materiais e morais decorrentes do suposto uso indevido da marca. III. Razões de decidir 5. O artigo 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96 garante o direito de precedência ao uso da marca àquele que comprovar o uso comercial anterior no Brasil por ao menos seis meses antes do pedido de registro. 6. Comprovado que Alexandro Lima utiliza a denominação "ECCO TETO" desde 2013, enquanto a Gasparotto Telhados Ltda. apenas requereu o registro da marca "ECO TETO TELHADOS" em 2016, deferido pelo INPI em 2018. 7. Sentença proferida no processo conexo declarou a nulidade do registro da autora, consolidando a impossibilidade de exclusividade sobre a denominação. 8. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a prevalência da anterioridade de uso sobre o registro posterior, quando comprovada a exploração comercial preexistente (REsp 1494306/RJ). 9. Artigo 124, V, da Lei nº 9.279/96 veda o registro de sinais que possam induzir a confusão com nome empresarial de terceiros, quando já utilizados anteriormente no mercado. 10. Inexistência de prova de danos materiais e morais decorrentes do uso da marca pelo réu, uma vez que a empresa autora obteve indevidamente o registro de uma expressão já utilizada. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O direito de precedência no uso comercial de marca deve prevalecer sobre o registro posterior deferido pelo INPI. 2. A anulação do registro marcário impede que seu titular alegue exclusividade de uso. 3. A ausência de prova de danos inviabiliza pedido indenizatório por suposta concorrência desleal." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, arts. 129, § 1º e 124, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1494306/RJ. (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001558-08.2020.4.03.6108, Rel. Juíza Federal Convocada VERA CECILIA DE ARANTES FERNANDES COSTA, julgado em 08/04/2025, DJEN DATA: 10/04/2025) Admitir como correto o posicionamento segundo o qual o direito de precedência só pode ser exercido na esfera administrativa implicaria, em primeiro lugar, em indevida restrição do acesso da recorrente à Justiça sem amparo legal ou constitucional, vulnerando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Além disso, o fato de o sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro ser o atributivo de direito, em que a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro, não significa dizer que a exceção a essa regra - direito de precedência ao registro - deva sofrer excessivas restrições ou limitações que, em última análise, inviabilizariam o uso deste instituto. Assim, irrelevante ao caso perquirir da incidência ou não da norma inserta no art. 124, V que cuida da proteção ao nome empresarial efetivamente registro perante a Junta Comercial, vez que o exercício do direito de precedência como causa de pedir em ação judicial assegura, por si só, a pretensão da apelada. Quanto à tese do apelante Emílio Sebe Filho de que o direito de precedência só tem aplicabilidade nos casos em que o registro efetuado por terceiro ocorre em contexto de má-fé, cumpre asseverar que o art. 129, §1º da LPI não faz qualquer menção à necessidade de se comprovar má-fé para salvaguardar o pré-uso do utente de boa-fé. Por fim, não merece acolhimento o argumento do mesmo apelante de que se vale efetivamente das marcas em disputa. É ponto incontroverso que o apelante emprega, em sua atividade empresarial, o termo “Lifemen” que, embora seja tradução literal para a língua inglesa do termo “Vida Homem”, é essencialmente distinta por esta mesma circunstância: estar grafada conforme idioma estrangeiro. A teleologia do direito marcário busca assegurar a proteção do investimento do empresário em suas atividades ao assegurar o direito de exclusividade na utilização de sinal distintivo que diferencie o seu empreendimento de demais empreendimentos no mesmo ramo de atividade. Assim, a finalidade da proteção marcária repousa na proteção ao uso efetivo do sinal, e não ao um suposto uso potencial ou por proximidade semiológica dos sinais em disputa. Não sendo o termo “Vida Homem” efetivamente empregado nas atividades do apelante, não lhe socorre a vindicada proteção legal, porquanto, conforme confessado por ele próprio, tal termo nunca foi utilizado em sua atividade, sendo tão somente uma tradução literal da marca que verdadeiramente emprega. Forte nestas razões, é caso de negar provimento a ambos os apelos. Honorários recursais. Diante do desprovimento do recurso, o percentual da verba honorária já fixado pelo juízo a quo deverá ser majorado em 2% a título de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC/15, sendo certo que a liquidação do valor final devido deve ser realizada na fase de cumprimento do julgado, nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC/15. Da conclusão.
Diante do exposto, nego provimento às apelações dos requeridos e majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença recorrida em 2%, nos termos da fundamentação. Consigno que a oposição de embargos de declaração infundados pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC. É o voto. EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. REGISTRO DE MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. NULIDADE DE REGISTRO POSTERIOR. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo, declarando a nulidade dos registros das marcas “Vida Homem” e “Vida Homem Saúde Sexual Masculina”, com fundamento no direito de precedência previsto no art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996. 2. A autora, empresa atuante no ramo de serviços médicos e análises clínicas desde 2012, comprovou o uso anterior dos sinais distintivos e sustentou a nulidade dos registros deferidos ao corréu. 3. A sentença reconheceu o direito de precedência da autora e declarou a nulidade dos registros marcários concedidos ao segundo réu. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento judicial da nulidade de registro de marca com fundamento no direito de precedência, mesmo após a concessão do registro e sem oposição administrativa; (ii) saber se o direito de precedência exige comprovação de má-fé do titular do registro posterior; (iii) saber se houve preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do direito de precedência; e (iv) saber se o efetivo uso das marcas pelo titular registral afasta a nulidade reconhecida na sentença. III. Razões de decidir 5. O art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996 assegura o direito de precedência ao utente de boa-fé que comprove uso anterior da marca por, no mínimo, seis meses antes do depósito do pedido de registro, mitigando o sistema atributivo marcário. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento judicial da nulidade do registro com fundamento no direito de precedência, mesmo após a concessão administrativa, não havendo preclusão pelo não exercício de oposição na via administrativa. 7. O dispositivo legal não condiciona o exercício do direito de precedência à comprovação de má-fé do titular do registro posterior, bastando a demonstração do uso anterior de boa-fé. 8. No caso concreto, restaram comprovados a boa-fé, a anterioridade mínima de seis meses e a efetiva exteriorização do uso comercial dos sinais distintivos pela autora desde 2012. 9. O corréu não comprovou uso efetivo das expressões registradas, utilizando-se de marca diversa em língua estrangeira, o que afasta a proteção pretendida quanto aos sinais objeto da controvérsia. 10. O acolhimento da tese recursal implicaria restrição indevida ao acesso à jurisdição, em afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988. IV. Dispositivo e tese 11. Apelações desprovidas. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. O direito de precedência previsto no art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996 pode ser reconhecido judicialmente, mesmo após a concessão do registro e independentemente de oposição administrativa. 2. O exercício do direito de precedência não exige comprovação de má-fé do titular do registro posterior, bastando a demonstração de uso anterior de boa-fé por, no mínimo, seis meses. 3. A ausência de uso efetivo do sinal distintivo pelo titular registral afasta a proteção marcária pretendida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.279/1996, arts. 124, V e XIX, e 129, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.673.450/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.09.2017; TRF3, ApCiv nº 5001558-08.2020.4.03.6108, Rel. Juíza Fed. Conv. Vera Cecília de Arantes Fernandes Costa, 1ª Turma, j. 08.04.2025. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ANTONIO MORIMOTO Relator do Acórdão