PODER JUDICIÁRIO 3ª Vara Federal CE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 0807614-93.2020.4.05.8100
AUTOR: MALHARIA BERLAN LTDA ADVOGADO do(a)
AUTOR: ROBERTO DRATCU - SP222995 REU: BERG LAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SENTENÇA
RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA proposta por MALHARIA BERLAN LTDA contra BERG LAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, com o objetivo de obter a declaração de nulidade de quatro registros de marca pertencentes à empresa ré (BERG LAN), sob alegação de colidência com marcas anteriormente registradas pela autora. Alega a parte autora (Id.
NÃO CONSTA) que é sociedade empresária limitada constituída desde 29/08/1966, com sede em São Paulo, atuando no ramo de fabricação de tecidos de malha e confecção de vestuário, utilizando as marcas "BERLAN" e "AFFINITI BERLAN" desde então. Informa que seu nome de fantasia "BERLAN" decorre de sua razão social e está protegido pelo registro dos atos constitutivos na Junta Comercial do Estado de São Paulo, gozando de anterioridade.
Afirma que possui diversos registros de marca no INPI para o signo "BERLAN" nas classes 24, 25 e 35, sendo o mais antigo datado de 21/05/1954 (processo 003239772). Narra que a ré BERG LAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, constituída em 01/11/2006 com sede em Fortaleza/CE, obteve junto ao INPI os seguintes registros de marca que considera colidentes: (i) processo 900374632, marca "BERG LAN", classe 25, registrada em 28/06/2007; (ii) processo 900374870, marca "BERG LAN", classe 35, registrada em 28/06/2007; (iii) processo 900938609, marca "BERG LAN", classe 24, registrada em 28/05/2008; e (iv) processo 904970213, marca "ATACADÃO DO BERG LAN", classe 35, registrada em 29/06/2012.
Sustenta que as marcas "BERLAN" e "BERG LAN" são praticamente idênticas, diferindo apenas pela inclusão da letra "G" e de um espaço, o que não é suficiente para distingui-las aos olhos do consumidor. Argumenta que ambas as empresas atuam no mesmo ramo de atividade (vestuário, malharia e têxteis), o que potencializa o risco de confusão. Invoca o art. 124, incisos V e XIX, da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), que veda o registro de marca que reproduza ou imite elemento característico de nome empresarial de terceiros ou marca alheia registrada, suscetível de causar confusão ou associação indevida.
Cita extensa jurisprudência do STJ e TRFs sobre colidência de marcas, princípio da anterioridade e proteção ao nome comercial. Destaca precedentes administrativos do próprio INPI em casos análogos, nos quais foram indeferidos registros de marcas similares como "NUTELA" vs. "NUTRELLA", "SUPER BONDER" vs. "HIPPER BOND", "TWIST" vs. "TWIX", entre outros. Requer tutela de urgência para suspensão dos efeitos dos registros da ré e, ao final, a procedência do pedido para declarar nulos os quatro registros de marca impugnados, com condenação da ré em honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00).
Em sua contestação (Id. NÃO CONSTA), a parte ré INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL alegou, preliminarmente, que deve participar da lide como litisconsorte necessário especial (sui generis), com legitimidade para defender a regularidade de seus atos administrativos sem que seu interesse se confunda com o das demais partes. Informou que os registros de marca objeto da demanda foram transferidos para terceiro (VI & CO CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, CNPJ 08.***.***/0001-09), que deveria ser citado para integrar a lide.
Ainda em sede preliminar, arguiu a prescrição da pretensão anulatória, nos termos do art. 174 da Lei 9.279/96, que estabelece prazo de 5 (cinco) anos para a propositura da ação de nulidade, contados da data da concessão do registro. Apontou que todos os registros impugnados foram concedidos há mais de 5 anos antes do ajuizamento da ação. No mérito, o INPI sustentou que os sinais "BERLAN" e "BERG LAN" não são idênticos, possuindo diferença suficiente para que sejam percebidos pelo público consumidor como de origens distintas.
Afirmou que, embora tenham sido proferidas decisões anteriores reconhecendo risco de confusão, a atual situação dos registros de marca de ambas as partes permite concluir pela possibilidade de convivência entre os signos. Destacou que a autarquia já proferiu decisões posteriores entendendo pela possibilidade de coexistência, não havendo violação ao art. 124, incisos V e XIX, da LPI. Requereu o acolhimento das preliminares ou, sucessivamente, a improcedência do pedido.
A parte ré BERG LAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA não apresentou contestação, sendo certificada sua revelia. Intimada a autora para se manifestar sobre as preliminares arguidas pelo INPI e especificar provas (despacho de 11/03/2023), decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão de decurso de prazo. É o que havia de relevante a relatar. FUNDAMENTAÇÃO O ponto central da controvérsia é decidir se os registros de marca obtidos pela empresa BERG LAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA violam os direitos de anterioridade da MALHARIA BERLAN LTDA sobre a marca "BERLAN".
Em outras palavras, trata-se de verificar se a semelhança entre os signos "BERLAN" e "BERG LAN" é suficiente para caracterizar a colidência prevista no art. 124, incisos V e XIX, da Lei 9.279/96, e se a ação foi proposta dentro do prazo legal. Antes de adentrar no mérito, necessário enfrentar a preliminar de prescrição arguida pelo INPI em sua contestação. O art. 174 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que "prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão".
Esta é norma de ordem pública, de aplicação cogente, que visa conferir segurança jurídica às relações comerciais estabelecidas sob a égide de registros de marca regularmente concedidos. No caso dos autos, a MALHARIA BERLAN LTDA impugna quatro registros de marca: (i) processo 900374632, concedido em 2007; (ii) processo 900374870, concedido em 2007; (iii) processo 900938609, concedido em 2008; e (iv) processo 904970213, concedido em 07/07/2015.
A ação foi proposta em junho de 2020, ou seja, mais de 12 anos após a concessão dos três primeiros registros e aproximadamente 5 anos após a concessão do último. Considerando que o prazo prescricional é de 5 anos contados da concessão, forçoso reconhecer que a pretensão anulatória quanto aos registros 900374632, 900374870 e 900938609 encontra-se fulminada pela prescrição. Quanto ao registro 904970213 (ATACADÃO DO BERG LAN), concedido em 07/07/2015, a ação foi proposta dentro do quinquênio legal, razão pela qual a análise do mérito deve prosseguir apenas quanto a este registro.
O sistema jurídico brasileiro de propriedade industrial adota o modelo atributivo, segundo o qual a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei 9.279/96. Este sistema se completa com as vedações do art. 124, que enumera os sinais não registráveis como marca. No caso dos autos, a MALHARIA BERLAN LTDA demonstrou que utiliza a marca "BERLAN" desde 1954, conforme registro 003239772, possuindo diversos registros vigentes nas classes 24, 25 e 35, todas relacionadas a tecidos, vestuário e comércio de roupas.
Seu próprio nome comercial, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo desde 29/08/1966, incorpora o signo "BERLAN" como elemento distintivo. Por sua vez, a BERG LAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, constituída apenas em 2006, obteve registro de marca para o signo "ATACADÃO DO BERG LAN" na classe 35, ou seja, no mesmo segmento mercadológico da autora: comércio de artigos do vestuário.
A comparação entre os signos "BERLAN" e "BERG LAN" revela evidente semelhança gráfica e fonética. A diferença entre ambos consiste apenas na inclusão de uma letra "G" e de um espaço, elementos insuficientes para distingui-los perante o consumidor médio, especialmente quando utilizados para identificar produtos do mesmo segmento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que pequenas diferenças ortográficas não afastam o risco de confusão quando as marcas apresentam estrutura fonética e gráfica similares.
O TRF da 4a Região, por exemplo, declarou nulo o registro da marca "HIPPERBOND" por colidência com "SUPER BONDER", não obstante as diferenças de prefixo. O TRF da 2a Região, em caso análogo, reconheceu a colidência entre "TWIST" e "TWIX", marcas que diferem por apenas uma letra. O próprio INPI, em diversos precedentes administrativos, indeferiu registros de marcas como "FIBRIA" (colidência com "FIBRA") e "NUTELA" (colidência com "NUTRELLA").
No caso presente, a semelhança é ainda mais evidente. "BERLAN" e "BERG LAN", quando pronunciados, produzem sons praticamente idênticos. A inclusão da letra "G" não altera significativamente a fonética, e o espaço entre "BERG" e "LAN" torna-se imperceptível na pronúncia corrente. Ambas as marcas sugerem a mesma origem empresarial para o consumidor desatento. Confrontando os argumentos das partes, entendo que a posição da autora deve prevalecer quanto ao registro 904970213.
A MALHARIA BERLAN LTDA demonstrou: (i) anterioridade de seus registros de marca desde 1954; (ii) anterioridade de seu nome comercial desde 1966; (iii) atuação no mesmo segmento mercadológico que a ré; (iv) semelhança gráfica e fonética entre os signos. O próprio INPI reconhece em sua contestação que "muito embora tenham sido proferidas, no passado, decisões no sentido de se entender pelo risco de confusão ou associação indevida" entre as marcas, o que demonstra que a própria autarquia já havia anteriormente reconhecido a colidência.
A alegação de que decisões posteriores teriam permitido a convivência não afasta a irregularidade originária do registro. Além disso, a empresa ré permaneceu revel, não contestando os fatos alegados na inicial. Embora a revelia não implique confissão ficta quanto a direitos indisponíveis, ela fortalece a posição da autora quanto aos fatos controvertidos, notadamente a anterioridade de suas marcas e a atuação no mesmo segmento mercadológico.
Quanto ao argumento do INPI de que os registros teriam sido transferidos para terceiro (VI & CO Confecção e Comércio de Roupas Ltda), cumpre observar que a declaração de nulidade atinge o registro em si, independentemente de quem seja seu atual titular. O terceiro adquirente assume o risco de eventual reconhecimento de nulidade, que constitui vício originário do ato de concessão, não sanável pela mera transferência.
Conclui-se, assim, que o registro de marca 904970213 (ATACADÃO DO BERG LAN) padece de vício de nulidade por violar o art. 124, incisos V e XIX, da Lei 9.279/96, uma vez que constitui imitação da marca "BERLAN", anteriormente registrada, suscetível de causar confusão ou associação indevida com a marca da autora. Em resumo: (a) a autora comprovou possuir registros de marca "BERLAN" desde 1954 e nome comercial desde 1966; (b) a ré obteve registro de marca "ATACADÃO DO BERG LAN" em 2015, no mesmo segmento mercadológico; (c) a semelhança entre os signos é evidente e configura violação ao art. 124, incisos V e XIX, da LPI, devendo o registro 904970213 ser declarado nulo; (d) quanto aos demais registros impugnados, a pretensão encontra-se prescrita.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho parcialmente a preliminar de prescrição para declarar extinta a pretensão anulatória quanto aos registros de marca 900374632, 900374870 e 900938609, nos termos do art. 174 da Lei 9.279/96, e julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do registro de marca 904970213 (ATACADÃO DO BERG LAN), por violação ao art. 124, incisos V e XIX, da Lei 9.279/96, determinando ao INPI que proceda às anotações cabíveis.
Ante a sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, parágrafo 8o, do CPC, considerando que a causa não se reveste de proveito econômico imediato passível de aferição. Fica suspensa a exigibilidade quanto à parte que for beneficiária da gratuidade de justiça, se houver, nos termos do art. 98, parágrafo 3o, do CPC.
Custas proporcionais. Fortaleza, data da assinatura digital. JUIZ FEDERAL
