Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5111805-63.2021.4.02.5101/RJ
APELANTE: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V. (AUTOR)
ADVOGADO(A): ANTONIO JOSE LOUREIRO CERQUEIRA MONTEIRO (OAB SP070574)
ADVOGADO(A): SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL (OAB SP091370)
ADVOGADO(A): WERNER GRAU NETO (OAB SP120564)
ADVOGADO(A): ANGELA FAN CHI KUNG (OAB SP126378)
ADVOGADO(A): RENE GUILHERME DA SILVA MEDRADO (OAB SP154648)
ADVOGADO(A): RODRIGO PERSONE PRESTES DE CAMARGO (OAB SP163667)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE OUTEDA JORGE (OAB SP176530)
ADVOGADO(A): LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO (OAB SP173318)
ADVOGADO(A): ANDRE MORAES MARQUES (OAB SP234938)
ADVOGADO(A): PEDRO PAULO BARRADAS BARATA (OAB SP221727)
ADVOGADO(A): LUCAS PINTO SIMÃO (OAB SP275502)
ADVOGADO(A): ANDRE VIVAN DE SOUZA (OAB SP220995)
ADVOGADO(A): MÁRCIO DE OLIVEIRA JUNQUEIRA LEITE (OAB SP187848)
ADVOGADO(A): RODRIGO MACARIO VIEIRA DO AMARAL (OAB SP369325)
ADVOGADO(A): DANIELA SEADI KESSLER (OAB RS087864)
ADVOGADO(A): MARCELLO ALFREDO BERNARDES (OAB RJ067319)
APELADO: CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA (OAB SP122941)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 21 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 54).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA DE MARCAS. MARCAS EVOCATIVAS. SUFICIENTE DISTINTIVIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA, requerendo a nulidade do registro nº 907.206.220, para a marca nominativa "CLARICURE", por conflitar com os registros nº 829.738.509, 829.738.495 e 906.103.908, para a marca nominativa "CICATRICURE", de sua titularidade, nos termos do art. 124, XIX, da LPI.
II. Questão em discussão
2. A questão do recurso consiste em saber se há colidência entre as marcas que impeça a manutenção do registro depositado em data mais recente.
iii. Razões de decidir
3. Os núcleos da proibição do art. 124, XIX, da LPI, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.
4. Os elementos nominativos das marcas, ainda que guardem semelhanças, são suficientemente distintos: "CLARICURE" x "CICATRICURE". Tendo escolhido criar uma marca evocativa do produto que identifica, a titular deve aceitar a convivência com marcas semelhantes. Os termos "cicatri" e "cure" constituem expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, que fazem referência aos resultados esperados da utilização dos produtos que identificam, exigindo uma mitigação da regra de exclusividade do registro capaz de permitir a sua convivência com outras semelhantes.
5. Não houve comprovação da obtenção de distintividade adquirida (secondary meaning) da anterioridade no período entre o início das vendas do produto em território nacional e o depósito da marca anulanda.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: LPI, art. 124, XIX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 410.559/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, p. 03.09.2019.
Os seus embargos de declaração foram desprovidos.
Nesta sede, a recorrente afirma "pretende submeter a esse E. STJ matéria estritamente de Direito, pois demonstrará que as circunstâncias jurídicas presentes no caso — quais sejam, (i) a clara anterioridade da marca “CICATRICURE”, de sua titularidade; (ii) a sua notória distintividade e reputação junto ao público consumidor; (iii) o inequívoco risco de confusão e associação indevida causado pela marca “CLARICURE”; (iv) a ocorrência de imitação ideológica por parte da CIFARMA e (v) o evidente risco de diluição do sinal distintivo da GENOMMA — tornam inafastável o reconhecimento da violação aos artigos 124, inciso XIX, 129, caput, e 130, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial (“LPI”)".
Os pedidos recursais foram assim formulados:
88. Diante do exposto, demonstrado que o v. acórdão recorrido negou vigência aos artigos 124, inciso XIX, 129, caput, e 130, inciso III, da LPI, bem como aos artigos 1.022, inciso II, e 489, §1º, inciso IV, do CPC, a GENOMMA respeitosamente espera que seja admitido esse recurso especial, por estar amparado nos pressupostos de admissibilidade do artigo 105, inciso III, alínea a, da CF.
79. Admitido o recurso especial, a GENOMMA requer seu provimento, a fim de reformar o v. acórdão recorrido, para que seja reconhecida a violação aos dispositivos legais acima mencionados e, consequentemente, anulada a concessão do registro da marca “CLARICURE” (processo nº 907206220).
89. Por fim, a GENOMMA requer que todas as intimações e publicações relativas a quaisquer atos deste processo sejam feitas conjunta e exclusivamente em nome dos signatários da presente, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil.
Contrarrazões nos Eventos 74 e 75.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
Entendo que é possível a convivência entre as marcas.
O art. 124, XIX, da LPI disciplina que não são registráveis como marca reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.
Os núcleos da proibição, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia. Esses serão os elementos a serem analisados no confronto das marcas.
Inicialmente, observa-se que os elementos nominativos das marcas, ainda que guardem semelhanças, são suficientemente distintos: "CLARICURE" x "CICATRICURE". Sendo "cure" palavra em inglês que significa "cura", correto o entendimento do INPI de que a anterioridade da ora Apelante possui "caráter evocativo de finalidade terapêutica dos produtos em questão, [pelo que] carece de cunho distintivo, e encontra-se presente em diversos outros conjuntos marcários registrados neste segmento, devendo assim a autora arcar com o ônus da convivência com sinais assemelhados por ter elegido registrar marca de baixo cunho distintivo" (processo 5111805-63.2021.4.02.5101/TRF2, evento 21, CONT2, p. 5).
(...)
Tendo escolhido criar uma marca evocativa do produto que identifica, a titular deve aceitar a convivência com marcas semelhantes. Ao contrário do que a Apelante alega, os termos "cicatri" e "cure" constituem expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, que fazem referência aos resultados esperados da utilização dos produtos que identificam, exigindo uma mitigação da regra de exclusividade do registro capaz de permitir a sua convivência com outras semelhantes (STJ, AgInt no AREsp 410.559/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, p. 03.09.2019).
Assim, entendo ausente o núcleo (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia. Sendo a presença concomitante dos três núcleos essencial para o impedimento do registro da marca, concluo pela possibilidade de convivência entre as marcas.
Por fim, não entendo que tenha havido comprovação nos autos da obtenção de distintividade adquirida (secondary meaning) da marca da Apelante. A parte apenas apresentou os seus investimentos na publicidade geral de seus produtos, mas sem ter demonstrado que estes resultaram em especial reconhecimento do produto em questão no público consumidor nos quatro anos entre o início de sua venda no Brasil, em 2010 (processo 5111805-63.2021.4.02.5101/RJ, evento 67, APELACAO1, p. 8), e o depósito da marca anulanda, em 2014 (processo 5111805-63.2021.4.02.5101/RJ, evento 16, ANEXO5).
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.