Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 0225909-95.2017.4.02.5101/RJ
APELADO: WYETH LLC (AUTOR)
ADVOGADO(A): CAIO RICHA DE RIBEIRO (OAB RJ176183)
ADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 19 desta instância (integrado por aquele do Evento 50).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
Ementa: DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DIVISÃO DE PATENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 32 DA LPI. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERE PEDIDO DE PATENTE DIVIDIDO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI contra sentença que, em ação movida por Wyeth LLC, declarou a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de patente dividido PI 9917687-4, com fundamento em suposta infração ao art. 32 da Lei de Propriedade Industrial – LPI, e determinou a conclusão do exame de mérito do referido pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de patente dividido atendeu aos requisitos legais previstos no art. 26 da LPI; (ii) avaliar se houve modificação indevida no escopo da matéria originalmente revelada, em afronta ao art. 32 da LPI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de divisão da patente original PI 9911040-7 foi apresentado tempestivamente, com referência específica ao pedido original e sem extrapolar a matéria inicialmente revelada, conforme laudo pericial especializado, atendendo assim aos requisitos do art. 26 da LPI.
4. A substituição de reivindicações de “método terapêutico” por reivindicações de “uso” no formato conhecido como “fórmula suíça” não amplia o escopo da proteção pleiteada, mas o restringe, sendo compatível com a matéria originalmente revelada no pedido original.
5. O laudo pericial, elaborado por especialista de confiança do juízo e com embasamento técnico sólido, concluiu pela legalidade da readequação do quadro reivindicatório, afastando a alegada violação ao art. 32 da LPI.
6. O perito ressaltou que o novo formato de reivindicação é aceito pelo próprio INPI em outros contextos, e que não há modificação substancial do conteúdo técnico, mas apenas readequação formal às exigências legais.
7. Na ausência de provas que infirmem o laudo pericial, este deve prevalecer sobre pareceres técnicos unilaterais, conforme jurisprudência consolidada do TRF-2.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de patente dividido atende aos requisitos do art. 26 da LPI quando contém referência específica ao pedido original e não excede a matéria originalmente revelada.
2. A readequação do quadro reivindicatório no formato “fórmula suíça” não viola o art. 32 da LPI quando não há ampliação do escopo da proteção originalmente pleiteada.
3. O laudo pericial fundamentado deve prevalecer como prova técnica apta a embasar a decisão judicial na ausência de elementos que comprovem sua invalidação.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 10, VIII; 26, I e II; 32; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.
Jurisprudência relevante citada: TRF-2, AC 0038577-58.2012.4.02.5101, Rel. Juiz Fed. Gustavo Arruda Macedo, DJ 17/12/2018.
Nesta sede, afirma-se que "o acórdão recorrido ofendeu o artigo 1022 do CPC, deixando de enfrentar os pontos colocados nos embargos de declaração. O acórdão ofende, ainda, o artigo 32 da LPI ao permitir alterações no pedido de patente após pedido de exame. Embora conste do acórdão a aplicação do artigo 26 da LPI, o mesmo não constitui fundamento para a procedência do pedido, sendo citado simplesmente em razão do pedido ter patente ter sido objeto de divisão no INPI".
Argumenta-se que "o acórdão que foi impugnado pelos embargos de declaração incidiu em erro de fato ao afirmar que o INPI não teria apontado ilegalidade no entendimento constante do laudo pericial. Em razão deste erro de fato, o acórdão se omitiu em enfrentar este fundamento constante da Apelação, deixando de observar que a Resolução 93/2013 do INPI expressamente veda alteração de reivindicação de método para reivindicação do tipo fórmula suíça, pois isso modifica completamente o escopo de proteção da patente, não sendo uma mera alteração de quadro reivindicatório para redução do escopo de proteção, pois, como expresso em referida norma técnica, 'o escopo de uma reivindicação de método terapêutico é bastante distinto do escopo de uma reivindicação de uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma enfermidade', visto que a primeira fornece um método de tratamento ao indivíduo, enquanto a segunda se refere à aplicação de uma substância ativa na preparação de um medicamento para tratar uma doença específica".
Alega-se que, "à luz do disposto no artigo 32 da LPI, não é admitida, após a data do pedido de exame, a alteração de reivindicações de método terapêutico para reivindicações redigidas nos moldes de “uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma enfermidade” (fórmula Suíça), pois tal alteração, nitidamente, altera o objeto constante do que fora pedido nas reivindicações originárias, que definem o escopo de proteção da patente à luz do artigo 41 da LPI".
Ao final, "requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Especial, anulando-se o acórdão por ofensa ao artigo 1022 do CPC, determinando-se nova análise dos embargos de declaração, com determinação de realização de perícia de acordo com a norma técnica do INPI, especialmente a Resolução 093/13 em seu item 2.4 (Mudanças de Categoria). Requer, ainda, o provimento do Recurso Especial para reformar o acórdão em razão de ofensa ao artigo 32 da LPI, julgando-se o pedido improcedente".
Contrarrazões nos Eventos 69 e 70.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Como se extrai desse dispositivo constitucional, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Neste caso, verifica-se que há, aparentemente, questão de direito a ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça, qual seja se o acórdão recorrido violou o art. 32 da Lei n. 9.279/1996 em razão de ter entendido possível a alteração de patente(s) que antes estava(m) na categoria de método terapêutico para o formato denominado "fórmula suíça" (que confere proteção para o uso) após a data do pedido de exame direcionado ao INPI.
Conclui-se, portanto, que há decisão proferida em última instância, com o esgotamento das vias ordinárias de impugnação e que restou devidamente atendido o requisito do prequestionamento, uma vez que houve o efetivo debate, no acórdão recorrido, sobre a questão jurídica objeto do recurso especial, permitindo-se, portanto, a exata compreensão da controvérsia.
Ante o exposto, ADMITO o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.